Решение от 9 июня 2018 г. по делу № А53-33353/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-33353/17
09 июня 2018 г.
г. Ростов-на-Дону



Резолютивная часть решения объявлена 04 июня 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 09 июня 2018 г.



Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Бирюковой В.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью «Топган» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРН <***>, ИНН <***>)

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «А-клуб»

о взыскании 4 700 000 руб.,

а также встречное исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО2

к обществу с ограниченной ответственностью «Топган»

о запрете совершать действия


при участии:

от истца: представитель ФИО3 по доверенности от 02.10.2017,

от ответчика: представитель ФИО4 по доверенности от 27.03.2017, представитель ФИО5 по доверенности от 20.04.2018,

от третьего лица: представитель не явился,


общество с ограниченной ответственностью «Топган» обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 с требованием о запрете ответчику использовать товарный знак истца в своей предпринимательской деятельности, взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 450 000 руб. задолженности, 3 250 000 руб. упущенной выгоды, а также 33 600 руб. - нотариальные расходы и расходы по уплате государственной пошлины.

Поскольку в судебное заседание не обеспечена явка истца, а также третьего лица, в судебном заседании объявлен перерыв сроком до 04 июня 2018 до 09 час. 20 мин.

После окончания перерыва 04.06.2018 в 09 час. 20 мин. судебное заседание объявлено продолженным.

Представитель истца, явившийся в судебное заседание, поддержал ранее уточненные исковые требования в полном объеме, просил суд:

1. признать действия ИП ФИО2 (до «25» августа 2017 года по использованию в предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ) комплекса принадлежащих Истцу исключительных прав нарушающими права Истца на использование товарного знака TOPGUN, охраняемый на территории Российской Федерации согласно Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 584802, дата государственной регистрации «23» августа 2016 года, дата публикации «12» сентября 2016 года, дата истечения срока действия исключительного права «06» февраля 2025 года;

2. запретить ИП ФИО2 использовать обозначение TOPGUN в своей предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ);

3. Обязать Ответчика выплатить ООО «Топтан» компенсацию за незаконное использование товарного знака TOPGUN в размере 1 000 000 руб. за период с 23.08.2016 по 25.08.2017;

4. Обязать Ответчика оплатить просроченную задолженность в сумме 450 000 руб.;

5. Обязать Ответчика выплатить ООО «Топган» упущенную выгоду, в размере 3 250 000 руб.;

6. Взыскать с Ответчика в пользу ООО «Топган» нотариальные расходы в размере 33 600 руб.

В силу пункта 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Судом уточненные исковые требования приняты к рассмотрению в порядке ст. 49 АПК РФ.

Индивидуальным предпринимателем ФИО2 заявлен встречный иск к обществу с ограниченной ответственностью «Топган» о запрете осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака №584802 на территории следующих муниципальных образований: г. Ростов-на-Дону; г.Краснодар путем заключения с любыми третьими лицами договоров о предоставлении права использования товарного знака №584802 в период действия Договора коммерческой концессии №РНД_001 от 16.01.2017 г.

Встречный иск ответчиком поддержан в полном объеме.

Представитель третьего лица явку в судебное заседание не обеспечил, однако в адрес суда направлен письменный отзыв на исковое заявление, приобщенный судом к материалам дела.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела 06.02.2015 обществом с ограниченной ответственностью «А-клуб» (ИНН <***>) была подана заявка на регистрацию товарного знака «ТOPGUN» в 03 и 44 классах МКТУ (№ заявки 2015702851).

24.02.2015 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «А-клуб» и ИП ФИО2 было заключено Соглашение об использовании товарного обозначения, согласно условиям которого Правообладатель (ООО «А-клуб») принял на себя обязанность предоставить Пользователю (ИП ФИО2) право использования в предпринимательской деятельности торгового обозначения «TOPGUN»., а пользователь обязался выплачивать правообладателю вознаграждение в следующем порядке: 500 000 руб. – фиксированная часть, 250 000 руб. из которой выплачиваются в течние двух дней с момента подписания соглашения, 250 000 руб. – в течение 10 дней с момента официального открытия пользователем салона мужских стрижек под торговым обозначением «TOPGUN».

25.02.2015 ИП ФИО2 в адрес ООО «A-клуб» в целях реализации условий соглашения перечислены денежные средства в сумме 250 000 руб., что подтверждается платежным поручением №1 (л.д. 112, т.д. 3).

Сторонами при заключении указанного Соглашения согласовано, что после регистрации товарного знака «TOPGUN» за ООО «A-клуб» между ООО «A-клуб» и ИП ФИО2 будет заключен договор коммерческой концессии, предоставление права использования товарного знака по которому должно пройти регистрацию в Роспатенте.

Как пояснил ответчик и указал в письменном отзыве на иск представитель ООО «А-клуб» при заключении указанного Соглашения стороны однозначно исходили из того, что такое Соглашение имеет силу предварительного договора, обязывающего их впоследствии заключить основной договор.

ООО «А-клуб» письменным отзывом подтвердил, что с момента заключения указанного соглашения по согласованию и с согласия ООО «A-клуб» ИП ФИО2 осуществлялись приготовления к открытию салона парикмахерских «TOPGUN»; ООО «A-клуб» по условиям заключенного Соглашения предоставляло ИП ФИО2 право и на непосредственное ведение предпринимательской деятельности даже до момента заключения основного Договора коммерческой концессии.

Начиная с мая 2015 ответчик осуществлял фактическую предпринимательскую деятельность (03 и 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве на Товарный знак: парикмахерские (а именно: парикмахерские, оказывающие исключительно следующие услуги - стрижка мужская, стрижка мужская детская, стрижка машинкой, стрижка бороды, бритьё бороды, укладка мужская), салоны красоты (а именно, салоны красоты, оказывающие исключительно следующие услуги - стрижка мужская, стрижка мужская детская, стрижка машинкой, стрижка бороды, бритье бороды, укладка мужская) по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова д.77 под торговым обозначением TOPGUN.

25.05.2016 г. между ООО «А-клуб» и ООО «Топган» заключен Договор о передаче права на регистрацию товарного знака (уступка права на заявку). Правообладатель (ООО «A-клуб») передал Правопреемнику (ООО «Топган») за вознаграждение принадлежащее ему право на регистрацию товарного знака по Заявке в полном объеме и в отношении всех товаров и услуг указанных в Заявке. На момент заключения указанного договора решение о регистрации товарного знака Роспатентом уже было принято.

Вместе с тем в материалах дела отсутствуют доказательства уведомления ИП ФИО2 о состоявшейся уступке прав.

В силу пункта 3 статьи 382 ГК РФ, если должник не был уведомлен в письменной форме о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим неблагоприятных для него последствий.

Как указало третье лицо – ООО «А-клуб» учредителем и единственным участником ООО «Топган» являлся и является ФИО6, который также являлся участником ООО «А-клуб». Осуществление действий по регистрации товарного знака, а также по предоставлению права его использования, предложению к продаже «франшизы» (предложению по заключению договоров коммерческой концессии) со стороны ООО «A-клуб» изначально производилось ФИО7 (участник и единоличный исполнительный орган ООО «A-клуб») и ФИО8 совместно, в том числе и в период после выхода ФИО8 из состава участников ООО «А-клуб».

Согласно пояснениям третьего лица ФИО8 был уполномочен на ведение переговоров с потенциальными Пользователями товарного знака и принимал непосредственное участие в заключении Соглашения об использовании товарного обозначения с ИП ФИО2 По договоренности между ФИО7 и ФИО8 последним была осуществлена регистрация ООО «Топган», как юридического лица, которое будет полностью осуществлять деятельность по использованию товарного знака «ТOPGUN».

Таким образом, на момент заключения Договора о передаче прав на регистрацию товарного знака между ООО «А- клуб» и ООО «Топган», ООО «Топган» и ФИО8, как его единственный участник и директор, не только были поставлены в известность о существовании Соглашения с ИП ФИО2 и обязательствах Правообладателя по заключению с ИП ФИО2 основного договора коммерческой концессии, но и не могли не знать об указанных обстоятельствах, так как, как указывалось ранее, ФИО8 принимал личное участие в переговорах с ИП ФИО2

Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака, в случае предоставления соответствующему обозначению правовой охраны исключительное право на товарный знак действует с момента подачи соответствующей заявки (дата приоритета) и, соответственно, подлежит защите.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 584802 приоритет товарного знака начинается с 06 февраля 2015.

16.01.2016 между ООО «Топган» и ИП ФИО2 заключен договор коммерческой концессии №РНД_001 (далее - «Договор»), в соответствии с условиями которого Правообладатель (ООО «Топган») обязуется предоставить Пользователю (ИП ФИО2) право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих Правообладателю исключительных прав, поименованных в п. 1.2 Договора в пределах Территории использования на условиях, предусмотренных договором.

Соответствующим договором было предусмотрено, что в состав предоставляемого комплекса исключительных прав входят, в том числе:

1) товарный знак (знак обслуживания) для 03 и 44 классов МКТУ, зарегистрированный в ФИПС за номером № 584802;

2) коммерческое обозначение в виде словосочетания TOP GUN (транслитерация на русский язык ТОП ГАН, перевод на русский язык «меткий стрелок»);

3) произведения дизайна и изобразительного искусства (приложение №2 к Договору);

4) секреты производства (ноу-хау).

Пунктом 2.5. Договора определена территория использования: г.Ростов-на-Дону, г.Краснодар.

Пунктом 3.1.1, предусмотрено, что Правообладатель обязуется не предоставлять третьим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за Пользователем территории и воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории. В случае нарушения Правообладателем требований, предусмотренных настоящим пунктом, Правообладатель несет ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.

Как следует из открытых реестров Федеральной службы по интеллектуальной собственности, г. за номером <***> за ФИО2 зарегистрирована исключительная концессия на срок до 16.01.2022 г. на соответствующей территории использования. Государственная регистрации Договора была произведена 25 августа 2017 года.

Истец, полагая, что в до 25.08.2017, то есть до даты государственной регистрации договора коммерческой концессии №РНД_001, ответчиком незаконно использовался товарный знак истца, а после регистрации договора концессии ответчиком ненадлежащим образом исполнялись договорные обязательства по оплате предоставленного комплекса исключительных прав, обратился в суд с рассматриваемым иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований о признании действий ИП ФИО2 до «25» августа 2017 года по использованию в предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ) комплекса принадлежащих Истцу исключительных прав, обязании ответчика выплатить ООО «Топтан» компенсацию за незаконное использование товарного знака TOPGUN в размере 1 000 000 руб. за период с 23.08.2016 по 25.08.2017, а также суммы упущенной выгоды, суд руководствуется следующим.

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ), договор простого товарищества (глава 55 ГК РФ), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ), предварительный договор (статья 429 ГК РФ), в том числе лицензионный, и других договоров.

Из представленных сторонами в материалы дела документов очевидно следует воля правообладателя спорного товарного знака на его использование ответчиком, что выражено в предмете соглашения об использовании товарного знака от 24.02.2015 в совокупности с последующими действиями сторон по заключению договора о передаче права на регистрацию товарного знака от 25.05.2016, а в дальнейшем и договора коммерческой концессии от 16.01.2016.

При этом суд учитывает наличие между ООО «А-клуб» и ООО «Топган» корпоративной взаимосвязи и осведомленности органов управления и учредителей данных юридических лиц о факте использования ИП ФИО2 комплекса переданных ему исключительных прав.

В статье 309 ГК РФ указано, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

В пункте 2 той же статьи указано, что договор коммерческой концессии также предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии (пункт 4 статьи 1027 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1028 ГК РФ предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Как указано в пункте 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Согласно пункту 3 той же статьи, договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (абзац второй пункта 1 статьи 1240).

В пункте 1 статьи 1235 ГК РФ изложено, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса (абзац второй пункта 2 той же статьи).

Пунктом 1.5. Договора Сторонами предусмотрено, что все действия по регистрации (сбору и подаче необходимых документов, оплата пошлин и т.д.) осуществляется Правообладателем (ООО «Топган») самостоятельно и за счет Правообладателя и Пользователя в равных пропорциях. Пользователь по просьбе Правообладателя обязан предоставить все необходимые ему документы и информацию для регистрации права использования комплекса исключительных прав в Роспатенте и Федеральном институте промышленной собственности в 15-дневный срок.

В случае неосуществления Пользователем указанных в настоящем пункте действий в 15- дневный срок, ООО «Топган» имеет право обратиться в суд с целью понуждения Пользователя осуществить необходимые для регистрации действия и отнесением на последнего всех судебных расходов и применением иных мер ответственности, предусмотренных настоящим договором и положениями действующего законодательства.

Из указанных выше положений Договора следует, что обязанность по регистрации предоставления права использования в соответствии с условиями договора (пункт 1.5. Договора) была возложена на истца. Соответствующая обязанность истцом не исполнена.

Поскольку обязательство по совершению действий, направленных на государственную регистрацию договора концессии истцом не были совершены, такие действия реализованы ответчиком самостоятельно, вследствие чего государственная регистрация коммерческой концессии №РНД_001 от 16.01.2017 состоялась только 25 августа 2017.

Таким образом, согласованные между сторонами условия договора по обязательной государственной регистрации в Роспатенте правообладателем фактически реализованы ответчиком.

Из указанных ранее норм права следует, что по договору коммерческой концессии, который подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте, правообладатель имеет право на предоставление пользователю за вознаграждение на срок или без указания срока права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, который также предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя, с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности, и которые, по общему правилу переходят от правообладателя к приобретателю в момент его заключения, тогда как в том случае, если такой договор не будет в установленном законом порядке зарегистрирован в Роспатенте, то предоставление такого права использования считается несостоявшимся (указанная правовая позиция содержится в Постановлении суда по интеллектуальным правам от 06.12.2017 №С01-972/2017).

Поскольку использование ответчиком комплекса принадлежащих Истцу исключительных прав осуществлялось, как установлено судом, под контролем правообладателя на основании ранее заключённых сделок, а в последующем договор коммерческой концессии №РНД_001 был зарегистрирован в установленном законом порядке, у суда отсутствуют основания для признания незаконными действий ИП ФИО2 по использованию в предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ) комплекса принадлежащих Истцу исключительных прав в период до 25.08.2017.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогичным образом бремя доказывания распределяется и по делам о защите исключительного права на товарный знак.

Недоказанность истцом незаконного использования ответчиком в предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ) комплекса принадлежащих Истцу исключительных прав в данном случае служит основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, как в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 руб., так и в части заявленной ко взысканию упущенной выгоды в сумме 3 250 000 руб., поскольку договорное использование соответствующего средства индивидуализации исключает возможность заявления требования о взыскании убытков.

Вместе с тем подлежит удовлетворению требование иска о взыскании с ответчика в пользу истца задолженности по договору коммерческой концессии в размере 450 000 руб.

Согласно п. 6.1.1, 6.1.3 договора коммерческой концессии от 16.01.2017 пользователь обязан уплатить правообладателю вознаграждение в следующем размере: 250 000 руб. фиксированная единоразовая часть вознаграждения; 10 000 руб. – ежемесячный маркетинговый платеж, 30 000 руб. – ежемесячное вознаграждение.

Истцом предъявлена ко взысканию договорная задолженность за период с августа 2017 по декабрь 2017.

Расчет судом проверен и признан верным, требования – подлежащими удовлетворению.

Требование первоначального иска о запрете ИП ФИО2 использовать обозначение TOPGUN в своей предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ) подлежит отклонению, поскольку договор коммерческой концессии от 16.01.2017 является действующим.

Так, после принятия встречного иска в рамках настоящего дела (06.02.2018), ООО «Топган» направило в адрес ИП ФИО2 уведомление об одностороннем отказе от договора коммерческой концессии № РНД_001 от 16.01.2017 года, датированное 22.02.2018.

В качестве основания для отказа от договора истцом назван п. 6.1.1. договора концессии.

Согласно п. 6.1.1. договора, неуплата фиксированной части вознаграждения либо уплата не в полном объеме является существенным нарушением договора, в связи с которым Правообладатель имеет право отказаться от исполнения Договора либо потребовать возмещения убытков и/или процентов за пользование чужими денежными средствами».

Как указано ранее пунктом 1.5. Договора Сторонами было предусмотрено, что все действия по регистрации (сбору и подаче необходимых документов, оплата пошлин и т.д.) осуществляется Правообладателем (ООО «Топган») самостоятельно и за счет Правообладателя и Пользователя в равных пропорциях. Пользователь по просьбе Правообладателя обязан предоставить все необходимые ему документы и информацию для регистрации права использования комплекса исключительных прав в Роспатенте и Федеральном институте промышленной собственности в 15-дневный срок.

В случае неосуществления Пользователем указанных в настоящем пункте действий в 15- дневный срок, ООО «Топган» имеет право обратиться в суд с целью понуждения Пользователя осуществить необходимые для регистрации действия и отнесением на последнего всех судебных расходов и применением иных мер ответственности, предусмотренных настоящим договором и положениями действующего законодательства.

Таким образом, обязательство по регистрации предоставления права использования в соответствии с условиями договора (пункт 1.5. Договора) было возложено на правообладателя, однако истцом не исполнено.

Более того, в период правомерного использования ответчиком товарного знака «TOPGUN», несмотря на прямой запрет, установленный законом и договором, ООО «Топган» представило третьим лицам право на открытие двух мужских парикмахерских на территории города Краснодар с использованием товарного знака «ТОР GUN».

Данное обстоятельство признано истцом в судебном заседании.

25.08.2017 ИП ФИО2 в адрес истца направлена претензия о недопустимости нарушения условий договора, запрошены разъяснения относительно действий истца, заявлено требование о прекращении деятельности на территории г.Краснодар.

04.10.2017 ИП ФИО2 в адрес истца повторно направлена претензия относительно фактов нарушения прав пользователя, содержащая в себе, в том числе, уведомление о приостановлении встречного исполнения обязательств по договору концессии до момента прекращения нарушения прав ИП ФИО2

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 328 ГК РФ, если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей не предоставленному исполнению.

Поскольку истцом нарушены условия п. 1.5., 2.5. договора концессии и данные нарушения до настоящего времени не устранены, суд принимает довод ответчика о том, что нарушения, допущенные истцом, являются надлежащим основанием для приостановления исполнения обязательств по выплате фиксированной части вознаграждения, предусмотренной разделом 6 Договора.

Исходя из буквального толкования условий договора (пункт 6.1.1.), обязанность по оплате фиксированной части вознаграждения прямо обусловлена исполнением Правообладателем (ООО «Топган») обязательства по осуществлению регистрационных действий.

Таким образом, требование о выплате фиксированной части вознаграждения по договору, ответчиком не исполнено ввиду неисполнения ООО «Топган» своих обязательств, предусмотренных договором, с учетом предшествовавшего уведомления о приостановлении встречного исполнения, а также отсутствии каких-либо действий по прекращению использования средств индивидуализации на территории г.Краснодар.

Пунктом 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» предусмотрено, что по смыслу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, статьи 327.1 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться, в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или е момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи 328 или 406 ГК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно п. 1 ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иным правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев или существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

В связи с изложенным суд не принимает довод истца о прекращении действия договора коммерческой концессии от 16.01.2017, поскольку у истца отсутствовали основания для одностороннего отказа от договора.

Отсутствуют в материалах дела и доказательства государственной регистрации досрочного расторжения договора коммерческой концессии от 16.01.2017, как того требует пункт 2 статьи 1037 ГК РФ.

Индивидуальным предпринимателем ФИО2 заявлен встречный иск к обществу с ограниченной ответственностью «Топган» о запрете осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака №584802 на территории следующих муниципальных образований: г. Ростов-на-Дону; г.Краснодар, путем заключения с любыми третьими лицами договоров о предоставлении права использования товарного знака №584802 в период действия Договора коммерческой концессии №РНД_001 от 16.01.2017.

Встречные исковые требования подлежат частичному удовлетворению с учетом следующих обстоятельств.

Как укаазано, Общество с ограниченной ответственностью «Топган» является обладателем исключительных прав на товарный знак TOPGUN, охраняемый на территории Российской Федерации согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 584802, дата государственной регистрации 23 августа 2016 года, дата публикации 12 сентября 2016 года, дата истечения срока действия исключительного права 06 февраля 2025 года. Приоритет: 06.02.2015.

В силу статьи 1033 Гражданского кодекса договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон по этому договору, в том числе обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории.

В разделе пункте 3.1.1. договора коммерческой концессии правообладатель и пользователь установили определенные ограничения прав его сторон.

Так, ООО «Топган» приняло на себя обязательство не предоставлять третьим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории (пункт 3.1.1. договора).

Как указано ранее, материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, что ООО «Топган» в период действия Договора коммерческой концессии предоставил третьим лицам права на открытие мужских парикмахерских «ТОРGUN» на территории города Краснодар, закрепленной за ИП ФИО2 на основании п. 2.5 договора.

Обстоятельство подтверждается скриншотами официального сайта ООО «Топган» (л.д. 7-10, т.д. 3).

Таким образом, судом установлено нарушение истцом ограничений, предусмотренных п. 3.1.1 договора коммерческой концессии от 16.01.2017 в части предоставления третьим лицам аналогичных комплексов исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории.

Как следует из содержания встречного требования, ответчик просил суд запретить ООО «Топган» осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака №584801 на территории следуюющих муниципальных образований:. Г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар» путем заключения с любыми третьими лицами договоров о предоставлении права использования товарного знака №584802 в период действия Договора коммерческой концессии №РНД_001 от 16.01.2017.

Суд считает необходимым удовлетворить требование встречного иска с учетом содержания ст. 1033 ГК; РФ, обязав ООО «Топган» не предоставлять другим лицам право использования в предпринимательской деятельности товарного знака (свидетельство о регистрации №584802 от 23.08.2016) на территории Российской Федерации города Ростов-на-Дону и Краснодар в период действия Договора коммерческой концессии №РНД_001 от 16.01.2017, а в остальной части требования отказать.

Расходы по оплате государственной пошлины по первончальному и встречному искам относятся на стороны в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,



РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Топган» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 450 000 руб., задолженности, 3 215,52 руб. судебных расходов по оплате услуг нотариуса, 4 452,12 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части первоначального иска отказать.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Топган» (ОГРН <***>, ИНН <***>) не предоставлять другим лицам право использования в предпринимательской деятельности товарного знака (свидетельство о регистрации №584802 от 23.08.2016) на территории Российской Федерации города Ростов-на-Дону и Краснодар в период действия Договора коммерческой концессии №РНД_001 от 16.01.2017.

В остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Топган» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН <***>, ИНН <***>) 6 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Судья В.С. Бирюкова