Решение от 6 марта 2023 г. по делу № А41-78436/2022

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-78436/22
06 марта 2023 года
г.Москва



Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 06 марта 2023 года.


Арбитражный суд Московской области в составе:

Председательствующей судья Худгарян М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

АО "Рамэк-Вс" (ИНН <***>)

к Ип ФИО2 (ИНН <***>)

третье лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК (ИНН <***>).

о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании - согласно протоколу,



УСТАНОВИЛ:

АО "РАМЭК-ВС" обратилось в Арбитражный суд Московской области к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 с исковыми требованиями:

1. Взыскать компенсацию за использование товарных знаков в размере 16 750 687 рублей 68 копеек;

2. Взыскать расходы по уплате государственной пошлины в размере 118 753 рубля;

3. Запретить ответчику использовать товарные знаки, принадлежащие истцу;

4. Изъять из оборота и уничтожить за счёт ответчика контрафактный товар/упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемые товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечена АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК.

В судебном заседании обеспечена явка представителя истца.

Ответчик и третье лицо в заседании суда не явились, о месте и времени судебного заседания надлежаще извещены.

Отвод составу суда не заявлен.

Суд провёл заседание в порядке ст.ст. 121-123, 156 АПК РФ.

Истец уточнил исковые требования, а именно просил суд:

1. Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу АО «РАМЭК-ВС» компенсацию за использование товарного знака № 499885 в размере 8 375 343,84 руб.;

2. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за использование товарного знака № 258731 в размере 8 375 343,84 руб.;

3. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы по уплате госпошлины за подачу искового заявления в размере 118 753,00 руб., в том числе 106 753,00 руб. за требование имущественного характера, 12 000,00 руб. за два требования неимущественного характера;

4. Запретить Индивидуальному предпринимателю ФИО2 использовать товарные знаки, принадлежащие АО «РАМЭК-ВС»;

5. Изъять из оборота и уничтожить за счет Индивидуального предпринимателя ФИО2 контрафактный товар/упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемые товарные знаки;

6. Удалить за счет Индивидуального предпринимателя ФИО2 с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемых товарных знаков, если введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах.

Данные уточнения в порядке ст. 48 АПК РФ приняты судом к рассмотрению.

Истец поддержал уточнённые исковые требования в полном объёме.

В материалах дела имеется позиция третьего лица по делу (т. 2 л.д. 69-71).

Ответчик позицию по спору не представил.

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, исследовав их, выслушав представителя истца, изучив доводы третьего лица, суд не находит оснований для удовлетворения иска в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, Акционерное общество «РАМЭК-ВС» является правообладателем торгового знака «», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации № 499885, дата регистрации 14.11.2013, заявка № 2012730096, дата приоритета 21.08.2012, срок действия 21.08.2032, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении ряда товаров, в том числе устройств для обработки информации.

Также истец является правообладателем торгового знака « », что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации № 258731, дата регистрации 17.11.2003, заявка № 2002731319, дата приоритета 16.12.2002, срок действия 16.12.2032, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении ряда товаров, в том числе устройств коммутационных [оборудования для обработки информации].

Обращаясь с иском в суд, истец указал, что истцу из открытых источников стало известно, что ИП ФИО2 предлагает к продаже и реализует, в том числе в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе), товар, на котором размещены указанные товарные знаки, используя запись о включении в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, с реестровым номером 1325\1\2021.

Истец обратил внимание суда на то, что при участии в электронном аукционе № 0848300062222000619 в соответствии с Законом о контрактной системе (ИКЗ 223503615485350360100100080012620244) между Администрацией городского округа Подольск и Индивидуальным предпринимателем ФИО2 был заключен Муниципальный Контракт № 0848300062222000619 от 13.05.2022 о поставке серверного оборудования для муниципального центра обработки и хранения видеоданных Городского округа Подольск системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» Московской области (далее — Контракт). В соответствии с Контрактом поставке подлежит продукция, включенная в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, с реестровым номером 1325\1\2021, т.е. Сервер RAMEC Tsunami, модели S110, М 11, S120, S121, S122, S140, S141, S220, S221, S222, S223, S224, S225, S226, S227, S228, S229, S240, S241, S242, S243, S244, изготовленная по РАМГ.466216.О28 ТУ.

Истец указал, что не осуществлял поставку оборудования ответчику, в связи с чем последний не может осуществлять продажу Товара под зарегистрированными товарными знаками «» и « », так как не является лицензиатом этих товарных знаков. В связи с чем истец просил запретить Индивидуальному предпринимателю ФИО2 использовать товарные знаки, принадлежащие АО «РАМЭК-ВС». Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации вся продукция, на которой без разрешения собственника нанесен товарный знак, признается контрафактной. Нарушением ответчика исключительного права на вышеуказанные товарные знаки истцу причинены убытки в виде вознаграждения за использование товарного знака. Руководствуясь положениями статей 15, 1250, 1252, 1477, 1484, 1515, истец заявил, что поскольку размещённые на поставленном третьему лицу контрафактном товаре товарные знаки № 499885 и № 258731 не предоставляется Правообладателем в пользование никаким лицам, то АО «РАМЭК-ВС» при расчете компенсации использует двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Факт единоличного использования Товарных знаков подтверждается открытыми данными из реестров ФИПС. Учитывая, что цена Контракта составила 4 187 671 рубль 92 копейки, истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию за поставленный по Контракту Товар с товарным знаком «» в сумме 8 375 343,84 руб. (двукратный размер стоимости товаров, 4 187 671 руб. * 2 = 8 375 343,84 руб.), а также компенсацию за поставленный по Контракту Товар с товарным знаком « » в сумме 8 375 343,84 руб. (двукратный размер стоимости товаров, 4 187 671 руб. * 2 = 8 375 343,84 руб.).

Требование истца об изъятии из оборота и уничтожении за счёт ответчика контрафактного товара/упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемые товарные знаки, мотивировано тем, что ответчик поставлял не по одному контракту, заключенному в рамках Закона о контрактной системе, о чём свидетельствуют представленные истцом документы, что позволяет истцу предполагать наличие ответчика неопределённого товарного запаса изделий, на которых размещены незаконно используемые товарные знаки.

Истец также указал, что в своем отзыве на исковое заявление Администрация Городского округа Подольск сообщила, что поставленный ответчиком товар соответствовал функциональным, техническим и качественным требованиям, и на данный момент товар используется в Системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», созданной Постановлением Правительства Московской области от 27.01.2015 г. № 23/3 «О создании в Московской области Системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» в целях антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории Московской области, обеспечения контроля в едином информационном пространстве в режиме реального времени обстановки, складывающейся в районах расположения мест массового пребывания людей, обеспечения оперативного реагирования в кризисных ситуациях, предупреждения террористических актов, повышения уровня обеспечения безопасности и комфортности среды проживания жителей Московской области за счет применения информационно-коммуникационных технологий». Руководствуясь п. 2 ст. 1515 ГК РФ, согласно которому в тех случаях, когда введение таких контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, истец просил суд, если будет установлено, что реализованные ответчиком Администрации Городского округа Подольск товары необходимы в общественных интересах, удалить за счет ответчика с этих товаров, этикеток и его упаковок незаконно используемых товарных знаков, принадлежащих истцу.

Третье лицо просило суд в удовлетворении иска отказать по основаниям, изложенным в отзыве.

Ответчик отзыв на иск не представил.

Руководствуясь ч. 4 ст. 131 АПК РФ, суд рассмотрел дело по имеющимся в деле доказательствам.

При разрешении настоящего спора суд принял во внимание нижеследующее.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

В порядке п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно п.2 ст.1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со п. 3 ст. 1484 ГК РФ не допускается использование без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 3 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Использование товарного знака без согласия правообладателя является нарушением его исключительных прав и подлежит защите в силу ст. 1252 ГК РФ путем пресечения действий, нарушающих исключительные права и взыскания компенсации.

Принимая во внимание вышеизложенное, предмет рассмотрения спора, суд указывает, что в данном споре на истце лежит бремя доказывания принадлежности ему исключительного права на товарные знаки, а также совершение ответчиком противоправных действий, нарушающих исключительное право истца, и наличие оснований для взыскания компенсации за незаконное использование этого права.

Однако, исследовав материалы дела, суд установил, что факт именно использования ответчиком товарных знаков истца в нарушение требования закона истцом не доказан.

По правилам ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истец указал, что товарные знаки № 499885 и № 258731 были размещены на поставленном третьему лицу контрафактном товаре.

В зале суда 27 февраля 2023 г. на вопрос суда истцу: "Как определить, что на товаре, реализуемом Контрактом, были необходимые маркировки?" истец указал, что необходимо принимать во внимание добросовестное поведение третьего лица, поскольку государственный заказчик принял данный товар.

В отзыве третье лицо сообщило суду, что ответчик на поставляемые два сервера RAMEC Tsunami, модель S243, представил заключение Минпромторга России о подтверждении производства данной промышленной продукции на территории Российской Федерации, поставленные в рамках Контракта сервера соответствовали функциональным, техническим и качественным требованиям, а также эксплуатационным характеристикам товара.

В соответствии со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Суд установил, что в материалах дела отсутствует доказательства размещения на полученных третьим лицом от ответчика серверах обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Приложенные истцом выписки из реестра промышленных товаров, Контракт, приложения к нему, документы о приёмке товара по Контракту, не отражают сведения, изображения об используемых ответчиком обозначений.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Суд указывает, что при определении степени сходства сравниваемых обозначений суд должен оценить их сходство, провести сравнительный анализ словесных обозначений по графическому, фонетическому, семантическому признакам (п. 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482).

Согласно пункту 43 названных Правил, изобразительные и объёмные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Кроме того, необходимо установить однородность товаров и услуг, определить принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю; принять во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Вместе с тем суд не может провести сравнительный анализ обозначений, которые были реализованы ответчиком по Контракту, с товарным знаками истца по причине отсутствия соответствующих доказательств в материалах дела.

Ввиду невозможности проведения вышеуказанного сравнительного анализа, установить какие товарные знаки истца использовались или не использовались ответчиком, а также сделать вывод о степени сходства товарных знаков истца и противопоставленных обозначений истца, суду не представляется возможным.

Суд пришёл к выводу о необоснованности заявленных истцом требований.

Таким образом, оснований для взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака № 499885 в размере 8 375 343,84 руб. и товарного знака № 258731 в размере 8 375 343,84 руб. у суда не имеется, в данной части требований в удовлетворении требований надлежит отказать.

Отказывая также в удовлетворении требований:

- запретить Индивидуальному предпринимателю ФИО2 использовать товарные знаки, принадлежащие АО «РАМЭК-ВС»;

- изъять из оборота и уничтожить за счет Индивидуального предпринимателя ФИО2 контрафактный товар/упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемые товарные знаки;

- удалить за счет Индивидуального предпринимателя ФИО2 с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемых товарных знаков, если введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах суд указывает на их абстрактность, руководствуясь нижеследующим.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются способами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением, соответственно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; это требование должно быть конкретизировано по предмету и фактическим основаниям. Данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Кроме того, как указывает суд, что и изъять из оборота то, что уже реализовано, нельзя, требования истца не направлено на восстановление нарушенного права.

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

С учётом результата рассмотрения спора требования истца о взыскании судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 118 753,00 руб. в порядке статей 110, 112 АПК РФ удовлетворению и взысканию с ответчика в пользу истца не подлежат.

Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 131, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.



Судья М.А. Худгарян