Решение от 9 ноября 2023 г. по делу № А40-179738/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

Дело № А40-179738/23-12-1486
г. Москва
09 ноября 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 02 ноября 2023 года Решение в полном объеме изготовлено 09 ноября 2023 года

Арбитражный суд в составе: Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению: ООО «КОГЕЛЬ Трейлер РУ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику: ООО «Глобал Трак Сейлс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о защите прав на товарные знаки № 783420, № 869078, взыскании компенсации в размере

5.000.000 рублей, в заседании приняли участие: согласно протоколу.

УСТАНОВИЛ:

ООО «КОГЕЛЬ Трейлер РУ» (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Глобал Трак Сейлс» (далее - ответчик) о защите прав на товарные знаки № 783420, № 869078, взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарные знаки, правообладателем которых является истец.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам отзыва.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Кёгель Трайлер ГмбХ является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 783420, 869078, зарегистрированных в отношении товаров и услуг 06, 12, 20, 36, 39 МКТУ.

Между Кёгель Трайлер ГмбХ и истцом заключен лицензионный договор от 07.11.2022 о предоставлении истцу правообладателем исключительной лицензии на использование обоих вышеуказанных товарных знаков на территории Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь на весь срок действия исключительного права на товарные знаки. Истец в данном случае является уполномоченным представителем правообладателя на территории Российской Федерации.

Истцом было установлено, что ответчик незаконно использует товарные знаки в сети Интернет на сайте https://gt-sales.ru для маркировки продукции и услуг, заявляя, что является официальным дистрибьютером продукции под вышеуказанными товарными знаками. На сайте присутствует 15 объявлений с описанием характеристик и наименования предлагаемой к продаже техники правообладателя, сопровождающихся размещением изображений самой техники, на каждой единице которой на всех объявлениях присутствует комбинированный товарный знак, а в самом описании каждой единицы техники – словесный товарный знак или сходные с ним до степени смешения словесные обозначения «Коглель», «Kogel» и/или «Koegel».

На рассматриваемом сайте и на его отдельных страницах в большом количестве и неоднократно используются товарные знаки, право на пользование которых у ответчика отсутствует. Принадлежность сайта ответчику подтверждается информацией, размещенной в разделе «Реквизиты» на самом сайте, а также данными об администраторе доменного имени.

Деятельность, осуществляемая ответчиком на сайте в отношении маркированных спорными обозначениями товаров, аналогична деятельности самого правообладателя и истца, как его официального представителя на территории России.

Правообладатель и истец не предоставляли ответчику разрешений для пользования товарными знаками.

Таким образом, учитывая фактические обстоятельства в совокупности с регулирующими спорные правоотношения нормами права, приведенными выше, Истец вынужден обратиться в суд с данным иском, и считает необходимым просить суд обязать ответчика прекратить использование обозначения сайте, а также о взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на

выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Факт незаконного использования товарных знаков подтверждается представленными в дело доказательствами.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом отклоняются, поскольку не подтверждены документально.

В ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации перечислены требования, при соблюдении которых право использования товарного знака считается предоставленным. Во-первых, лицензионный договор должен быть составлен в письменной форме и зарегистрирован в Роспатенте. Во-вторых, в данном договоре должны быть отражены все существенные условия.

Учитывая, что такой договор не заключался, Ответчик не имеет законных оснований для использования Товарных знаков на сайте. В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ само по себе отсутствие запрета не является согласием (разрешением).

Ответчик не опровергает сходство Товарных знаков и обозначений на продукции, не предоставляет доказательств отсутствия фактического смешения обозначения, используемого на сайте и Товарных знаков Истца.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, размещение обозначения, тождественного или сходного с чужим товарным знаком, на сайте является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя независимо от использования товарных знаков при реализации товаров.

Сам факт использования товарных знаков на сайте без разрешения Истца является нарушением его исключительного права.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного

пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена — физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

При рассмотрении дела судом учтено, что доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

В соответствии с п. 156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», исключительное право правообладателя на товарный знак охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

То есть, предложение спорных товаров к продаже входит в правомочие «распространение», составляющее, помимо прочих, реализацию исключительного права на товарный знак в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

С учетом правового определения рекламы как таковой, приведенного в пп. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе», где указано, что реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, Ответчик использует товарные знаки правообладателя именно с целью рекламирования реализуемых им через свой сайт и через сервис Авито товаров, произведенных правообладателем.

Ответчиком не представлено доказательств того, что товарные знаки использовались в информационных целях, в то время как из материалов дела можно сделать вывод, что маркированный товарными знаками товар именно предлагался к продаже, что является нарушением прав правообладателя, поскольку доказательств получения соответствующего разрешения также не представлено.

Согласно постановлению С01-1908/2020 Суда по интеллектуальным правам по делу № А56-136561/2019 использование товарного знака в сети Интернет является самостоятельным способом использования товарного знака (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ). То обстоятельство, что сайт мог бы использоваться для продажи товаров правообладателя товарного знака, не исключает необходимости получения от него согласия на такое использование.

Между Истцом и Ответчиком отсутствуют какие-либо договорные отношения, которые подразумевают выражение Истцом согласия на использование Ответчиком Товарного знака на Интернет-сайте. Соответственно, действия Ответчика по использованию на Интернет-сайте Объектов интеллектуальной собственности являются незаконными.

Данные действия Ответчика являются нарушением исключительных прав Истца на Товарный знак, выраженные в незаконном использовании Товарных знаков без согласия Истца на Торговой площадке.

Суд также отклоняет заявление о пропуске срока исковой давности.

В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Истец обнаружил вменяемые Ответчику нарушения в конце апреля 2023 года.

После обнаружения данных нарушений 11 мая 2023 года была произведена их фиксация (Заключение № 10/1-05-23 по исследованию цифровой информации от 11.05.2023 г., выполненное AHO «Экспертно-правовой центр «СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ»).

Досудебная претензия по обстоятельствам нарушений, изложенных в рассматриваемом иске, была направлена Истцом Ответчику 16 мая 2023 года.

Доводы ответчика об исчерпании прав в порядке ст. 1287 ГК РФ также документально не подтверждены.

Говоря о правомерности использования товарного знака, Ответчик ссылается на принцип исчерпания исключительного права, изложенный в ст. 1487 ГК РФ, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Также Ответчик не предоставил товарные накладные на каждую позицию, маркированную товарными знаками Истца на сайте. Данный факт не исчерпывает исключительное право Истца, так как товарный чек свидетельствует лишь о покупке товаров физическим лицом именно для личного пользования, а не для реализации данных товаров в коммерческих целях. Правообладатель не предоставлял согласия Ответчику на использование Товарных знаков, принадлежащих ему на исключительной основе, на размещение данных Товарных знаков в сети Интернет в целях продвижения онлайн-магазина Ответчика путем рекламы товаров, маркированных известными товарными знаками Истца.

Представленные Ответчиком копии трех договоров купли-продажи транспортных средств правообладателя в 2018 и 2020 годах, актов об их приемке и ПТС на приобретенные средства никаким образом не нивелируют фактов нарушений, указанных в иске, не снимают закономерной и справедливой ответственности с Ответчика за данные нарушения, не свидетельствуют о правомерном использовании им товарных знаков в своей предпринимательской деятельности и не опровергают доводов иска.

В нарушения Ответчику вменяется определенная деятельность по реализации 16 единиц техники правообладателя, выпущенной гораздо позже представленных Ответчиком документов, которые являются совершенно иными моделями такой техники, непонятно как Ответчиком приобретенной или ввозимой на территорию РФ в течение как минимум 2022-2023 годов.

Кроме того, само по себе приобретение более чем 5 и 3 лет назад соответственно 3-х единиц техники правообладателя не дает безусловное право Ответчику использовать любой их товарных знаков или оба товарных знака в совокупности при осуществлении своей предпринимательской деятельности.

Кроме того, истец пояснил, что в соответствии с принятой Истцом и одобренной правообладателем (Kögel Trailer GmbH (Кегель Трайлер ГмбХ)) практикой формирования, расширения и мониторинга (контроля) официальной дилерской сети по реализации полуприцепов и прицепов производства Kögel Trailer GmbH на территории РФ, Истцом выдаются сертификаты статуса официального дилера определенным компаниям исключительно сроком на 1 (один) год, в течение которого он оценивает

деятельность такого дилера и принимает решение о выдаче соответствующего сертификата на следующие периоды (годы) или о прекращении статуса официального дилера (невыдаче сертификата на следующий год).

Такой год действия сертификата отображен крупными цифрами на фоне текста самого сертификата.

Выдача соответствующего сертификата не сопровождается заключением между Истцом и официальным дилером каких-либо договоров.

Сама по себе выдача сертификата официального дилера не подразумевает предоставление такому дилеру права использования товарных знаков Kögel Trailer GmbH (Кегель Трайлер ГмбХ) такими способами, как размещение предложений к продажам техники в сети Интернет.

Указанный сертификат дает официальному дилеру только право реализовывать технику правообладателя на территории РФ конченым потребителям.

Представленный Ответчиком сертификат выдавался ему исключительно на период 2018 года.

Таким образом, деятельность Ответчика по реализации техники правообладателя, по ее рекламе и предложениям к продаже, в том числе в сети Интернет на своем сайте и на сервисе Авито после 2018 года, осуществляется неправомерно, вне рамок статуса официального дилера.

Кроме того, в представленном иске Ответчику вменяются нарушения, имеющие место после 2018 года и связанные, в том числе, с реализацией техники правообладателя 2022/2023 годов выпуска.

Именно Ответчик должен доказать законность использования им товарных знаков Истца, в защиту исключительных прав, на которые к нему предъявлен иск. Поскольку Ответчик ссылался на принцип исчерпания права, то именно на него возложено бремя доказывания соответствующих обстоятельств путем представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих введение товаров (конкретных товаров, реализуемых предпринимателем) в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем товарного знака или иным лицом с его согласия (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2019 по делу № А60-69031/2018). В силу изложенного выше оснований для применения положений статьи 1487 Гражданского кодекса не имеется.

Таким образом, требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению в заявленной редакции.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию.

Между тем, судом установлены основания для снижения суммы компенсации.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1252 Кодекса, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер

компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановления имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказания ответчика.

Таким образом, исходя из вышеуказанных обстоятельств, доводов ответчика в отношении оснований для снижения компенсации, суд полагает, что разумным и соразмерным будет снизить компенсацию до 1.000.000 руб.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Судебные расходы, понесенные для целей обеспечения доказательств, находящихся в сети Интернет, и государственная пошлина распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат взысканию с ответчика.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Трак Сейлс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) удалить все тексты, изображения и файлы коммерческих предложений к продаже, содержащие словесный товарный знак «KOGEL» по номеру международной регистрации 783420, комбинированный товарный знак по номеру международной регистрации 869078 и сходные с ними до степени смешения словесные обозначения «Когель», «Kogel», «Koegel», а также любые изображения техники «KOGEL», произведенной Кегель Трайлер ГмбХ (правообладателем), со следующих страниц сайта Ответчика https://www.gt-sales.ru/; https://www.gt-sales.ru/producers/; https://www.gt-sales.ru/producers/koegel/;

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Трак Сейлс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «КОГЕЛЬ Трейлер РУ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию за нарушения исключительных прав на товарные знаки по номерам международной регистрации № 783420 и № 869078 в совокупном размере 1.000.000 (один миллион) руб., судебные расходы, понесенные для целей обеспечения доказательств, находящихся в сети Интернет в размере 11.050 (одиннадцать тысяч пятьдесят) руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 54.000 (пятьдесят четыре тысячи) руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов