Решение от 5 июня 2024 г. по делу № А41-68664/2022

Арбитражный суд Московской области

     107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-68664/22
06 июня 2024 года
г. Москва



Резолютивная часть объявлена 04 июня 2024

Полный текст решения изготовлен 06 июня 2024


Арбитражный суд Московской области в составе:

Председательствующей судьи  Худгарян М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Теплым В.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

АО «ИЗОРОК» (ИНН <***>)

 к ФИО1 (ИНН<***>),

третье лицо ООО «РЕГТАЙМ» (ИНН <***>),

о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 



УСТАНОВИЛ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЗОРОК» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ФИО1:

о запрещении ФИО1 использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 238952 в доменном имени isoroc.moscow,

о запрещении ФИО1 использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 238952 на главной странице сайта https://isoroc.moscow/ в сети Интернет,

о взыскании 50 000 руб. компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в доменном имени isoroc.moscow,

о взыскании 50 000 руб. компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на главной странице сайта https://isoroc.moscow/ в сети Интернет,

о взыскании расходов по подготовке протокола осмотра доказательств в размере 16 800 руб.,

о взыскании расходов по уплате государственной пошлины.

Дело было рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Решением Арбитражного суда Московской области от 22.12.2022 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Ответчик обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда не имелось, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда № 10АП-2242/2023 от 27.03.2023 решение Арбитражного суда Московской области от 22.12.2022 по делу № А41-68664/22 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просил отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции

Постановлением Суда по интеллектуальным правам № С01-1273/2023 от 29.08.2023 решение Арбитражного суда Московской области от 22.12.2022 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2023 по делу № А41-68664/2022 отменены и дело № А41-68664/2022 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Определением Арбитражного суда Московской области от 17 октября 2023 года исковое заявление принято к производству и возбуждено производство по делу. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «РЕГТАЙМ».

Исследовав материалы настоящего дела, оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака № 238952 со словесным обозначением , что подтверждается свидетельством на товарный знак № 238952 зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20 февраля 2003 года, дата приоритета 14 августа 2001 года, срок действия с учетом продления до 14 августа 2031 года. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг по 01, 02, 17, 19, 22, 35, 37, 42 классам МКТУ.

В обоснование исковых требований истец указывает, что в доменном имени isoroc.moscow и на главной странице сайта http://isoroc.moscow/ в сети Интернет незаконно, без разрешения правообладателя использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца № 238952 .

В соответствии с данными справочной службы WHOIS администратором доменного имени isoroc.moscow является ФИО1.

В представленном истцом нотариальном протоколе осмотра доказательств № 77 АД 0578915 от 06.09.2022 зафиксированы факты нарушения ответчиком прав истца.

Кроме того, в составе имени электронной почты td.isoroc@gmail.com незаконно используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца № 238952 .

Посредством сайта http://isoroc.moscow/ предлагается к продаже товар тех же классов, для которых зарегистрирован товарный знак истца. При этом, по мнению истца, использование товарного знака на каждой странице сайта в виде размещения товарного знака  на товаре не относится к предмету иска и не является нарушением прав истца, поскольку товарный знак нанесен на выпущенный в обращение товар на территории Российской Федерации и на него распространяется статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, в отношении использования товарного знака на сайте в виде в силу статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации принцип исчерпания исключительного права не может быть применен, поскольку размещение на сайте http://isoroc.moscow/ обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца № 238952 в указанном виде осуществлено исключительно в сети Интернет и не размещено на товаре, как это требует статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с чем ответчик нарушил исключительное право истца на товарный знак № 238952 .

При исследовании сайта http://isoroc.moscow/ истец пришел к выводу о полном воспроизведении на латинице товарного знака № 238952 , зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Также истец отмечает идентичность использующихся цветов и сочетаний цветов, непосредственно ассоциирующихся с товарным знаком истца, в том числе в комбинации с буквенными сочетаниями.

Содержание сайта состоит из ряда разделов: «Каталог», «Акция», «Помощь», «Применение», «Объекты», «Компания» и подразделов. Коммерческая деятельность подтверждается наличием каталога товаров, предлагаемых к продаже и представленным прайс-листом. На главной странице сайта http://isoroc.moscow/ описаны преимущества приобретения продукции Isoroc, предлагается покупка утеплителя с сопутствующими товарами. Кроме того, сайт содержит подразделы «Советы покупателям», «Обзоры марок Изорок», «Технологии применения». На сайте размещены данные для связи, в том числе контактный телефон, адрес электронной почты, ссылка на WhatsApp, настроена возможность заказать обратный звонок.

В уточнении к исковому заявлению от 15.04.2024 г. истец обращает внимание на необходимость установления акта недобросовестной конкуренции, указывает на факт совершения ответчиком правонарушений, попытку ответчика избежать ответственности за совершенное правонарушение, конкретные обстоятельства запрета использования, в связи с чем конкретизирует требование о запрещении ФИО1 использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 238952 , в доменном имени isoroc.moscow, дополняя его формулировкой «для индивидуализации товаров и услуг 01, 02, 17, 19, 22, 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг».

В том числе, в уточнении к исковому заявлению от 15.04.2024 г. истец в опровержение доводов ответчика указывает, что в соответствии с данными справочной службы Whois, доступной в сети Интернет по адресу: https://www.reg.ru/whois/isoroc.moscow, доменное имя isoroc.moscow, администратором которого является ФИО1, продолжает существовать и занято на 15.04.2024 г.

Учитывая наложение обеспечительных мер, направленных на недопущение и пресечение противоправных действий, право администрирования не может быть передано иному лицу до разрешения спора по существу, оно сохраняется на текущий день за ФИО1. Статус подтверждается также сведениями сервиса https://www.reg.ru/whois/: «Domain Status: changeProhibited».

Истец отмечает, что в связи с вышеобозначенным не имеет значения удаление информации со страницы (после начала судебного спора), а имеют принципиальное значение противоправные действия Ответчика, квалифицируемые как акт недобросовестной конкуренции, осуществление которых подтверждается доказательствами, представленными истцом.

При этом истец ссылается на правовую позицию, заключающуюся в том, что в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения (указанный вывод соответствует Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.09.2011 г. №3602/11). 

Общий период использования в доменном имени isoroc.moscow и на сайте http://isoroc.moscow/ обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству №238952 , длился более чем три года на момент обращения истца с исковым заявлением в 2022 году. 

Обращаясь с иском в суд, истец указывает, что не давал своего согласия ответчику на использование товарных знаков, правообладателем которых он является, не заключал лицензионный договор с ответчиком.

В отзыве на исковое заявление (зарегистрировано на kad.arbitr.ru – 15.01.2024 г.) ответчик возражает, указывая, что защищаемый товарный знак истца №238952 не является общеизвестным, а также не установлено, что действия ответчика по приобретению прав на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции.

Ответчик указывает, что на момент подачи искового заявления и в настоящий момент сайт https://isoroc.moscow/ не существует, а при введении данного адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о данном сайте отсутствуют, что говорит о том, что ответчик не использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком №238952, в доменном имени isoroc.moscow и на главной странице сайта https://isoroc.moscow/ в сети Интернет.

Спорный товарный знак не является общеизвестным и зарегистрирован в отношении определённых товаров и услуг по 1, 2, 17, 19, 22, 35, 37, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг, в связи с чем АО «Изорок» вправе заявлять требования только в части запрета использовать товарный знак №238952 для индивидуализации товаров и услуг вышеперечисленных классов МКТУ.

Ответчик так же считает, что истец не обосновал размер заявленной компенсации.

Истец уточнил исковые требования путем конкретизации требования о запрещении ФИО1 использовать обозначение , сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 238952 в доменном имени isoroc.moscow, дополнив его формулировкой «для индивидуализации товаров и услуг 01, 02, 17, 19, 22, 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг», а также заявил о частичном отказе от исковых требований, а именно от «запрещения ФИО1 использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 238952 , на главной странице сайта https://isoroc.moscow/ в сети Интернет».

В связи с заявлением истца о частичном отказе от исковых требований, а именно от «запрещения ФИО1 использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 238952 , на главной странице сайта https://isoroc.moscow/ в сети Интернет», истец просит суд о возврате из дохода федерального бюджета Российской Федерации 6000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. госпошлины, оплаченной по платежному поручению № 31406 от 18.08.2022г.

Данные уточнения приняты судом к рассмотрению.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Рассмотрев отказ от иска в части, проверив полномочия заявившего  его лица, арбитражный суд полагает возможным принять его, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

В силу пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ производство по делу в указанной части следует прекратить.

Суд принимает уточнение исковых требований и продолжает рассмотрение дела в той части, в которой уточнены требования.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Интеллектуальная собственность охраняется законом (пункт 2 статьи 1225 Гражданского кодекса).

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, среди прочего, и товарные знаки (подпункты 1 и 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению распоряжаться исключительным правом (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета на использование не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданского кодекса Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с ведением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктами 1, 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судом установлено, что истец является правообладателем товарного знака № 238952 со словесным обозначением , что подтверждается свидетельством на товарный знак № 238952 зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20 февраля 2003 года, дата приоритета 14 августа 2001 года, срок действия с учетом продления до 14 августа 2031 года. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг по 01, 02, 17, 19, 22, 35, 37, 42 классам МКТУ.

Суду не представлены и в материалах дела отсутствует доказательства, свидетельствующие о наличии согласия истца на использование ответчиком товарных знаков, правообладателем которых является истец, о заключении лицензионного договора с ответчиком. 

В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

В абз. 1, 6 п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 указывается, что «вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы… с позиции рядового потребителя». В то же время разрешение такого вопроса не предполагает произвольное усмотрение суда, а должно быть основано на приведенных нормах и методологических подходах. Как следует из правовой позиции постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

В силу пункта 41 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее – Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил. Согласно пункту 42 Плавил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Определяющую роль в отсутствии сходства до степени смешения играет именно различие при их восприятии потребителем в целом, их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции.

В рассматриваемом случае словесное обозначение, принадлежащее истцу и используемое ответчиком, обнаруживают звуковое сходство по всем признакам, предусмотренным пунктом 42 (1) Правил, имеют графическое сходство по признакам, предусмотренным пунктом 42 (2), как то: общее впечатление, алфавит, буквами которого написано слово, смысловое сходство по пункту 42 (3) Правил в части заложенных понятий.

Названное свидетельствует о такой степени сходства, которая дает возможность потребителю воспринимать это обозначение тождественным товарному знаку, принадлежащему истцу.

Данные о товарном знаке опубликованы и доступны на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации. С момента публикации сведений о товарном знаке все субъекты гражданского оборота считаются уведомленными о наличии исключительного права на товарный знак.

В силу положений п. 158 Постановления № 10 требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом.

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени (п. 159 Постановления № 10).

Нарушение исключительных прав на товарный знак может иметь в своей основе действия по недобросовестной конкуренции, введению потребителя в заблуждение.

В соответствии с положениями ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 №135 «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В том числе к таким действиям относится незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку либо сходного с ними до степени смешения, путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

В силу положений п. 158 Постановления №10 действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08 сформулирована правовая позиция, согласно которой, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно (указанный вывод соответствует позиции СИП, изложенной Постановлении от 24 февраля 2014 года по делу А40-5128/2013).

Доменное имя isoroc.moscow  является сходным до степени смешения с товарным знаком № 238952  , исключительное право на который на территории РФ принадлежит АО «ИЗОРОК». 

При исследовании нотариального протокола осмотра доказательств № 77 АД 0578915 от 06.09.2022, представленных истцом, суд пришел к выводу о полном воспроизведении на латинице товарного знака № 238952 , зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Также, суд отмечает идентичность использующихся цветов и сочетаний цветов, непосредственно ассоциирующихся с товарным знаком истца, в том числе в комбинации с буквенными сочетаниями. 

АО «ИЗОРОК» является правообладателем указанного товарного знака. Общество не давало разрешения на использование товарного знака №238952 , зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, ФИО1.

Несмотря на то, что доменное имя не является объектом исключительных прав, дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения добросовестности действий ответчика по регистрации доменного имени и использования в нем обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца.

Доменное имя ответчика было зарегистрировано в 2019 году, т.е. на момент регистрации доменного имени правовая охрана товарному знаку уже предоставлялась, что свидетельствует о наличии у владельца доменного имени недобросовестных намерений по отношению к истцу.

В соответствии с п. 3.1.3. Правил открытой регистрации доменных имен в домене .moscow, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и/или использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.  

При этом ответчик, являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять контроль за размещаемой информации на соответствующем сайте. Ответчик должен был удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц, чего им сделано не было, либо потенциальная опасность и факт нарушения прав были сознательно проигнорированы.

Кроме того, присутствует факт настройки ответчиком переадресации с сайта https://isoroc.moscow/ на сайт https://izokrov.ru/, изменении визуальной составляющей, что свидетельствует о недобросовестном использовании и злостном характере нарушения, намерении избежать ответственности.

Используя доменное имя, включающее в себя обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца №238952 , администратор доменного имени привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт в сети "Интернет" путем создания сходства с товарным знаком истца, вводя потребителя в заблуждение о статусе производителя, официального диллера/дистрибьютора, партнера и т.д.

Основным признаком поведения, которое квалифицируется как акт недобросовестной конкуренции в форме смешения, является получение неправомерных преимуществ в конкурентной борьбе за счет использования деловой репутации известного потребителям хозяйствующего субъекта. Достигается обозначенное в результате смешения в сознании потребителей между деятельностью (товарами, работами, услугами) подлинного носителя деловой репутации (добросовестного конкурента) и ложного имитатора (недобросовестного конкурента).

При квалификации недобросовестной конкуренции в качестве смешения следует учитывать поведение хозяйствующего субъекта в виде действия или бездействия, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта (конкурента) либо с товарами или услугами, вводимыми им в гражданский оборот на территории России. 

Так, в качестве смешения квалифицируется и незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку либо сходного с ним до степени смешения, в частности, путем его использования в сети Интернет, включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

Вышеуказанное свидетельствует о незаконном использовании ответчиком обозначения, сходного с товарным знаком истца №238952, путем совершения ответчиком действий, способных вызвать смешение с деятельностью истца либо с товарами/услугами, вводимыми истцом в гражданский оборот на территории Российской Федерации. 

Сам факт администрирования (владения) ответчиком доменного имени, сходного/идентичного с товарным знаком истца, создает для ответчика возможность привлекать к своему доменному имени потенциальных потребителей товаров и услуг аналогичных тем, для которых зарегистрирован товарный знак, потребители могут быть введены в заблуждение о наличии между истцом и ответчиком организационных и экономических связей, также домен может быть объектом возможной продажи. Указанный вывод соответствует позиции Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, изложенной в постановлении от 14.08.2014 по делу А56-43590/2013.

Продолжение администрирования доменного имени, вне зависимости от наличия информации на страницах соответствующего сайта в сети Интернет, включающее в себя возможность возобновления использования или передачи/продажи домена третьему лицу, не прекратит нарушение законных прав и интересов истца как правообладателя товарного знака №238952, с которым сходно используемое ответчиком обозначение, и создаст возможность совершения ответчиком действий, квалифицируемых как акты недобросовестной конкуренции, в дальнейшем.

В случае, когда действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) признаются судом актом недобросовестной конкуренции, исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Указанный вывод подтверждается разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункт 158).

Само по себе использование доменного имени может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак в случае, если он зарегистрирован в качестве общеизвестного товарного знака либо судом установлено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции.

Суд отмечает, что посредством использования ответчиком указанных домена и сайта к продаже предлагался товар тех же классов, для которых зарегистрирован товарный знак истца, при этом истец просит запретить ФИО1 использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 238952 в доменном имени isoroc.moscow в отношении классов, для которых был зарегистрирован товарный знак истца (классы Международной классификации товаров и услуг, МКТУ: 01, 02, 17, 19, 22, 35, 37, 42).  

В силу п.158 Постановления №10 отмечается, что, по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

В соответствии с указанным пунктом Постановления №10 требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом.

Абстрактность требований исключается, если присутствует указание на товарный знак, с которым обозначение сходно до степени смешения, определено место/способ использования (в доменном имени, в сети интернет, на определённой станице сайта, в адресе электронной почты и т.д.), перечислены классы товаров, в отношении которых предполагается запрет, то есть заявлено требование о запрете использования доменного имени определенным образом.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

По правилам статьи 1311 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав обладатель исключительного права наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 указанного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров фонограммы; 3) в двукратном размере стоимости права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта тем способом, который использовал нарушитель.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.09.2011 г. №3602/11, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности. Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

Размер компенсации за незаконное использование товарного знака не соотносится с размером причинённых убытков и определяется судом на основании характера совершенного нарушения. Указанный вывод соответствует позиции Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, изложенной в постановлении от 31.10.2013 по делу N А21-3885/2013.

При определении размера компенсации суду надлежит также учитывать, что размер компенсации должен обеспечивать восстановление баланса интересов сторон и взыскании компенсации в небольшом размере создаёт угрозу совершения ответчиком нарушения прав на товарные знаки правообладателя в будущем.

В силу п. 62 Постановления № 10 при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В силу п. 65 Постановления № 10 компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя.

Как указал Верховный суд в Постановлении № 10 размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Размер предъявленной истцом к взысканию в рамках настоящего дела компенсации в сумме составляет 100 000 рублей: 

50 000 руб. за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в доменном имени isoroc.moscow,

50 000 руб. за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на главной странице сайта https://isoroc.moscow/ в сети Интернет.

В обоснование размера заявленной компенсации суд указывает на незаконность, длительность использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца №238952, их существенное смешение, использование доменного имени исключительно в предпринимательских целях путем открытия по адресу https://isoroc.moscow/ Интернет-сайта, посредством которого предлагались к продаже неограниченному кругу лиц  товары, маркированные товарным знаком истца, принадлежность товаров, предлагаемых к продаже ответчиком к тем же классам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца №238952.

Применительно к данному спору, суд принимает во внимание, что в действиях ответчика присутствуют отягчающие обстоятельства по делу, а именно: попытка избежать ответственности за совершенное правонарушение путём удаления информации со страницы в сети Интернет и внесения изменений в содержание или модель функционирования интернет-сайта, множественность нарушений (использование обозначения в доменном имени, на странице сайта и в электронной почте, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств № 77 АД 0578915 от 06.09.2022), а также нежелание ответчика урегулировать спор мирным путем.

Ответчиком не представлено обоснованных доводов о возможности уменьшения суммы компенсации, заявленной истцом.

С учетом вышеизложенного и принимая во внимание сложившуюся судебную практику по определению размера компенсации по аналогичным делам, суд полагает возможным удовлетворить заявленное требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 50 000 рублей в отношении каждого факта нарушения, в общем размере 100 000 рублей.

В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца № 238952, без согласия правообладателя, признание судом действий ответчика по приобретению права на доменное имя (с учетом обстоятельств последующего его использования) актом недобросовестной конкуренции, с учетом уточнения истцом требования о запрете ФИО1 использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЗОРОК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) по свидетельству № 238952 в доменном имени isoroc.moscow для индивидуализации товаров и услуг 01, 02, 17, 19, 22, 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг, суд усматривает основания для удовлетворения иска в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 



РЕШИЛ:

Принять отказ от иска и прекратить производство по делу  в части   требования о запрещении ФИО1 использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 238952 на главной странице сайта https://isoroc.moscow/ в сети Интернет.

Возвратить Акционерному обществу «Изорок» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из дохода федерального бюджета Российской Федерации 6000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. госпошлины, оплаченной по платежному поручению № 31406 от 18.08.2022г.

2. Исковые требования удовлетворить.

Запретить ФИО1 использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЗОРОК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) по свидетельству № 238952 в доменном имени isoroc.moscow для индивидуализации товаров и услуг 01, 02, 17, 19, 22, 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг,

Взыскать с ФИО1 в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЗОРОК» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

50 000 руб. компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в доменном имени isoroc.moscow,

50 000 руб. компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на главной странице сайта https://isoroc.moscow/ в сети Интернет,

расходы по подготовке протокола осмотра доказательств в размере 16 800 руб.,

расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 000 руб.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.


Судья                                                         М.А. Худгарян