Решение от 31 августа 2020 г. по делу № А56-123941/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-123941/2018
31 августа 2020 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 25 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 31 августа 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ООО "ЛУЖСКИЙ ЗАВОД "БЕЛКОЗИН"

ответчик: 1.ОАО "Лужский завод "Белкозин"; 2.ЗАО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БЕЛКОЗИН"

о признании договора недействительным

при участии

- от истца: ФИО1 представитель по доверенности от 19.08.2020

- от ответчика: 1. ФИО2 представитель по доверенности от 16.09.2017, 2. не явился, извещен

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Лужский завод "Белкозин" (далее - Истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Фармацевтический научно-производственный центр "Белкозин" (далее - Ответчик 1) о признании лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака от 01.10.2015 недействительным (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом на основании ст.49 АПК РФ).

Определением суда от 01.11.2018 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены открытое акционерное общество "Лужский завод "Белкозин" ИНН: <***> (далее - Третье лицо 1) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Третье лицо 2).

Определением суда от 16.01.2019 к участию в деле в качестве соответчика привлечено открытое акционерное общество "Лужский завод "Белкозин" ИНН: <***> (далее - Ответчик 2).

Определением суда от 03.10.2019 (с учетом определения суда от 14.10.2019 об исправлении опечатки) назначена судебная техническая экспертиза, производство которой поручено эксперту ФБУ «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации ФИО3 и установлен срок проведения экспертизы - до 10.01.2020, производство по делу приостановлено.

Распоряжением заместителя председателя Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.10.2019 дело передано в производство судьи Виноградовой Л.В.

По ходатайству истца проведена судебная экспертиза в ФБУ «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы».

Ответчики представили отзывы на иск.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что согласно Договору об отчуждении исключительного права на товарный знак № 133084 от 01.03.2017, ОАО «Лужский завод «Белкозин» передал, а ООО «ЛУЖСКИЙ ЗАВОД «БЕЛКОЗИН» принял Товарный знак № 133084.

Исключительное право на Товарный знак подтверждается свидетельством на товарный знак № 133084, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.09.1995.

Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг проведена в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) 13.09.2017. Государственной регистрации договора присвоен № РД0231574 от 13.09.2017.

После регистрации Товарного знака правообладателю стало известно о том, что имеется Государственная регистрация договора о предоставлении права использования на вышеуказанный Товарный знак: неисключительная лицензия на срок до 05.07.2024 на территории РФ в отношении товаров 05 кл., 29 кл., услуг 42 кл. - реализация товаров.

Лицо, которому предоставлено право использования: Закрытое акционерное общество "Фармацевтический научно-производственный центр "Белкозин", 194292, Санкт-Петербург, Верхний 8-й пер., д.4 , о чем в Государственный реестр внесена запись от 31.03.2017.

Данный факт не был известен и первоначальному правообладателю - ОАО «Лужский завод «Белкозин» и приобретателю Товарного знака ООО «ЛУЖСКИЙ ЗАВОД «БЕЛКОЗИН».

Временный управляющий ОАО «Лужский завод «Белкозин» ФИО4 05.10.2017 направил в Роспатент запрос с просьбой выдать копию лицензионного договора, а так же копию заявки на регистрацию договора о предоставлении право пользования.

Роспатент удовлетворил запрос и направил Временному управляющему ОАО «Лужский завод «Белкозин» требуемые документы.

Как видно из предоставленных документов, заявление о регистрации права пользования по лицензионному договору о предоставлении право использования Товарного знака от 01.10.2015 подано на регистрацию Генеральным директором ЗАО "Фармацевтический научно-производственный центр "Белкозин" (Ответчик) ФИО5 10.02.2017.

Лицензионный договор о предоставлении право использования Товарного знака (Договор) подписан 01.10.2015 г. ФИО6 со стороны ОАО «Лужский завод «Белкозин» и ФИО5 со стороны ЗАО "Фармацевтический научно-производственный центр "Белкозин".

Согласно п. 13.2 Устава ОАО «Лужский завод «Белкозин», назначение на должность генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совет директоров Общества.

ФИО6 освобожден от должности генерального директора ОАО «Лужский завод «Белкозин» решением Совета директоров 07.12.2015.

Истец считает, что вышеуказанный договор подписан неуполномоченным лицом от имени ОАО «Лужский завод «Белкозин» в период, когда его полномочия были прекращены, поскольку в документации ОАО «Лужский завод «Белкозин», реестрах договоров, бухгалтерской отчетности отсутствуют сведения о заключении такого договора, и произведению каких либо оплат по нему. Руководству ОАО «Лужский завод «Белкозин», в частности Генеральному директору Пастушку О.С. в период с 16.12.2015 по 21.03.2017 не было известно о заключении такого Договора, что подтверждается обращением в органы внутренних дел с заявлением о незаконном использовании Товарного знака.

Уголовное дело не было возбуждено в связи с окончанием срока, установленного уголовно-процессуальным законодательством для проведения проверочных мероприятий.

Согласно пункту 1 ст. 1490 ГК РФ, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным нравом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Исходя из положения ст. 161 ГК РФ сделки юридических лиц между собой должны совершатся в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения.

Согласно пункту 2 ст. 1490 ГК РФ отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

Лицензионный договор о предоставлении право использования Товарного знака должен был быть составлен в трех экземплярах, по одному для каждого из сторон договора, и один экземпляр для Роспатента.

ОАО «Лужский завод «Белкозин» не обладает оригинальным экземпляром Договора о предоставлении права использования на вышеуказанный Товарный знак.

Истец считает, что вышеуказанные факты свидетельствует о том, что Договор подписан Генеральным директором ФИО6 в период, когда его полномочия на этой должности были прекращены.

В силу ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Согласно п. 1 ст. 167 Кодекса недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех. которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

С исковыми требованиями ЗАО "Фармацевтический научно-производственный центр "Белкозин" не согласно, и просит в иске отказать по следующим основаниям.

26.06.2013 между ОАО «Лужский завод «Белкозин» и ЗАО «ФНПЦ «Белкозин» был заключен долгосрочный договор на поставку изделий медицинского назначения. В рамках этого договора ЗАО «ФНПЦ «Белкозин» нескольких лет был единственным эксклюзивным покупателем (дистрибьютором) медицинских изделий под маркой «Белкозин». В рамках этого договора было поставлено продукции по годам:

2013 год-6 745 048,00 руб.

2014 год - 26 351 781,00 руб.

2015 год - 17 444 271,60 руб.

2016 год - 12 631 734,00 руб.

Именно на основе объемного долгосрочно эксклюзивного договора поставки, с целью распространения (перепродажи) продукции под маркой «Белкозин», 01.10.2015 года был заключен договор на право использования товарного знака «Белкозин» (зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности - номер регистрации 133084, номер заявки 94024211). Договор был заключен не на все Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг, которыми обладал ОАО «Лужский завод «Белкозин», а только на товары: губки для лечения ран, белковые препараты для медицинских целей, питательные среды для культур бактерий, кормовые добавки для медицинских целей, белки пищевые, колбасные изделия. Также в договоре указано: 1.2. Несмотря на заключение настоящего договора, Лицензиар вправе самостоятельно использовать товарный знак или предоставлять какие-либо права на его использование третьим лицам, (простая (неисключительная лицензия).

Договор был заключен в двух экземплярах и по условиям договора стороны приняли на себя обязательство зарегистрировать настоящий договор не позднее 01.03. 2017.

В течении 2016 года ответчик неоднократно обращался к Лицензиару с просьбами подать документы на регистрацию, но все просьбы были проигнорированы. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 утверждены Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора (далее - Правила).

Как следует из п. 5 Правил, для государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору стороны договора подают в Роспатент заявление, которое подписывается обеими сторонами договора (лицензиаром и лицензиатом) либо одной из сторон, но при подаче документов одной стороной необходимо приложить подлинник договора. Не желая отправлять на регистрацию свой оригинальный экземпляр договора, ответчик просил ОАО «Лужский завод «Белкозин» зарегистрировать договор совместно.

В конце 2016 года, поняв, что ОАО «Лужский завод «Белкозин» не будет подавать совместное заявление, ответчик подал заявление в Роспатент в соответствии с п.6 Правил, подал документы на регистрацию и договор был зарегистрирован. Дата внесения записи в Государственный реестр - 31.03.2017 Дата публикации извещения 31.03.2017.

ОАО «Лужский завод «Белкозин» 01.03.2017 передал исключительное право на товарный знак истцу. В договоре указано, что правообладатель гарантирует, что права на товарный знак третьим лицам не передавались.

Дата заключения договора истца - 01.03.2017, дата публикации извещения о регистрации договора на передачу прав ответчику (в открытом доступе) - 31.03.2017, исковое заявление было подано 08.10.2018 . Срок исковой давности истек.

Ответчик считает, что права истца никак не нарушаются оспариваемым договором, поскольку лицензия у ответчика простая неисключительная, истец имеет все права на использование товарного знака или предоставление каких-либо прав на его использование третьим лицам.

По существу заявленных исковых требований представитель конкурсного управляющего ответчика пояснил следующее.

В соответствии со статьей 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротству)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Конкурсному управляющему был предан оригинал Договора об отчуждении исключительного права на товарный знак №133084 от 01.03.2017, заключенный между ОАО «Лужский завод «Белкозин» (Правообладатель) и ООО «Лужский завод «Белкозин» (Приобретатель), в соответствии с которым Правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на Товарный знак №133084 в полном объеме Приобретателю на весь срок действия исключительного права, а Приобретатель обязуется выплатить вознаграждение за передачу исключительного права.

При этом в документации ОАО «Лужский завод «Белкозин», переданной конкурсному управляющему, оригинал либо копия Лицензионного договора от 01.10.2015 года отсутствует, также отсутствуют сведения о заключении Лицензионного договора, произведения каких-либо оплат по нему, в связи с чем Конкурсный управляющий не обладает информацией о факте заключения ОАО «Лужский завод «Белкозин» Лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака от 01.10.2015 года с ЗАО «ФНПЦ «Белкозин».

По ходатайству истца была назначена судебная экспертиза.

Эксперт ФБУ «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы» ФИО3 в своем заключении указала, что в поступившем на экспертизу лицензионном договоре о предоставлении права использования товарного знака от 01.10.2015, заключенном между ОАО «Лужский завод «Белкозин» и ЗАО «Фармацевтический научно-производственный центр «Белкозин», имеющийся оттиск печати с графическим изображением в центре и с текстом «...«Открытое акционерное общество Лужский завод «Белкозин»...», исходя из представленных образцов сравнения, был нанесен до 18.12.2015 и не был нанесен в период с января 2016 года по январь 2017 года.

Рассмотрев доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Заявляя требование о признании спорного договора недействительным, истец в качестве основания требования сослался на фальсификацию договора: по мнению истца, подпись генерального директора ОАО «Лужский завод «Белкозин» ФИО6 была поставлена под текстом договора и заверена печатью после прекращения полномочий ФИО6 07.12.2015.

Однако подписание договора от имени юридического лица неуполномоченным лицом не влечет недействительности такого договора, поскольку договор не является заключенным. Согласно пункту 1 статьи 53 Гражданского кодекса (ГК РФ), юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом. Исходя из данной нормы, подписание договора лицом, не имеющим права действовать от имени общества, не влечет для этого общества юридических последствий. Юридическим итогом квалификации договора как незаключенного становится отсутствие обязательственных отношений между сторонами в его рамках. По данной причине он не может признаваться недействительным (постановление АС Московской обл. от 22.11.2010 по делу № А41-14327/09).

Оснований для признания спорного договора незаключенным суд так же не усматривает, поскольку, согласно результатам судебной экспертизы, довод истца о подписании договора «задним числом», то есть после 07.12.2015 г. с проставлением даты, когда ФИО6 еще являлся генеральным директором ОАО «Лужский завод «Белкозин», не нашел подтверждения.

Новые доводы истца, заявленные в судебном заседании 25.08.2020, не могут являться предметом рассмотрения, поскольку изменяют одновременно предмет и основания иска.

На основании изложенного иск удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.