Решение от 21 июля 2019 г. по делу № А56-45782/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-45782/2017
21 июля 2019 года
г.Санкт-Петербург


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Баженовой Ю.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "РИМТ"(адрес: Россия, 191123, <...>, лит. А, пом. 5-Н; Россия, 199178, Санкт-Петербург, 7 <...>, ОГРН: <***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой" (адрес: Россия, 194044, <...>, лит. А, офис 604; Россия, 194044, <...>, лит А, пом.515, ОГРН: <***>);

третьи лица:

1 - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (адрес: Россия, 107076, <...>, стр., пом. V, комн. 3;

2 - Открытое акционерное общество "РЖД", филиал - Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта, филиал - Хабаровская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта (адрес: Россия, 107140, Москва, Переведеновский пер. 13/13, стр 16; Россия, 680000, Хабаровск, ФИО2, д. 74);

о запрете проведения работ с использованием изобретения и полезной модели, взыскании компенсации за незаконное использование изобретения и полезной модели,

при участии

- от истца: представитель ФИО3 по доверенности от 23.12.2018;

- от ответчика: представитель ФИО4 по доверенности от 11.09.2018;

- от третьих лиц: представители не явились, извещены.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Римт" (далее – Истец) обратилось в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Дорстрой", далее – Ответчик (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом на основании ст. 49 АПК РФ):

- о запрете проведения строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция земляного полотна на 44 км участка Барановский-Хасан Дальневосточной железной дороги» с использованием изобретения № 2609505 и полезной модели №165963;

- о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование изобретения № 2609505;

- о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование полезной модели №165963.

Определением суда от 05.10.2017 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Третье лицо 1) и открытое акционерное общество "РЖД" (далее – Третье лицо 2).

Определением суда от 26.02.2018 по ходатайству Ответчика приостановлено производство по делу №А56-45782/2017 до вынесения Роспатентом решений относительно действительности патентов №2609505 и №165963.

Распоряжением заместителя председателя Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.04.2018 в связи с назначением судьи Пряхиной Ю.В. на должность судьи Тринадцатого арбитражного апелляционного суда и в соответствии со ст. 18 АПК РФ дело № А56-45782/2017 передано в производство судьи Баженовой Ю.С.

Определением суда от 30.05.2018 производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу №СИП-245/2018, которым указанное дело будет рассмотрено по существу.

Решением Суда по Интеллектуальным правам от 19.09.2018 по делу №СИП-245/2018 признано недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.02.2018 об удовлетворении возражения от 06.10.2017 против выдачи патента Российской Федерации № 165963 на полезную модель и признании этого патента недействительным полностью, как несоответствующее пункту 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральная служба по интеллектуальной собственности обязана повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью «ДорСтрой» от 06.10.2017 против выдачи патента Российской Федерации № 165963 на полезную модель.

Постановлением Суда по Интеллектуальным правам от 21.01.2019 по делу №СИП-245/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2018 по делу № СИП-245/2018 оставлено без изменения, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

В связи с этим, определением суда от 13.03.2019 производство по делу возобновлено.

В судебном заседании представитель Истца поддержал ранее заявленное ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Ответчик возражал против удовлетворения ходатайства Истца о назначении судебной экспертизы.

Определением суда от 24.04.2019 Истцу предложено внести на депозитный счет суда денежные средства в качестве оплаты судебной экспертизы.

Истец в установленный судом срок денежные средства не внес.

Суд на основании ч.2 ст. 108 АПК РФ отказал в удовлетворении ходатайства Истца о назначении судебной экспертизы.

В судебном заседании 10.07.2019 Истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление, представил дополнительные доказательства по делу.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.

Стороны в судебном заседании заявили, что ими представлены все доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела и принятия решения, о чем сделана соответствующая запись в протоколе судебного заседания, удостоверенная подписями представителей сторон.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы сторон, суд установил следующее.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.04.2017 по делу № А56-45780/2017 установлено, что ООО "РИМТ" на основании договоров от 10.03.2017 и от 10.05.2017 является обладателем исключительной лицензии на использование изобретения по патенту № 2609505 «Способ укрепления земляного сооружения и устройство для его осуществления» и полезной модели по патенту № 165963 «Упор буровой установки, используемой при укреплении земляного сооружения».

По мнению Истца, Ответчиком при проведении строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция земляного полотна на 44 км участка Барановский-Хасан Дальневосточной железной дороги» на основании заключенного с ООО "Управляющая компания БамСтройМеханизация" договора подряда использованы изобретение и полезная модель по патентам № 2609505 и № 165963 в отсутствие разрешения Истца.

Арбитражный суд считает исковые требования не обоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе, способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 1).

Согласно п.2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа (пункт 2 статьи 1358 ГК РФ).

Согласно п.3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений.

В качестве доказательств использования Ответчиком изобретения и полезной модели, охраняемых патентами № 2609505 и №165963, Истцом представлены фотографии и заключение специалиста № 44-КМ/2017 от 20.10.2017, согласно которому Ответчик проводит работы по укреплению земляного сооружения на объекте «Реконструкция земляного полотна на 44 км. Участка Барановский – Хасан Дальневосточный железной дороги» с использованием технологии изобретения, охраняемого патентом № 2609505, и полезной модели, охраняемой патентом № 165963.

Вместе с тем, представленные Истцом фотографии сделаны без привязки к месту съемки, а заключение специалиста составлено по результатам осмотра места проведения строительных работ, проведенного без привлечения Ответчика и Третьих лиц, что не позволяет рассматривать указанные доказательства как бесспорные и достоверные.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, представил заключение другого специалиста от 17.05.2019, согласно которому из имеющихся документов невозможно сделать однозначный вывод об использовании изобретения, охраняемого патентом № 2609505, и полезной модели, охраняемой патентом № 165963.

При этом в представленном в материалы дела Положительном заключении государственной экспертизы федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 24.11.2015 № 268-15/ХГЭ-1860/02 проектной документации «Реконструкция земляного полотна на 44 км участка Барановский-Хасан Дальневосточной железной дороги» указано, что к разработке принят следующий вариант усиления: армогрунтовая конструкция в виде трех рядов буроинъекционных свай глубиной 7,0 м, диаметром 300 мм с уширением до 400 мм (свай «РИТ»), устраиваемых по разрядно-импульсной технологии (патент на изобретение и способ №2114957). Данное решение согласовано с заказчиком (стр.20 заключения).

Учитывая изложенное, оценив все представленные доказательства на предмет их относимости, допустимости и достаточности в соответствии со статьями 67, 68, 71 АПК РФ, суд считает, что Истец не доказал факт использования Ответчиком изобретения и полезной модели по патентам № 2609505 № 165963, в связи с чем, отсутствуют предусмотренные ст.ст. 1252 и 1358 ГК РФ основания для удовлетворения исковых требований.

В соответствии со ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случаях ее уплаты в большем размере, возвращения искового заявления (заявления) либо отказа в его принятии судом, прекращения производства по делу либо оставления искового заявления (заявления) без рассмотрения.

Вопрос о возврате излишне уплаченной государственной пошлины в размере 3 000 руб. может быть решен судом после представления Истцом в суд оригинала платежного поручения №11 от 07.07.2017, в котором в поле «Списано со счета плательщика» указана дата списания денежных средств со счета плательщика, а в поле "Отметки банка" проставлен штамп банка подпись ответственного исполнителя.

В соответствии с ч.1 ст.177 АПК РФ (в редакции, вступившей в законную силу с 01.01.2017) решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

СудьяБаженова Ю.С.