Решение от 24 июля 2019 г. по делу № А56-99293/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-99293/2018
24 июля 2019 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 18 июля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 24 июля 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮПИТЕР»

ответчик: 1.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛШЕБНЫЙ МИР"; 2 ИП ФИО1

о запрете и взыскании компенсации

при участии

- от истца: ФИО2 представитель по доверенности от 26.07.2018

- от ответчика: ФИО3 представитель по доверенности №02/07/2019 от 02.07.2019

установил:

Истец - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮПИТЕР» обратился в суд с иском о запрете ответчикам - ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮПИТЕР» и ИП ФИО1 использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «ВОЛШЕБНЫЙ МИР» по свидетельству РФ №412945 в доменном имени, а также о взыскании с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛШЕБНЫЙ МИР" 5 000 000,00 руб. компенсации.

Истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования: просит запретить использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «ВОЛШЕБНЫЙ МИР» по свидетельству РФ №412945 в доменном имени и на страницах сайта www.volshebnivmir.ru в сети Интернет.

Ответчик против иска возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что ООО «Центр разработки и внедрения инновационных технологий» является правообладателем словесного товарного знака «Волшебный мир» по свидетельству РФ №412945, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.07.2010 с приоритетом 29.10.2008, в том числе в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ: …игрушки, игрушки для домашних животных, игрушки плюшевые, игрушки с подвижными частями или передвижные, игрушки с сюрпризом для розыгрышей, игры автоматические без использования телевизионных приемников, игры в фанты, игры настольные, игры с кольцами, игры…

Как стало известно правообладателю, на сайте www.volshebniymir.ru в сети Интернет активно предлагаются к продаже игры и игрушки.

При этом ООО «Центр разработки и внедрения инновационных технологий» никакого отношения к сайту www.volshebniymir.ru не имеет и считает, что использование в качестве доменного имени словосочетания «volshebniymir» для предложения к продаже игр и игрушек является незаконным, так как это доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком ««Волшебный мир» по свидетельству РФ №412945.

Вывод о сходстве до степени смешения товарного знака «Волшебный мир» по свидетельству РФ №412945 с обозначением «volshebniymir», используемым в качестве доменного имени на сайте www.volshebniymir.ru, сделан на основании пункта 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003 под № 4322 (Правила), согласно которой сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). В отношении сравниваемых товарного знака «Волшебный мир» и обозначения «volshebniymir», используемого на упомянутом сайте, явным образом существует абсолютное фонетическое и семантическое тождество. Только различие используемых алфавитов (русского и латинского) позволяет сделать вывод не о тождестве, но о сходстве их до степени смешения.

Более того, на всех страницах сайта www.volshebniymir.ru используется обозначение «ВОЛШЕБНЫЙ МИР», тождественное товарному знаку ««Волшебный мир» по свидетельству РФ №412945.

Товары, предлагаемые к продаже на сайте www.volshebniymir.ru, а именно: игры и игрушки, являются однородными товарам 28 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак «Волшебный мир» по свидетельству № 412945 в силу пункта 14.4.3 Правил, согласно которому при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Учитывая, что при установлении однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия реализации товаров, круг потребителей, правомерен вывод о возможности возникновения у потребителя ложного представления о производителе, поскольку вид, назначение, условия реализации и круг потребителей товаров, предлагаемых к продаже на сайте www.volshebniymir.ru, идентичен виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 412945, т.е. товары являются однородными.

Согласно информации, предоставленной сервисом whois (http://www.whois-service.ru/) администратором сайта www.volshebniymir.ru является физическое лицо

«Информация о домене VOLSHEBNIYMIR.RU

% By submitting a query to RIPN's Whois Service

% you agree to abide by the following terms of use:

% http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in Russian)

% http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in English).

domain: VOLSHEBNIYMIR.RU

nserver: ns83.hostlife.net.

nserver: ns84.hostlife.net.

state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED

person: Private Person

registrar: R01-RU

admin-contact: https://partner.r01.ru/contact_admin.khtml

created: 2011-05-18T13:54:14Z

paid-till: 2018-05-18T14:54:14Z

free-date: 2018-06-18

source: TCI

Last updated on 2018-05-13T22:41:34Z».

Согласно Протоколу осмотра письменных доказательств (осмотра Интернет-страниц) от 22.08.2016, составленному нотариусом города Москвы ФИО4, на главной странице сайта www.volshebniymir.ru размещена информация об оптовой продаже игр и игрушек с доставкой по России и СНГ.

На станице «Контакты» вышеупомянутого сайта указан адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Касимовская, д. 5 лит. А, совпадающий с адресом ООО «Юпитер» (до переименования ООО «Волшебный мир», ответчик 1).

ООО «ТаймВэб» письмом исх. №216/03-02/16 от 08.08.2016 сообщило, что администратором/владельцем сайта www.volshebniymir.ru в качестве документа на право размещения спорного контента было предоставлено свидетельство о государственной регистрации ООО «Волшебный мир».

Как истец узнал от своего лицензиата – ООО «Фабрика «ВОЛШЕБНЫЙ МИР» (ОГРН <***>), в процессе рассмотрения в Санкт-Петербургском УФАС России дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-14.6-554/78-01-16 ООО «Волшебный мир» представило Договор аренды доменного имени от 01.07.2013, заключённый между ООО «Волшебный мир» и ФИО5.

Таким образом, владельцем сайта www.volshebniymir.ru является зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1, который передал права администратора данного сайта ООО «Волшебный мир» (после смены наименования – ООО «Юпитер»).

Между тем, правообладатель - ООО «Центр разработки и внедрения инновационных технологий» - никому, кроме ООО «Фабрика «ВОЛШЕБНЫЙ МИР», не давал согласие на использование товарного знака «Волшебный мир» по свидетельству РФ №412945 и не предоставлял право на использование данного товарного знака по лицензионному договору, о чем свидетельствует информация с официального сайта Роспатента (http://www1.fips.ru).

30.09.2015 истец направил ООО «Волшебный мир» (после смены наименования – ООО «Юпитер») претензию с требованием прекратить нарушение его прав на товарный знак. Однако данная претензия не была удовлетворена в добровольном порядке.

ООО «Центр разработки и внедрения инновационных технологий» обратилось в УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга с заявлением о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ по факту незаконного использования товарного знака «Волшебный мир» по свидетельству РФ № 412945, принадлежащего ООО «Центр разработки и внедрения инновационных технологий» (материал проверки зарегистрирован в КУСП № 14877 от 21.04.2016). В ходе проверки названного материала был опрошен ФИО1 как генеральный директор ООО «Волшебный мир».

Решение по заявлению истца в УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга не принято.

В связи с этим ООО «Центр разработки и внедрения инновационных технологий» считает необходимым предъявить к ответчикам требование о запрете использования словесного товарного знака ««Волшебный мир» по свидетельству РФ №412945 в доменном имени: www.volshebniymir.ru.

В силу пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

ООО «Волшебный мир» (после смены наименования – ООО «Юпитер») осуществляет продвижение товаров через выставки, а также размещение информации на сайте www.volshebniymir.ru. Более 90% процентов всей реализуемой продукции ООО «Волшебный мир» составляет космический пластичный песок, весь остальной товар является сопутствующим. Информация о космическом пластичном песке также размещена на сайте www.volshebniymir.ru.

Исходя из сведений, имеющихся в системе СПАРК, выручка ООО «Волшебный мир» (после смены наименования – ООО «Юпитер») по обычным видам деятельности составила: за 2015 год – 67 954,00 руб., за 2016 год – 64 182,00 руб.

Таким образом, ООО «Волшебный мир» (после смены наименования – ООО «Юпитер») получает практически всю выручку от основной деятельности за счет привлечения покупателей через сайт: www.volshebniymir.ru.

При таких условиях истец считает соразмерной компенсацию за нарушение его прав на товарный знак «Волшебный мир» по свидетельству РФ №412945 в максимальном размере – 5 000 000,00 руб.

Ответчик не согласен с заявленными требованиями, и считает их необоснованными по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ устанавливается, что не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В силу ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещается недобросовестная конкуренция, связанная с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Истец на момент регистрации спорного товарного знака не производил и не реализовывал товар под данным обозначением. Истец не осуществляет использование товарного знака «Волшебный мир» для целей индивидуализации производимых товаров по 28 классу МКТУ, не осуществляет какой-либо деятельности по продаже или производству игрушек, следовательно, у истца отсутствует законный интерес на защиту товарного знака «Волшебный мир».

Истец является правообладателем многочисленных товарных знаков, при этом не ведет деятельность, для которой эти знаки зарегистрированы.

Ответчик считает недобросовестными действия ответчика, направленные на аккумулирование товарных знаков при их не использовании, что противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

Участник гражданского оборота, добросовестно использующий обозначение, в отношении которого впоследствии было заявлено требование со стороны лица, зарегистрировавшего на себя товарный знак с целью извлечения необоснованных преимуществ и при отсутствии реальной цели использования товарного знака, вправе требовать признания таких действий Истца злоупотреблением правом, что запрещено ст. 10 ГК РФ.

Заявленная Истцом сумма компенсация в размере 5 000 000,00 рублей является завышенной и необоснованной.

По своей правовой сути компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак является способом возмещения убытков правообладателя, и с учетом компенсацию направленности не должна приводить к неосновательному обогащению правообладателем.

Об отсутствии негативных последствий для Истца свидетельствует тот факт, что словосочетание «Волшебный мир» используется исключительно в доменном имени volshebniymir.ru. Ответчик не наносил данное словосочетание непосредственно на товары.

Товары Ответчика имеют самостоятельные и оригинальные наименования, а именно: «Космический песок», «Жвачка для рук NanoGum», «Шар-лабиринт Track Ball 3D», «Дизайнер улиц», «Первый снег», «Plush Пушистый пластилин», «Slime», «Тянущийся песок «Эластик», Конструктор «Деревянные истории», что исключает прямую или косвенную ассоциацию с товарным знаком Ответчика, и с Ответчиком в качестве субъекта хозяйственных отношений.

В частности товар под названием «Жвачка для рук Nanogum» имеет в своем названии зарегистрированный товарный знак «Nanogum» - свидетельство о регистрации товарного знака № 655945.

Оригинальность наименований продукции предопределяет самостоятельную различительную способность реализуемых товаров - потребители в первую очередь обращают внимание именно на оригинальное название, и в дальнейшем ориентируются именно на него.

Ввиду этого является несостоятельным довод Истца о том, что Ответчик получает всю выручку за счет привлечения покупателей через сайт volshebniymir.ru.

Истец фактически не использует зарегистрированный товарный знак для индивидуализации товаров 24 класса МКТУ и не осуществляет производство или перепродажу товаров с использованием зарегистрированного товарного знака, следовательно, использование в доменном имени словосочетания «Волшебный мир» не причиняет какие-либо убытки Истцу.

При таких обстоятельствах Ответчик, полагает, что в случае если Арбитражный суд придет к выводу о наличии нарушения исключительных прав Истца, соразмерной компенсацией будет являться сумма в размере 10 000,00 руб.

Ответчик также полагает, что требование Истца о запрете использования товарного знака «Волшебный мир» по свидетельству РФ № 412945 в доменном имени volshebniymir.ru неправомерно.

Администратором доменного имени осуществляет различную предпринимательскую деятельность, которая связана не только с продажей игрушек.

Таким образом, администратор доменного имени обладает законным интересом в использовании спорного доменного имени в отношении иных видов предпринимательской деятельности, которые бы не были связаны с товарный знаком Истца.

При таких обстоятельствах, единственным допустимым требованием со стороны Истца является требование о запрете размещать в спорном доменном имени товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «Волшебный мир» по свидетельству № 412945.

Оценив доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса.

Как следует из информации, находящейся в открытом доступе на официальном сайте ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»: www.fips.ru, между Истцом как правообладателем исключительного права на товарный знак «ВОЛШЕБНЫЙ МИР» по свидетельству РФ № 412945 и ООО «Фабрика игрушек «Волшебный мир» был заключен лицензионный договор неисключительной лицензии сроком на 3 года, зарегистрированный Роспатентом 16.07.2013 № РД0127494.

После истечения срока действия названного лицензионного договора между Истцом и ООО «Фабрика «Волшебный мир» был заключен новый лицензионный договор неисключительной лицензии на срок действия исключительного права на товарный знак «ВОЛШЕБНЫЙ МИР» по свидетельству РФ № 412945, зарегистрированный Роспатентом 31.10.2016 №РД 0209399.

До заключения лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом 16.07.2013 № РД0127494, Стороны исполняли незарегистрированный лицензионный договор №01/249273 от 01.09.2009 на использование обозначения «ВОЛШЕБНЫЙ МИР» по заявке №2008734312, на основании которой 07.07.2010 был зарегистрирован соответствующий товарный знак по свидетельству РФ № 412945.

Таким образом, товарный знак «ВОЛШЕБНЫЙ МИР» по свидетельству РФ №412945 использовался под контролем правообладателя его лицензиатом - ООО «Фабрика «ВОЛШЕБНЫЙ МИР». Следовательно, товарный знак по свидетельству РФ № 412945 согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ является используемым, и ООО «Центр разработки и внедрения инновационных технологий» имеет правовой интерес в его защите.

В соответствии с решением Санкт-Петербургского УФАС России от 13.07.2017 по делу № 1-14.6-554/78-01-16 ООО «Фабрика «Волшебный мир» (лицензиат, заключивший договор с Истцом) и ООО «Волшебный мир» (Ответчик 1) реализуют в России сопоставимые по качеству и назначению игры и игрушки. С учетом изложенного, стороны являются конкурентами на рынке по продаже игр и игрушек в России. Покупателями на данном рынке являются либо граждане, которые используют их в личных целях, либо магазины розничной торговли. При этом Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России установила, что при первоначальном размещении информации на сайте www.volshebnivmir.ru ответчик использовал своё обозначение таким образом, чтобы оно было максимально сходно с фирменным наименованием заявителя. В связи с изложенным в действиях ООО «Волшебный мир» было признано нарушение статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции», которое выразилось в недобросовестном приобретении и использовании исключительного права на фирменное наименование и коммерческое обозначение ответчика. ООО «Волшебный мир « (Ответчику 1) было выдано предписание об устранении выявленных нарушений Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции» посредством исключения из его фирменного наименования и коммерческого обозначения словосочетания «Волшебный мир».

Заявку № 2008734312 на регистрацию обозначения «ВОЛШЕБНЫЙ МИР» в качестве товарного знака Истец подал 29.10.2008, товарный знак по свидетельству РФ № 412945 был зарегистрирован 07.07.2010, в то время, как Ответчик 1 согласно сведениям ЕГРЮЛ был зарегистрирован в качестве юридического лица только 10.01.2012, то есть через 3 года после подачи заявки и через 1,5 года после регистрации данного товарного знака. При таких условиях ООО «Центр разработки и внедрения инновационных технологий» не могло действовать при подаче заявки на регистрацию товарного знака и при регистрации товарного знака по свидетельству РФ № 412945 исключительно с намерением причинить вред ООО «Волшебный мир» (Ответчику 1).

Таким образом, товарный знак по свидетельству РФ № 412945 используется лицензиатом - ООО «Фабрика «Волшебный мир» - под контролем правообладателя, и Истец имеет правовой интерес в его защите.

При этом ответчики не отрицают, что используют обозначение «Волшебный мир» в доменном имени принадлежащего им сайта в латинской транскрипции, а также в контенте, размещенном на спорном сайте.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Способы использования товарного знака указаны в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. В частности, в силу названной нормы закона исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу разъяснения постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009, при определении соразмерности заявленной компенсации необходимо учитывать характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятный размер убытков Истца.

В дело не представлены доказательства причинения истцу существенных убытков деятельностью ответчиков с использованием обозначения «Волшебный мир». Напротив, рассмотрев представленные в дело фотоматериалы с изображениями продукции ООО «Фабрика «Волшебный мир», суд установил, что производимая лицензиатом истца продукция (игрушки) существенно отличается от товаров, которые предлагают к продаже ответчики посредством спорного сайта. При этом ни продукция лицензиата, ни продукция ответчиков не маркированы спорным обозначением, вследствие чего вероятность смешения товаров в сознании потребителей является минимальной.

При таких обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчиков в соответствующей части.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Юпитер» (ОГРН <***>) и индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 316470400092600) использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «ВОЛШЕБНЫЙ МИР» по свидетельству РФ №412945 в доменном имени и на страницах сайта: www.volshebniymir.ru в сети Интернет.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Юпитер» (ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Центр разработки и внедрения инновационных технологий» (ОГРН <***>) компенсацию в размере 100 000,00 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ № 412945, а также 6 960,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с ИП ФИО1 (ОГРНИП 316470400092600) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Центр разработки и внедрения инновационных технологий» (ОГРН <***>) 6 000,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.