Решение от 5 апреля 2022 г. по делу № А56-44367/2021

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-44367/2021
05 апреля 2022 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 05 апреля 2022 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Киселевой А.О.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ" (адрес: Россия 214031, Смоленск, Смоленская область, ул. Индустриальная д.2, ОГРН: <***>);

ответчик: :ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 304780220200140);

о взыскании,


при участии

- от истца: представитель ФИО3 (доверенность от 15.04.2021 г.),

- от ответчика: представитель ФИО4 (доверенность от 17.10.2021 г.), ФИО2 (паспорт гражданина РФ),

установил:

Закрытое акционерное общество "Диффузион Инструмент" (Истец) обратилось в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (Ответчик) с требованием об обязании Ответчика прекратить использование товарного знака «ДИОЛД», изъятия из оборота и уничтожения за счет Ответчика продукции, содержащей изображение товарного знака «ДИОЛД», а также орудия, оборудования и иных средств, главным образом используемых или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на товарный знак «ДИОЛД», а также взыскании компенсации в размере 150 000 рублей.

Представитель Истца поддержал требования в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.

ЗАО «Диффузион Инструмент» (Истец, Правообладатель) является лицензиатом на основании заключенного с ИП ФИО5 лицензионного договора от 16.09.2013 г. о передаче исключительных прав на использование товарного знака «ДИОЛД» (свидетельство на товарный знак № 442560, номер государственной регистрации договора РД0136525), в соответствии с которым Истцу предоставлено исключительное право на использование товарного знака «ДИОЛД». Факт права обладания подтверждается также сведениями из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

При мониторинге сети «Интернет» Истцом был выявлен интернет-сайт setdom.ru, который используется Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (ИНН: <***>) в своей коммерческой деятельности (интернет-магазин СЕТДОМ). Данный факт подтверждается ссылкой на страницу сайта с реквизитами (https://setdom.ru/o-nas/) и приложенным скриншотом страниц указанного сайта (стр. 1-2 скриншота).

На сайте www.setdom.ru размещено 66 карточек товара с предложением к неопределенному кругу лиц о его приобретении, что подтверждается скриншотами страниц сайта. Все товары обозначены товарным знаком «ДИОЛД». Ссылки на правообладателя товарного знака и изготовителя товара отсутствуют. При просмотре страниц сайта с товарами под товарным знаком «ДИОЛД» видно, что только 27 товаров имеется в наличии, обозначена цена товара, есть возможность сделать заказ и приобрести товар. Остальные товары невозможны к приобретению, указано об отсутствии товара.

ЗАО «Диффузной Инструмент», имея исключительную лицензию на использование товарного знака «ДИОЛД» не заключало с ФИО2 (ИНН: <***>) каких-либо договоров, в соответствии с которыми ему разрешалось бы использование данного товарного знака на страницах интернет ресурса setdom.ru, а также не давало согласия на распространение Ответчиком товаров с ТЗ «ДИОЛД».

Кроме того, на сайте setdom.ru помимо размещенных 66 карточек товара с предложением приобрести товары маркированные товарным знаком «ДИОЛД» размещено изображение сертификата прекратившего свое действие в декабре 2018 г. об официальном дилерстве продукции торговой марки «ДИОЛД», а также изображение благодарственного письма за взаимовыгодное сотрудничество. Оба указанных документа содержат изображение человека в рабочей одежде, работающего инструментом с торговым знаком «ДИОЛД».

В адрес ответчика направлялась претензия (исх. № 581 от 08.04.2021 г.) с требованием предоставить документы подтверждающие законность использования товарного знака «ДИОЛД», а также законность получения товаров с товарным знаком «ДИОЛД» для их продажи на торговой интернет площадке www.sctdom.ru. Указывалось, что с учетом отсутствия каких-либо финансово-хозяйственных отношений с Ответчиком, заниженных цен на товары под товарным знаком «ДИОЛД», отсутствием соглашений об использовании товарного знака «ДИОЛД» у Истца имеются основания полагать о контрафактном происхождении реализуемых товаров.

Письмом № 6/1-19/04 от 19.04.2021 г. в удовлетворении требований Истцу было отказано, информация о законности использования товарного знака «ДИОЛД» предоставлена не была.

Поскольку Ответчик в настоящее время продолжает использовать товарный знак «ДИОЛД» в своей предпринимательской деятельности без согласия на то Истца и без предоставления доказательств законности его использования, то в соответствии с приведенными нормами закона Истец вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения контрафактных товаров за счет Ответчика.

Также Истец указывает, что на сайте Ответчика только 27 товаров предложено к приобретению, а остальные 39 позиций товаров отсутствуют. Таким образом, размещая карточки отсутствующих 39 товаров с товарным знаком «ДИОЛД», Ответчик, незаконно используя товарный знак «ДИОЛД», увеличивает объем и наполнение своего сайта, что ведет к увеличению числа просмотров сайта, увеличению числа отсылок на страницы сайта и повышению рейтинга сайта в поисковых системах сети интернет.

Статья 1515 ГК РФ также закрепляет за ЗАО «Диффузион Инструмент» право требовать с Ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака «ДИОЛД». Разумным и справедливым размером компенсации Истец считает сумму равную 150 000 рублям. При определении размера компенсации за незаконное использование товарного знака «ДИОЛД» Истец исходит из следующего:

Товарный знак «ДИОЛД» зарегистрирован в 2011 году под регистрационным номером 442560. Обращаем внимание суда на факт известности и широкой узнаваемости бренда ДИОЛД на российском потребительском рынке в сфере DIY (Do It Yourself - с английского «Сделай это сам», т.е. самостоятельная работа по дому, ремонт) в сегменте электроинструментов. В соответствии с ежегодными отчетами РАТПЭ (Российская Ассоциация Торговых производителей электроинструмента) в 2018, 2019, 2020 годах бренд ДИОЛД стабильно входит в десятку лидеров российского рынка всего реализованного электроинструмента наравне с брендом Hammer и опережая по продажам Sturm, Patriot, незначительно уступая бренду Metabo, что является внушительным показателем, свидетельствующем об известности бренда, а также о стабильном доверии потребителей к продукции ЗАО «Диффузион Инструмент» реализуемой под товарным знаком «ДИОЛД». Также бренд ДИОЛД все эти годы выступает в числе лидеров продаж сетевых шуруповертов и ножниц по металлу, что также свидетельствует о высокой репутации и узнаваемости бренда.

Выручка ЗАО «Диффузион Инструмент» от продажи товаров с товарным знаком «ДИОЛД» неуклонно растет, что подтверждается сведениями ФНС, размещенным в открытых источниках (например https://zachestnvibiznes.ru/company/ul/lQ26701426003 6731015596 ZAO-DIFFUZION-INSTRUMENT/balance). из которых видно, что в 2018 году выручка составила 862 032 000 рублей, 2019 г. - 977 000 000 рублей, а за 2020 год - 1 174 724 000 рублей.

Из сказанного видно, что бренд ДИОЛД пользуется доверием потребителей, легко узнаваем и положительно зарекомендовал себя на рынке электроинструментов в глазах российского потребителя в сфере строительства и ремонта, объемы реализуемой продукции данного бренда увеличиваются каждый год.

По указанным причинам и исходя из минимального размера компенсации за нарушение интеллектуальных прав, установленного ст. 1515 ГК РФ в размере 10 000 рублей, а также учитывая нормы ст. 1252 ГК РФ, которые устанавливают, что размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности, общая сумма компенсации подлежащая взысканию за 66 нарушений интеллектуальных прав Истца составляет: 10 000 X 66 = 660 000 рублей. Однако, исходя из принципов разумности и справедливости, Истец снижает размер компенсации более чем в 4 раза, т.е. до заваленных 150 000 рублей считая такой размер компенсации за неправомерное использование товарного знака «ДИОЛД» на сайте setdom.ru достаточным для восстановления нарушенного права, и необходимым для прекращения дальнейшего нарушения интеллектуальных прав Правообладателя Ответчиками.

Ответчик, возражая против удовлетворения заявленных требований, пояснил, что в соответствии с Договором поставки № ОП 10/47 от 24 марта 2015 года, заключенным между Истцом и Ответчиком, где истец является Поставщиком товаров марки «ДИОЛД», а Ответчик является его приобретателем:

Покупатель, осуществляющий перепродажу приобретаемой у Поставщика продукции в розницу, обязуется предлагать каждому потребителю подписать гарантийный талон в паспорте соответствующего изделия (п. 1.5. Договора).

15 мая 2020 года Истцом в адрес Ответчика направлено Уведомление без номера о расторжении договоров поставки, заключенных между Истцом и Ответчиком. Вышеуказанное Уведомление не содержит каких-либо запретов на дальнейшую реализацию поставленной продукции. Также, данное Уведомление, не содержит требований на возврат ранее поставленных товаров торговой марки «ДИОЛД».

Таким образом, Истец, по мнению Ответчика, намеренно, с целью приобретения выгоды, злоупотребляя правом, вводит стороны и суд в заблуждение об отсутствии каких-либо договоров, заключенных между Истцом и Ответчиком.

Ответчик, являясь хозяйствующим субъектом, реализующим, в том числе, бензо- электроинструмент, на законных основаниях, обоснованно и по своему усмотрению, распоряжается приобретенными товарами (продукцией).

Истец, заключая Договор поставки № ОП 10/47 от 24 марта 2015, заведомо знал и отразил это в Договоре, что Ответчиком приобретается продукция (товары) марки «ДИОЛД», для дальнейшей реализации в розницу. Как указано в выписке из ЕГРНИП ФИО2 (имеется в материалах гражданского дела), Ответчик, как хозяйствующий субъект, имеет право на реализацию продукции как в розницу, так и оптом, в том числе посредством телекоммуникационной сети Интернет.

Вместе с тем, Истец, заключая Договор поставки, вводит товары своей торговой марки «ДИОЛД» в гражданский оборот.

Следовательно, принцип исчерпания права означает, что владелец товарного знака «ДИОЛД» не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим, либо с его согласия.

В рамках утверждения Истца о реализации контрафактной продукции Ответчик указал, что размещенные в сети Интернет, на сайте интернет-магазина СЕТДОМ, карточки товаров торговой марки «ДИОЛД», принадлежат Ответчику. При реализации продукции торговой марки «ДИОЛД» Ответчик не вводит в заблуждение конечного потребителя, реализует продукцию (товары) торговой марки «ДИОЛД», данные товары введены в гражданский оборот владельцем (производителем) марки, сертификаты соответствия, гарантийные талоны – прилагаются к каждой единице реализуемого в розницу товара (продукции).

Рассмотрев представленные в материалы дела доказательства, ознакомившись с позицией сторон по делу, суд не усматривает оснований для удовлетворения заявленных требований ввиду следующего.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в числе прочих товарные знаки и знаки обслуживания, произведения науки, литературы и искусства.

В порядке положений п. 2 ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно требованиям ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как установлено судом, следует из материалов дела, в подтверждение прав Истца в отношении торгового знака «ДИОЛД» представлены сведения в отношении регистрации права на товарный знак № 442560 и лицензионный договор от 16.03.2013 г. между Истцом и ФИО5

По мнению Истца, факт нарушения исключительных прав Ответчиком подтверждается размещением на сайте и предложением к продаже продукции Истца в отсутствие одобрения на использование товарного знака.

Из представленных стороной Ответчика документов следует вывод о том, что между сторонами был заключен договор купли-продажи товаров с торговой маркой Истца, а также представленные иные договоры на приобретение Ответчиком товаров с изображением спорного товарного знака у иных юридических лиц, которые, согласно пояснениям Ответчика, являются официальными дилерами Истца: ООО «Все инструменты.ру» (ИНН <***>), ООО «Инструментальная компания № 1 «Балтийская» (ИНН <***>), ООО «Сфера» (ИНН <***>) (договоры комиссии, договор поставки) (приложение к письменной позиции от 24.02.2022 г.), товарные накладные (приложения к отзыву на иск от 01.07.2021 г.).

По смыслу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации индивидуализация товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в гражданском обороте обеспечивается, в частности, путем признания исключительного права на товарный знак (пункт 1 статьи 1477); лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484).

В силу положений ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, предусматривает тем самым национальный режим исчерпания исключительного права на товарный знак.

В ходе рассмотрения дела суд неоднократно указывал Истцу на необходимость соотнесения заявленных требований в рамках представленных Ответчиком документов о приобретении/возврате/реализации товара с учетом заявленного общего требования прекратить использование товарного знака «ДИОЛД», а также изъять из товарного оборота товар, в отсутствие ссылок на конкретный товар ввиду отсутствия сведений о возможности его идентификации. Документы о приобретении товара непосредственно у Истца, так и у представителей Истца документально не опровергнуты.

Доводы Истца со ссылками на скриншоты страниц интернет-сайтов ozon.ru, market.yandex.ru, wildberries.ru, датированные 13 июля 2021 г., 17 августа 2021 г., 28 сентября 2021 г., 14 октября 2021 г. судом отклоняются ввиду отсутствия относимости к настоящему делу, поскольку свидетельствуют об обстоятельствах, имевших место значительно позднее даты предъявления Истцом иска (исковое заявление поступило в суд 24.05.2021 г.).

В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Исходя из установленных по делу обстоятельств, суд полагает, что Истцом в материалы дела не было представлено относимых и допустимых доказательств в обоснование факта нарушения принадлежащих Истцу исключительных прав в рамках заявленных требований.

В силу п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.


Судья Киселева А.О.