Решение от 2 февраля 2020 г. по делу № А40-290444/2019

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-290444/19-12-2154
г. Москва
03 февраля 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2020 года

Решение изготовлено в полном объеме 03 февраля 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи – Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению

ООО «Торговый Дом АДЛ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику: NETBOX LTD

3-и лица: 1) АО «РСИЦ», 2) ООО «АДЛ»

о защите прав на товарный знак по свидетельству №277474,

в заседании приняли участие: согласно протоколу.

УСТАНОВИЛ:

ООО «Торговый Дом АДЛ» (далее – истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФИО2 о признании действия NETBOX LTD по администрированию доменного имени незаконными, нарушающими интеллектуальные права на зарегистрированный товарный знак по свидетельству №277474.

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует в доменном имени охраняемые обозначения, тождественными с товарными знаками истца.

Представитель истца в судебном заседании поддержал требования, просил запретить использовать обозначение в доменных именах по основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

Согласно ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ» (далее также - Истец), является обладателем права пользования товарным знаком (знаком обслуживания), содержащего обозначения «ГРАНТОР» и «GRANTOR» на русском и английском языках, для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак.

Правомочия Истца подтверждаются Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 277474 от 29.10.2004г. с приоритетом от 14.10.2003г., приложениям к данному Свидетельству и лицензионным договором о предоставлении права использовании товарных знаков от 07.05.2015г. (номер регистрации РД0175881 от 26.06.2015г.). Согласно указанному лицензионному договору, Истец имеет право использовать товарный знак «GRANTOR», в том числе, путем размещения данного товарного знака в сети Интернет при использовании в доменном имени и других способах адресации.

Согласно данным справочной службы Whois домен «grantor.ru» был зарегистрирован 30 октября 2006г., администратором домена GRANTOR.RU является юридическое лицо NETBOX LTD (далее также – Ответчик) (Приложение № 5). Согласно сведениям, предоставленным АО «РСИЦ» (Приложение № 6) в ответ на запрос представителя истца, администратором домена GRANTOR.RU является NETBOX LTD, зарегистрированное по адресу: Suite 1, Second Floor, Sound Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles.

Доменное имя было зарегистрировано Ответчиком после регистрации права на товарный знак правообладателем ООО «АДЛ».

Доменное имя «GRANTOR.RU» включает в себя слово «GRANTOR» на английском языке, полностью идентичное до степени смешения товарному знаку «GRANTOR», а также товарному знаку «ГРАНТОР» на русском языке, что соответствует до степени смешения английской транскрипции слова «GRANTOR». Истец заключил лицензионный договор с правообладателем товарного знака «GRANTOR» - ООО «АДЛ» - и уплачивает ему вознаграждение за право пользования данным товарным знаком, в то время как Ответчик (администратор доменного имени) использует товарный знак «GRANTOR» без разрешения и без уплаты положенного вознаграждения правообладателю.

Ни Истец, ни ООО «АДЛ» не выдавали Ответчику разрешения использовать принадлежащие им товарные знаки в каких-либо формах, в том числе в качестве доменного имени.

В связи с изложенным Истец полагает, что Ответчик своими действиями нарушает его исключительные права на товарные знаки.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что действия ответчика нарушали права истца на товарные знаки.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена — физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Ответчик как администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

При решении вопроса о том, нарушаются ли права истца на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени, судом проверяется наличие двух условий: во-первых, наличия сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком, во-вторых, недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

При рассмотрении дела судом учтено, что доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Факт незаконного использования товарных знаков подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Осуществляя администрирование домена grantor.ru Ответчик препятствует Истцу использовать товарный знак по своему усмотрению в полном объеме, поскольку у Истца отсутствует в силу положений пункта 3.2.2. Правил регистрации доменных имен в домене .РФ и .RU, утв. Решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011г. № 2011-18/81 (Приложение № 7) возможность зарегистрировать в зоне «.RU» сети Интернет домен с использованием своего товарного знака, тождественных домену Ответчика.

Таким образом, использование домена GRANTOR.RU Ответчиком, как администратором доменного имени, причиняет материальный ущерб Истцу, нарушает его права, закрепленные в законе и вышеуказанном лицензионном договоре, и противоречит требованиям Гражданского кодекса РФ.

Согласно статьи 1254 ГК РФ «Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса».

Статья 1252 ГК РФ предусматривает защита исключительных прав в виде пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Истцу на основании лицензионного договора о предоставлении права использовании товарных знаков от 07.05.2015г. (номер регистрации РД0175881 от 26.06.2015 г.) предоставлена исключительная лицензия на право использования Товарных Знаков для индивидуализации всех товаров и услуг (п. 1. Договора).

Также ему предоставлено право использовать товарный знак «GRANTOR», в том числе, путем размещения данного товарного знака в сети Интернет при использовании в доменном имени и других способах адресации (п. 2.1. Договора).

Пунктом 3.6. Договора предусмотрено, что «Если третьи лица нарушат права, предоставленные по Договору Лицензиату, то Лицензиат и Лицензиар имеют право предъявить им иск как совместно, так и по отдельности. Расходы (поступления), понесенные (полученные) в результате судебного или арбитражного решения или соглашения между истцом и ответчиком, будут распределены между Лицензиатом и Лицензиаром согласно договоренности ».

Кроме этого, ООО «Торговый Дом АДЛ» является производителем шкафов управления, маркируемых товарным знаком GRANTOR.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

При рассмотрении дела судом учтено, что доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

При таких условиях сам факт открытия Интернет-страницы с доменным именем, включающим обозначение, идентичное товарному знаку истца, следует рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права -к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи 1252 ГК РФ к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Осуществляя администрирование домена grantor.ru Ответчик препятствует Истцу использовать товарный знак по своему усмотрению в полном объеме, поскольку у Истца отсутствует в силу положений пункта 3.2.2. Правил регистрации доменных имен в домене .РФ и .RU, утв. Решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011г. № 2011-18/81 (Приложение № 7) возможность зарегистрировать в зоне «.RU» сети Интернет домен с использованием своего товарного знака, тождественных домену Ответчика.

Таким образом, использование домена GRANTOR.RU Ответчиком, как администратором доменного имени, причиняет материальный ущерб Истцу, нарушает его права, закрепленные в законе и вышеуказанном лицензионном договоре, и противоречит требованиям Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1473, 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать администрирование домена GRANTOR.RU NETBOX Ltd. нарушающим исключительные права компании ООО «Торговый Дом АДЛ» на зарегистрированный товарный знак.

Запретить NETBOX Ltd. использование товарного знака (знака обслуживания), содержащего обозначения «ГРАНТОР» и «GRANTOR» на русском и английском языках, на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 277474 в доменном имени GRANTOR.RU.

Взыскать с NETBOX LTD в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) государственную пошлину в размере 12.000 (двенадцать тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов