Решение от 14 марта 2019 г. по делу № А70-19589/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-19589/2018
г. Тюмень
15 марта 2019 года
Резолютивная часть решения оглашена 14.03.2019г.

В полном объеме решение изготовлено 15.03.2019г.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Марковой Н.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее - истец)

к ООО «ЧАЙХАНА» (далее - ответчик)

о запрете использования товарного знака

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 04.12.2018 обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением о запрете ООО «ЧАЙХАНА» использовать товарный знак №517821, обязании устранить допущенное нарушение путем удаления указанного товарного знака из материалов, сопровождающих деятельность общества, в том числе, из документации, с рекламы, вывесок, интернет-ресурсов, и взыскании с общества 1000000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) «ЧАЙХАНА ПАВЛИН МАВЛИН» под №517821 с датой приоритета 19.03.2013, сроком действия до 19.03.2023, с неохраняемым элементом «ЧАЙХАНА», в цветовом сочетании белый, синий, классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и а учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом, выездное ресторанное обслуживание, прокат раздаточных устройств (диспенсеров) для питьевой воды. Истцом был установлен и зафиксирован факт размещения принадлежащего ему товарного знака ответчиком при осуществлении им коммерческой деятельности в ресторане под наименованием «ЧАЙХАНА ПАВЛИН МАВЛИН», расположенном по адресу: <...>, в связи с чем истцом в адрес ответчика 05.07.2018 и 28.08.2018 направлены ответчику соответствующие претензии с требованием прекратить нарушение прав истца на товарный знак и предложением о мирном урегулировании спора путем заключения лицензионного договора на право законного использования товарного знака. Данные обстоятельства послужили истцу основанием для предъявления иска в суд.

В последствие исковые требования в части размера компенсации истцом увеличены до 4000000,00 рублей. Также истец просит взыскать с ответчика 5000000,00 рублей одноразово судебную неустойку за неисполнение судебного акта в установленный срок и 5000,00 рублей судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения судебного акта до момента его фактического исполнения.

Ответчиком представлен отзыв о несогласии с иском, ссылается на то, что начал свою деятельность в июле 2015 года под торговым наименованием «Павлин-Мавлин». Идея открытия заведения под данным наименованием возникла у единственного участника ООО «Чайхана» после просмотра одноименного советского мультфильма «Приключения Мюнхаузена», а именно серии под названием «Павлин», вышедшей на экраны в 1974 году. Ответчик считает требования необоснованными, а размер компенсации чрезмерно завышенными. Просит в иске отказать.

Суд предлагал сторонам рассмотреть вопрос о необходимости назначения по предмету спора судебную экспертизу, однако стороны данным предложением не воспользовались, ходатайств о назначении судебной экспертизы не заявили.

В ходе судебного заседания 05.03.2019 по ходатайству представителя ответчика к материалам дела приобщены дополнительные доказательства. Как пояснил представитель ответчика, приобщенные доказательства свидетельствуют о прекращении использования ответчиком товарного знака истца. Однако, истец не согласившись в данным утверждением, представил доказательства о том, что ответчик продолжает нарушать права истца.

От истца 14.03.2019 в материалы дела поступило ходатайство об истребовании доказательств у ООО «ПЕТЕР-СЕРВВИС Спецтехнологии» сведений об итоговом количестве операций, проведенных ООО «ЧАЙХАНА» и общей сумме денежных средств за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы, полученные с использованием контрольно-кассовой техники, мотивированное установлением истинного размера дохода ответчика. Представитель ответчика высказал возражения относительно данного ходатайства. Данное ходатайство не содержит обоснования какие именно обстоятельства данными сведения могут быть установлены для рассматриваемого иска, каким именно образом сведения о доходе ответчика повлияют на существо спора и заявленные требования. Также, не представлены доказательства того, что истец не имеет возможности самостоятельно получить необходимые ему сведения. С учетом указанного, суд отказывает в удовлетворении ходатайства.

Ответчик в рамках дела предпринял попытки урегулировать спор с истцом посредством заключения мирового соглашения. Истец отклонил данное намерение ответчика. Мировое соглашение сторонами не заключено. Вместе с тем, суд считает необходимым обратить внимание истца и ответчика на положения ч.1 ст.239 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) согласно которой мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Истец в назначенное судебное заседание не явился, извещен. Заседание проведено в его отсутствие.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы отзыва, просит в иске отказать.

Исследовав и оценив обстоятельства дела, заслушав представителя ответчика, суд считает, что иск подлежит удовлетворению частично, а доводы ответчика отклонению по следующим основаниям.

Согласно ст.1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Согласно ст.1225 ГК РФ товарный знак относится к средствам индивидуализации, охраняемым законом.

Поскольку спор возник из нарушения прав истца на товарный знак, служащий для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в связи с чем, и по смыслу п.58.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 подведомственен арбитражному суду.

В соответствии с ч.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии со ст.9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака.

Согласно ст.10-bis указанной Конвенции «3. … подлежат запрету: а) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Согласно ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах (ст.1286 ГК РФ).

Таким образом, суд приходит к выводу, что истец в связи с оформлением исключительного права на товарный знак №517821 обладает правом на обращение в суд за защитой исключительных прав на использование товарного знака.

Согласно ст.ст.1233, 1235, 1236 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом путем предоставления другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности в установленных лицензионным договором пределах.

По смыслу вышеназванных норм действующего законодательства нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с ч.2 ст.64 АПК РФ аудио- и видеозаписи допускаются в качестве доказательств.

Согласно с ч.2 ст.162 АПК РФ воспроизведение аудио- и видеозаписей производится арбитражным судом в зале судебного заседания или в ином специально оборудованном для этой цели помещении.

В соответствии с п.п.2 п.42 Правил № 482 по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство словесных обозначений определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Сказанное проиллюстрировано примерами в отношении изобразительных обозначений, которые могут быть отнесены к сходным до степени смешения (п.5.2.1. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197).

Согласно п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят это обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг (п.37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Оценив указанные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу о доказанности факта незаконного использования ответчиком товарного знака №517821, правообладателем которого является истец.

При этом, суд не принимает доводы ответчика о том, что к моменту рассмотрения спора по существу, ответчик прекратил использовать товарный знак истца, поскольку истцом представлены доказательства обратного. Так, в материалы дела представлена скрин-страница из сети интернет поисковой программы Яндекс, указывающей об обратном нежели утверждает ответчик. Более того, в ходе судебного заседания суд в присутствии представителя ответчика в поисковой интернет программе Яндекс по поисковику «ПАВЛИН МАВЛИН ТЮМЕНЬ» зафиксировал факт того, что на момент рассмотрения спора по существу ответчик не прекратил нарушение прав истца на товарный знак.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (п.4 ст.1515 ГК РФ).

В п.п.43.2 и 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз.2 ст.1301, абз.2 ст.1311, подп.1 п.4 ст.1515 или подп.1 п.2 ст.1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации, суд, учитывая в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что нарушение выразилось в использовании товарного знака, зарегистрированного под №517821, путем его размещения на документации, рекламы, вывесок, интернет-ресурсов, содержащего изображение сходного до степени смешения с указанным товарным знаком.

Доказательств, подтверждающих наличие у ответчика законных оснований для использования товарного знака истца, в материалы дела не представлено.

В обоснование заявленного ко взысканию размера компенсации истец указывает на продолжительность незаконного использования товарного знака (на протяжении с 2015 по 2019 год) и обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, размером дохода ответчика, а также аналогичные виды деятельности истца и ответчика (деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания), истец настаивает на размере компенсации в 5000000,00 рублей.

Ответчик, оспаривая заявленный ко взысканию размер компенсации, заявляет о чрезмерности заявленного размера компенсации.

Согласно Обзору судебной практики Верховного суда РФ №3 (2017), утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017, в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в п.2 постановления от 13.12.2016 № 28-П, положения подп.1 ст.1301, подп.1 ст.1311 и подп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ст. 17 (ч. 3), 19 (чч. 1 и 2), 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) в той мере, в какой в системной связи с п.3 ст.1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (ст.1 ГК РФ), определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, допустимо не только в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, но и в отношении юридических лиц.

Учитывая системную связь подп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ с п.3 ст.1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст.65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами (Определение Верховного Суда РФ №305-ЭС16-13233).

Вместе с тем, ответчик, как лицо, заявившее о снижении размера компенсации, мотивированное несоразмерностью заявленного размера компенсации, доказательства указанного не представил (ст.ст. 9, 65 АПК РФ), ходатайства о назначении проведения судебной экспертизы по делу не заявил.

Исследовав и оценив в совокупности в соответствии со ст.71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, суд считает требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению в размере 1000000,00 рублей. При этом, суд принимает во внимание что услуга по предоставлению товарного знака истца ООО «Виват ПМ» оценена в 1000000,00 рублей, что следует из представленных в материалы дела платежного поручения от 22.12.2017 №1835 и изменения от 31.05.2017 к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №517821. В остальной части компенсации суд отказывает.

Кроме того, истцом заявлено требование о возложении на ответчика обязанности по уплате 5000000,00 рублей одноразово судебной неустойки за неисполнение судебного акта в установленный срок и 5000,00 рублей судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения судебного акта до момента его фактического исполнения.

Согласно п.3 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 №22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» следует, что в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по не денежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия или воздержаться от совершения определенного действия, вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п.4 ст.1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически.

С учетом вышеизложенного, исходя из обстоятельств дела, суд считает необходимым присудить 5000,00 рублей судебной неустойки за каждый день неисполнения компенсации за ожидание исполнения судебного акта, начиная с 11 дня с даты его вступления в законную силу. В остальной части взыскания судебной неустойки суд отказывает.

В соответствии со ст.110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взыскать 29000,00 рублей в счет возмещения судебных расходов на оплату госпошлины.

Руководствуясь ст.ст.49, 110, 167-170, 176, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Запретить ООО «ЧАЙХАНА» при осуществлении своей деятельности использовать товарный знак №517821 «ЧАЙХАНА ПАВЛИН МАВЛИН» (обозначений сходных с ним).

Обязать ООО «ЧАЙХАНА» устранить допущенное нарушение путем удаления указанного товарного знака из материалов, сопровождающих деятельность общества, в том числе, из документации, с рекламы, вывесок, интернет-ресурсов.

Взыскать ООО «ЧАЙХАНА» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 1000000,00 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №517821, 29000,00 рублей в счет возмещения судебных расходов на оплату госпошлины.

В случае неисполнения ООО «ЧАЙХАНА» судебного решения в 10-дневный срок с даты его вступления в законную силу, взыскать с ООО «ЧАЙХАНА» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 5000,00 рублей судебной неустойки за каждый день неисполнения компенсации за ожидание исполнения судебного акта.

В остальной части иска отказать.

Выдать исполнительные листы в установленном порядке.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской области.

Судья

Маркова Н.Л.