Решение от 16 сентября 2018 г. по делу № А45-15076/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


Именем Российской Федерации



Р Е Ш Е Н И Е

Дело №  А45-15076/2018
г. Новосибирск
17 сентября 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена   12 сентября 2018 года.

     Решение изготовлено в полном объеме     17 сентября 2018 года.


Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Хорошуля Л.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Щербининой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по адресу: <...>, дело по иску открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат», г. Новосибирск, (ОГРН <***>)

к обществу с  ограниченной  ответственностью  «Кемеровский хладокомбинат», г. Кемерово

обществу с ограниченной ответственностью «Атлант», г. Новосибирск, (ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии представителей:

истца – ФИО1 – доверенность №013 от 01.01.2018, паспорт, ФИО2 – доверенность от 02.11.2015, паспорт,

ответчика ООО «Кемеровский хладокомбинат» - ФИО3 – доверенность №40 от 01.01.2018, паспорт,


                                                 У С Т А Н О В И Л:

открытое акционерное общество «Новосибирский хладокомбинат» (далее – ОАО «Новосибирский хладокомбинат») обратилось в арбитражный суд с иском о солидарном взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Кемеровский хладокомбинат» (далее – ООО «Кемеровский хладокомбинат» и общества с ограниченной ответственностью «Атлант» (далее – ООО «Атлант») 3 800 000 рублей компенсации за незаконное использование ответчиками товарного знака по свидетельству Российской Федерации №369147.

Требование истца нормативно обосновано статьями 8, 11, 12, 128, 195, 196, 1225, 1226, 1229, 1248, 1250, 1252, 1477-1482, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивировано неправомерными действиями ответчиков по производству, предложению к продаже и продаже товаров, торговое наименование которых включало товарный знак, исключительное право на который зарегистрировано за истцом.

ООО «Кемеровский хладокомбинат» отклонило требования истца как необоснованные, ссылаясь на злоупотребление истцом своим правом, выразившееся в подаче иска в защиту не принадлежащего ему права. ООО «Кемеровский хладокомбинат» ссылается также на недоказанность истцом количества выпущенной продукции с использование товарного знака «Золотая серия», неверно определенный истцом размер компенсации, полагая его явно завышенным.

ООО «Атлант» отзыв по делу и доказательства, опровергающие требования истца, суду не представило.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец заявил об отказе от исковых требований к ООО «Атлант».

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации №369147 «Золотая серия» с датой приоритета 18.04.2007. Товарный знак зарегистрирован по классу 30 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) в отношении товаров: вещества связующие для пищевого льда; йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого.

В период 2013 – 2017 годов на территории Российской Федерации в торговой сети находился в продаже разнообразный ассортимент мороженого (ванильный пломбир), производителем которого являлось АО «Новокузнецкий хладокомбинат». Торговое наименование указанных товаров «Золотая серия. Любимый пломбир» включало в себя товарный знак «Золотая серия».

Указанные действия совершены ООО «Кемеровский хладокомбинат» с целью извлечения прибыли в отсутствие согласия ОАО «Новосибирский хладокомбинат» на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации №369147.

       Изначально спорный товарный знак был зарегистрирован не за истцом              

(ОРГН <***>), а за сторонней организацией, имеющей

тождественное наименование: ОАО «Новосибирский хладокомбинат» (ОГРН <***>).

       Однако в 2010 году между первоначальным правообладателем и истцом

был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарные

знаки от 28.06.2010, который впоследствии прошел процедуру

государственной регистрации.

       Договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 28.06.2010  в споре не состоит, также отсутствуют какие-либо судебные акты, определяющие данную сделку как незаключенную/недействительную.

       Согласно пункту 1 статьи 1225, статьям 1477, 1479, 1480, 1482

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарный знак

- это охраняемый объект интеллектуальной собственности.

       В силу статьи 1478, пункта 1 статьи 1484 ГК РФ обладателем

исключительного права на товарный знак является истец, т.к. именно на его

имя данный знак зарегистрирован, что следует из Свидетельства на товарный

знак № 369147.

       Исключительное право на спорный товарный знак действует с

18.04.2007, в настоящее время срок действия продлен до 18.04.2027.

        Таким образом, в период использования ответчиком спорного товарного

знака (2013-2017 гг.) исключительное право на него имело и имеет правовую

охрану.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 01.06.2017 по делу №А45-949/2016, принятым по иску ОАО «Новосибирский хладокомбинат», предъявленному к ООО «Кемеровский  хладокомбинат», ООО «Атлант», установлено, что в настоящее время на территории Российской Федерации в торговой сети, находится в продаже разнообразный ассортимент мороженого (ванильный пломбир), производителем которого является ООО «Кемеровский хладокомбинат», что подтверждено этикетками спорного товара:

-мороженое «Золотая серия. Любимый пломбир», пломбир ванильный, в стаканчике, 80 гр. (место продажи: г. Новосибирск, ООО «Атлант»);

-мороженое «Золотая серия. Любимый пломбир», пломбир ванильный, в стаканчике, 80 гр. (место продажи: г. Казань, ООО «Бахетле-1»);

 -мороженое «Золотая серия. Любимый пломбир», пломбир ванильный, в стаканчике, 80 гр.(место продажи: г. Челябинск, ИП ФИО4);

 -мороженое «Золотая серия. Любимый пломбир», пломбир ванильный, весовое, 900 гр. (место продажи: п. Усады, Республика Татарстан, ЗАО «ТК «Эдельвейс»).

Торговое наименование всех вышеуказанных товаров «Золотая серия. Любимый пломбир» включает в себя словосочетание «Золотая серия», которое полностью тождественно товарному знаку.

Судом по делу №А45-949/2017 также установлено, что ООО «Кемеровский хладокомбинат» не имело права вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации  зарегистрированный за иным лицом товарный знак. Введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации  зарегистрированного за иным лицом товарного знака, является нарушением исключительного права правообладателя.

        Доводы ООО «Кемеровский хладокомбинат» о том, что в настоящий момент ответчик не производит и не реализует мороженое и однородные товары с использованием товарного знака «Золотая серия», опровергнуты представленными в материалы дела №А45-949/2017 доказательствами.

        В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

       Принимая во внимание, что все юридически значимые обстоятельства нарушения ответчиками исключительных прав истца на товарный знак №369147 установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Новосибирской области от 01.06.2017 по делу №А45-949/2017, при рассмотрении настоящего дела они не подлежат доказыванию.

       Возражения ООО «Кемеровский хладокомбинат» в части предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации №369147 не подлежат рассмотрению в данном деле, так как относятся к юрисдикции Федерального государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» отделения Палаты по патентным спорам.              

       Истец, ссылаясь на нарушение его исключительных прав в связи с производством, предложением к продаже и продажей ответчиком без разрешения правообладателя товара, торговое наименование которого включало в себя товарный знак истца «Золотая серия», то есть сходно до степени смешения с товарным знаком истца, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о солидарном взыскании с ООО «Кемеровский хладокомбинат»  3 800 000 рублей компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и заявленной в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены лицензионного договора на использование товарного знака РФ по свидетельству №369147 от 01.12.2016, заключенного истцом с ООО «Фабрика мороженого «Благовещенский пломбир», зарегистрированного 19.06.2017 №РД0225577.

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в части 2 статьи 1484 того же Кодекса, а именно путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Частью 3 указанной статьи установлен запрет использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации  гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Таким образом, в соответствии с приведенными правовыми нормами основанием для удовлетворению заявленных в рамках данного дела требований истца являются факты использования ответчиками без разрешения истца-правообладателя обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при введении в гражданский оборот товаров и/или услуг тождественных или однородных товара и услугам, в отношении которых товарному знаку истца предоставлена правовая охрана.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации  правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом  для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3) в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации  с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017.

ОАО «Новосибирский хладокомбинат» при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчиков, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

ООО «Кемеровский хладокомбинат» не указано на наличие обстоятельств, указанных в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П в качестве критериев, не представлены в суд доказательства, свидетельствующие о наличии фактических обстоятельств, соответствующих вышеназванным критериям.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Между тем доказательства, свидетельствующие о возможности применения судом экстраординарной меры – снижение компенсации ниже минимального предела ответчиками суду не представлены.

Как видно из материалов дела,  акционерное общество «Торговая  компания «Эдельвейс» во исполнение определения суда представило информацию о том, что за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 мороженое весовое (торговое наименование «Золотая серия» пломбир 900 г, производитель ООО «Кемеровский хладокомбинат) продано в сети АО «ТК «Эдельвейс» в количестве 5 256 штук. Розничная стоимость мороженого весового в 2016 году составила 208 рублей.

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 мороженое весовое (торговое наименование «Золотая серия» пломбир 900 г, производитель ООО «Кемеровский хладокомбинат» продано в сети АО «ТК «Эдельвейс» в количестве 2 691 штуки по цене 236 рублей 90 копеек.

       Как следует из материалов дела, стоимость использования товарного знака «Золотая серия» по свидетельству Российской Федерации №369147 лицензиатом по лицензионному договору на использование товарного знака РФ по свидетельству №369147 от 01.12.2016, заключенного между ОАО «Новосибирский хладокомбинат» (лицензиаром) и ООО «Фабрика мороженого «Благовещенский пломбир» (лицензиатом) составляет 1 900 000 рублей. Следовательно, двукратная стоимость права использования товарного знака  составляет 3 800 000 рублей.

       Таким образом, истец правомерно с учетом периода использования его товарного знака (2013 – 2017 годы), объемов продаж контрафактного мороженого, поставляемого ООО «Кемеровский  хладокомбинат», предъявил к взысканию с указанного ответчика  компенсацию в размере 3 800 000 рублей.              

С учетом изложенного, требования истца суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Отказ истца от иска в части требований, предъявленных к ООО «Атлант», не противоречит действующему законодательству, права и законные интересы иных лиц не нарушает.

       Руководствуясь  статьей 110, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 151, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд    

                                                       Р Е Ш И Л:                                                                                                                                                   

принять отказ истца от требований, предъявленных обществу с ограниченной ответственностью «Атлант».

Производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кемеровский хладокомбинат» в пользу открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат» 3 800 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации №369147, 42 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).

Решение суда, вступившее в законную силу,  может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу,  в Суд по интеллектуальным правам (город Москва) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.


          Судья                                                                                        Л.Н. Хорошуля