Решение от 27 августа 2018 г. по делу № А41-29179/2018

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-29179/18
28 августа 2018 года
г.Москва


Резолютивная часть объявлена 02 августа 2018 года

Полный текст решения изготовлен 28 августа 2018 года

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Минаевой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) к ООО "АВЕРС-МЕДТЕХ", ООО «БИОСПЕКТР»

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании - согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) (далее – истец, компания) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "АВЕРС-МЕДТЕХ" (далее – ответчик 1) о запрете ввоза и/или иного введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации Товара, задекларированного в установленной форме по ДТ № 10005022/300118/0006977, на котором использован товарный знак Истца по международной регистрации № 637074 и взыскании расходов по государственной пошлине.

По ходатайству истца к участию в деле в качестве соответчика, определением суда от 02.07.2018 привлечено ООО «БИОСПЕКТР» (ответчик 2).

До принятия судебного акта по существу спора истец в соответствии с ч. 1 ст. 49 АПК РФ уточнил исковые требования и просил запретить ответчикам ввоз и/или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации Товара «Анализатор иммунохемилюминесцентный «IMMULITE 2000» с принадлежностями, изготовитель: «SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC», товарный знак: «SIEMENS», задекларированного в установленной форме по ДТ № 10005022/300118/0006977, на котором использован товарный знак Истца по международной регистрации № 637074;

- изъять из оборота и обязать уничтожить ООО «БИОСПЕКТР» (как фактического владельца Товара) товар «Анализатор иммунохемилюминесцентный «IMMULITE 2000» с принадлежностями, изготовитель: «SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC», товарный знак: «SIEMENS», задекларированный в установленной форме по декларации на товары № 10005022/300118/0006977, на котором использован товарный знак Истца по международной регистрации № 637074 за счет самого нарушителя (без какой бы то ни было компенсации);

- взыскать солидарно с Ответчика 1 и Ответчика 2 компенсацию в размере 1 963 444 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи четыреста сорок четыре) рубля 02 копейки за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации № 637074, осуществленное при ввозе товара по декларации на товары № 10005022/300118/0006977;

- взыскать солидарно с Ответчика 1 и Ответчика 2 сумму уплаченной государственной пошлины.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в исковом заявлении, представил возражения на отзыв ответчика.

Представитель ответчиков возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзывах на иск.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в части по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации подлежат учету названные выше критерии.

Как следует из материалов дела, Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG), обладает исключительным правом на словесный товарный знак: «SIEMENS» по международной регистрации № 637074 с датой приоритета от 31 марта 1995 г. (далее - "Товарный знак"). Данному товарному знаку была предоставлена правовая охрана на территории целого ряда государств, включая территорию Российской Федерации.

В соответствии с письмом от 18 мая 2016 г. № 14-40/23636, от 23 октября 2017 г. №14-37/59480, решением от 06.03.2018 №14-38/05583 указанный товарный знак включен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации и срок принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, продлен до 01.12.2018.

Истцу стало известно, что ООО «АВЕРС-МЕДТЕХ» по таможенной декларации (далее также - декларация на товары, ДТ, ГТД) № 10005022/300118/0006977 осуществил ввоз на территорию Российской Федерации следующей продукции: «Анализатор иммунохемилюминесцентный «IMMULITE 2000» с принадлежностями, изготовитель: «SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC», товарный знак: SIEMENS, модель 2000, количество: 1 шт., страна происхождения: США» (далее - «ТОВАР»).

В обоснование заявленных требований к ООО «БИОСПЕКТР» истец ссылается на то, что 24 апреля 2018 года ООО "АВЕРС-МЕДТЕХ" спорный товар был продан ООО «БИОСПЕКТР», что подтверждается представленной в материалы дела копией договора и товарной накладной. Таким образом, в настоящий момент фактическим владельцем спорного оборудования является ООО «БИОСПЕКТР».

Полагая, что указанными действиями ответчиков нарушается исключительное право на товарный знак «SIEMENS», который принадлежит компании, она обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Действия по ввозу товаров на территорию Российской Федерации считаются оконченными с момента перемещения спорных товаров через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации (пункт 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях").

Таким образом, факт ввоза товара на таможенную территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима, предполагающего использование указанного в ней товара в гражданском обороте на территории Российской Федерации, подтверждается подачей ответчиком 1 в таможенные органы декларации на товар.

Судом установлено, что Компания как обладатель исключительного права на вышеуказанный товарный знак, согласия ООО «АВЕРС-МЕДТЕХ» на ввоз товара, маркированного каким-либо товарным знаком по свидетельству №637074, не давала.

Таким образом, ООО "АВЕРС-МЕДТЕХ" были нарушены исключительные права на товарные знаки компании Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) путем ввоза товаров на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12 отмечено, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Так, истец требует выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товара – 1 963 444 руб. 02 коп..

Согласно правовой позиции, содержащейся в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 № 498/12, по смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, так и иным способом, в том числе исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.

Учитывая, что при расчёте размера компенсации истец исходил из задекларированной ответчиком 1 стоимости товара, требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права путем ввоза на территорию РФ товаров по рассматриваемой таможенной декларации подлежит удовлетворению в заявленном размере за счет ООО "АВЕРС-МЕДТЕХ".

Истец просит взыскать солидарно с Ответчика 1 и Ответчика 2 компенсацию в размере 1 963 444 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи четыреста сорок четыре) рубля 02 копейки за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации № 637074, осуществленное при ввозе товара по декларации на товары № 10005022/300118/0006977.

Суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований в части взыскания компенсации с ООО «БИОСПЕКТР» в связи со следующим.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 20.07.2010 N 2995/10, если действия нарушителей исключительных прав являются совместными, представляют собой один случай неправомерного использования произведений или объектов смежных прав, то они образуют единый состав правонарушения, что влечет солидарную ответственность нарушителей перед обладателями исключительных прав. И наоборот, если действия нарушителей исключительных прав являются независимыми друг от друга, представляют собой различные случаи неправомерного использования произведений или объектов смежных прав, они образуют самостоятельные составы правонарушения, что влечет индивидуальную ответственность каждого из нарушителей.

В обоснование предъявления солидарных требований в части взыскания компенсации истец сослался на аффилированность ответчиков друг с другом.

Между тем сама по себе аффилированность участников гражданского оборота может свидетельствовать о координации действий аффилированных лиц, но не будет безусловно означать совершение этими лицами одного и того же нарушения, поскольку каждое из указанных аффилированных лиц является самостоятельным юридическим лицом, обладающим предусмотренными законом правами и обязанностями.

В нарушение статьи 65 АПК РФ не указано какими способами осуществлялось нарушение исключительных прав истца на спорный товарный знак ответчиком 2 - ООО «БИОСПЕКТР», какие конкретно нарушения были допущены ООО «БИОСПЕКТР» в период принадлежности истцу исключительного права на спорный товарный знак.

С учетом изложенного в удовлетворении исковых требований в части взыскания компенсации с ООО «БИОСПЕКТР» за нарушение исключительных прав на товарный знак надлежит отказать.

Признание незаконным ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарными знаками, правообладателем которых является истец, без его согласия в силу статьи 1252 ГК РФ влечет признание этого товара контрафактным с его изъятием из гражданского оборота и последующим уничтожением. Правомерность такого подхода также согласуется с пунктом 25 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Кроме того, необходимо учитывать, что нормы статьи 10 ГК РФ предполагают добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий. Между тем, поскольку допущено нарушение исключительных прав правообладателя, то последний вправе требовать, в том числе в судебном порядке, пресечения нарушения его исключительных прав на товарные знаки, таким способом и является требование о прекращении ввоза либо хранения, либо перевозки с целью продажи на территории Российской Федерации, предложения к продаже, продажи, демонстрации на выставках и ярмарках или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации и обязании изъять из гражданского оборота и уничтожить товар, указанный в таможенной декларации № 10005022/300118/0006977. Такой правовой подход отражен, в частности в определениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.10.2012 по делу № ВАС-39/12, от 17.10.2012 по делу № ВАС-12821/12, от 15.10.2012 по делу № ВАС-12700/12.

Требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

Между тем, исковые требования компании об обязании ответчиков прекратить нарушение исключительных прав на товарные знаки, незаконное использование товарного знака в той их части, в которой истец просит прекратить дальнейшее введение в гражданский оборот товаров, ввезенных по конкретной декларации на товар, на котором используется товарный знак истца, не могут быть признаны носящими абстрактный характер, а потому оснований для отказа в их удовлетворении по вышеназванному основанию не имеется.

В этой связи должно быть установлено, находится ли ввезенный с незаконным использованием товарного знака товар у ответчика, либо он продан им другому лицу.

Судом установлено, что спорный товар был продан ООО "АВЕРС-МЕДТЕХ" по договору купли-продажи ООО «БИОСПЕКТР».

Таким образом на момент рассмотрения спора, фактическим владельцем оборудования является ООО «БИОСПЕКТР» в связи с чем требования об изъятии из оборота и уничтожении предъявленные к ответчику 2 подлежат удовлетворению.

Не смотря на то, что ООО "АВЕРС-МЕДТЕХ" представлены доказательства реализации ввезенного на территорию Российской Федерации товара, суд считает требования о запрете ООО "АВЕРС-МЕДТЕХ", ООО «БИОСПЕКТР» введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а равно о запрете обращения на территории Российской Федерации товара: «Анализатор иммунохемилюминесцентный «IMMULITE 2000» с принадлежностями, изготовитель: «SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC», товарный знак: «SIEMENS», задекларированного в установленной форме по ДТ №10005022/300118/0006977, на котором использован товарный знак истца по международной регистрации №637074, законными и обоснованными, поскольку сохраняется возможность возврата спорного товара от ООО «БИОСПЕКТР» к ООО "АВЕРС-МЕДТЕХ".

Государственная пошлина подлежит взысканию в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Запретить ООО "АВЕРС-МЕДТЕХ", ООО «БИОСПЕКТР» введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а равно запретить обращение на территории Российской Федерации товара: «Анализатор иммунохемилюминесцентный «IMMULITE 2000» с принадлежностями, изготовитель: «SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC», товарный знак: «SIEMENS», задекларированного в установленной форме по ДТ №10005022/300118/0006977, на котором использован товарный знак истца по международной регистрации №637074.

Изъять из оборота и обязать уничтожить ООО «БИОСПЕКТР» товар: «Анализатор иммунохемилюминесцентный «IMMULITE 2000» с принадлежностями, изготовитель: «SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC», товарный знак: «SIEMENS», задекларированного в установленной форме по ДТ №10005022/300118/0006977, на котором использован товарный знак истца по международной регистрации №637074 (без какой бы то ни было компенсации).

Взыскать с ООО "АВЕРС-МЕДТЕХ" в пользу Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) компенсацию в размере 1 963 444 руб. 02 коп. за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации №637074, осуществленное при ввозе товара по декларации на товары №10005022/300118/0006977.

Взыскать с ООО "АВЕРС-МЕДТЕХ" в пользу Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) 32 634 руб. 44 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с ООО «БИОСПЕКТР» в пользу Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) 6000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента принятия.

СудьяН.В. Минаева