Решение от 20 ноября 2023 г. по делу № А40-146292/2022

РЕШЕНИЕ


Именем Российской Федерации


г.Москва


20.11.2023 Дело № А40- 146292/22-110-1085


Резолютивная часть решения объявлена 27.10.2023

Решение в полном объеме изготовлено 20.11.2023

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "НДФЛКА.РУ" (350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР ГОРОД, КРАСНАЯ УЛИЦА, ДОМ 74, 8,8/1, ОГРН: <***>) к ФИО2 ( ИНН <***>) о взыскании компенсации, о запрете, об обязании,

Соответчик- общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ПОИНТ" (123112, <...>, ЭТАЖ/ПОМ 11/10, ОГРН: <***>)



при участии:

от истца – ФИО3 по дов. от21.01.2021,

от ответчика- ФИО4 по дов. от 19.10.2022,

от соответчика-Глушков Н.А. по дов. от 14.04.2023,





УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "НДФЛКА.РУ" к ФИО2 о защите исключительных прав на товарный знак «НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ» по свидетельству РФ № 762308.

Определением от 15.02.2023 в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ПОИНТ". При этом истец указал требования к каждому из ответчиков, изменив в том числе размер в порядке ст. 49 АПК РФ, а именно:

-запретить ФИО2 использовать товарный знак «НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ» по свидетельству РФ № 762308 и сходные с ним до степени смешения обозначения «taxconcierge» и «tax-concierge» в доменных именах taxconcierge.ru и tax-concierge.ru;

-обязать ФИО2 и общество с ограниченной ответственностью «ИСТ ПОИНТ» опубликовать в полном объеме вступивший в законную силу судебный акт, которым будет закончено рассмотрение настоящего дела по существу, в печатном СМИ газете «Коммерсантъ» (свидетельство СМИ ПИ № ФС 77 - 76924) в течение 30 календарных дней со дня вступления указанного судебного акта в законную силу;

-взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НДФЛКА.РУ» компенсацию за нарушения исключительного права на товарный знак «НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ» по свидетельству РФ № 762308 в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей;

-взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИСТ ПОИНТ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «НДФЛКА.РУ» компенсацию за нарушения исключительного права на товарный знак «НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ» по свидетельству РФ № 762308 в размере 9 891 000 (Девять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча) рублей.

Ответчики иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, ООО «НДФЛКА.РУ» является правообладателем товарного знака «НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ» по свидетельству Российской Федерации № 762308 .

Товарный знак «НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ» зарегистрирован в том числе в отношении таких услуг 35 и 36 классов МКТУ, как составление налоговых деклараций, услуги по подаче налоговых деклараций, ведение бухгалтерских документов, экспертиза налоговая, анализ финансовый; информация финансовая; исследования финансовые; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; менеджмент финансовый; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; услуги финансовые таможенных брокеров.

1 ответчик является администратором доменных имен taxconcierge.ru и tax-concierge.ru.

Истец ссылается на те обстоятельства, что с использованием сайтов taxconcierge.ru и tax-concierge.ru предлагаются и оказываются следующие услуги: «ведение бухгалтерского учета, составление и сдача отчетности, защита интересов от лица налогоплательщиков, снижение налогового давления».

Перечисленные услуги однородны с указанными выше услугами 35 и 36 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ» № 762308.

Для индивидуализации указанных выше услуг на сайтах taxconcierge.ru и tax-concierge.ru используются тождественные и сходные до степени смешения с товарным знаком «НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ» № 762308 обозначения «Налоговый консьерж», «Первый налоговый консьерж», «сервис Налоговый консьерж», «Tax Concierge Service», «Tax Concierge».

Доменные имена taxconcierge.ru и tax-concierge.ru также являются сходными до степени смешения с товарным знаком «НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ» № 762308, поскольку является переводом последнего на английский язык.

В обоснование требований к соответчику истец сослался на те обстоятельства, что в период с 14.07.2020 по 08.07.2022 ООО «ИСТ ПОИНТ» осуществляло предпринимательскую деятельность под фирменными наименования .

- общество с ограниченной ответственностью «ТАКС КОНСЬЕРЖ СЕРВИС»,

- ООО «ТАКС КОНСЬЕРЖ СЕРВИС».


Обозначение «ТАКС КОНСЬЕРЖ СЕРВИС» в написании на латинице использовалось на сайтах Ответчика ФИО2

огласно выписке из ЕГРЮЛ (приложение № 4) видами деятельности ООО «ТАКС КОНСЬЕРЖ СЕРВИС» (ООО «ИСТ ПОИНТ») являются в том числе:

- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию,

- деятельность по проведению финансового аудита,

- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

Как видно, ООО «ТАКС КОНСЬЕРЖ СЕРВИС» (ООО «ИСТ ПОИНТ») осуществляло именно те виды деятельности, которые:

- во-первых, были указаны на сайтах Ответчика ФИО2 taxconcierge.ru и tax-concierge.ru,

- во-вторых, однородны с услугами 35 и 36 классов МКТУ, указанных в товарном знаке Истца: составление налоговых деклараций, услуги по подаче налоговых деклараций, ведение бухгалтерских документов, экспертиза налоговая, анализ финансовый; информация финансовая; исследования финансовые; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; менеджмент финансовый; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество].

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

2) при выполнении работ, оказании услуг;

4) в предложениях об оказании услуг, а также в объявлениях и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации».

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования:

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

о взыскании компенсации;

о публикации решения суда.

Согласно ст. 1515 ГК РФ правообладатель также вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В обоснование размера компенсации к соответчику истец сослался на подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в размере выручки Ответчика от оказания услуг под товарным знаком Истца, при этом добровольно ограничил размер компенсации однократной стоимостью услуг, оказанных Ответчиком под товарным знаком Истца, и учел в размере компенсации выручку Ответчика только за один год использования товарного знака Истца, тогда как такое использование продолжалось Ответчиком в течение двух лет.

В обоснование требования о публикации решения Истец сослался на то, что ООО «ИСТ ПОИНТ» осуществлял предпринимательскую деятельность под сходным с товарным знаком Истца фирменным наименованием ООО «ТАКС КОНСЬЕРЖ СЕРВИС».

В число читателей «Коммерсанта» входят в том числе представители бизнес-сообщества, собственники и руководители российских компаний. Именно от этил лиц Ответчик ООО «ИСТ ПОИНТ» и представил письма об оказании им услуг.

Предоставленные Московским региональным отделением № 11 Фонда социального страхования Российской Федерации документы свидетельствуют о том, что Ответчик ООО «ИСТ ПОИНТ» использовал сходное до степени смешения с товарным знаком Истца фирменное наименование ООО «ТАКС КОНСЬЕРЖ СЕРВИС» на протяжении примерно 2 лет, в течение которых он регулярно получал выручку от оказания услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак Истца.

Данное обстоятельство, наряду с размещением в сети Интернет двух сайтов Ответчика ФИО2, по мнению Истца, обусловливают необходимость оповещения потребителей услуг по налоговому консультированию, ведению бухгалтерского учета, проведению финансового аудита о действительном правообладателе бренда «НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ».

Вместе с тем , суд приходит к выводу о том, что доменные имена taxconciergeaui и tax-concierge.ru не являются схожими до степени смешения с Товарным знаком Налоговый консьерж» по свидетельству РФ № 762308.

Также фирменное наименование ООО «ТАКС КОНСЬЕРЖ СЕРВИС» не сходно до степени смешения с товарным знаком Истца. Вероятность смешения с товарным знаком при использовании наименования отсутствует. Перевод термина с одного языка на другой не может являться сходным до степени смешения.

Обозначение «ТАКС КОНСЬЕРЖ СЕРВИС», являвшегося частью фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «ТАКС КОНСЬЕРЖ СЕРВИС» не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 762308 на основании того, что оно не сходно до степени смешения по фонетическим и семантическим признакам.

Вероятность смешения при использовании фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «ТАКС КОНСЬЕРЖ СЕРВИС» с товарным знаком по свидетельству № 762308 в отношении услуг, для индивидуализации которых товарный знак по свидетельству зарегистрирован и однородных услуг не возникает.

Согласно заключению специалиста ФИО5, нет оснований для вывода о том, что словесный элемент ТАКС российские потребители будут переводить в транслитерацию на латиницу, выбирать из возможных вариантов транслитерации английское слово TAX, и переводить его потом на русский язык. Согласно опросу ВЦИОМ свободно владеют английским языком всего 5% россиян (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/inostrannyj-yazyk-perspektivnaya-investicziya?ysclid=lin2dc4jj949922060). С учетом количества россиян, пользующихся бухгалтерскими услугами, среди 5%, владеющих английским языком, прочтение слова ТАКС в кириллице, как английское слово tax маловероятно. Учитывая, что слово ТАКС используется в фирменном наименовании вместе с указанием форму предприятия «общество с ограниченной ответственностью», указывает на российскую фирму у потребителя не может возникнуть ассоциации слова ТАКС со словами иного языка. Слово ТАКС однозначно воспринимается потребителями как слово, выполненное в кириллице.

Обозначение «ТАКС КОНСЬЕРЖ СЕРВИС» и обозначение НАЛОГОВЫЙ КОНСЬЕРЖ не являются сходными, поскольку не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими факторами. Сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому признаку сходства за счет разного количества слов. При этом следует отметить, что словесный элемент «ТАКС» в фирменном наименовании занимает начальную, наиболее сильную позицию, с которой начинается восприятие обозначения потребителем, что приводит к еще большим фонетическим отличиям сравниваемых знаков. Кроме того, знаки производят разное общее зрительное впечатление за счет их разной длины. Также в отличие от обладающего семантикой слова НАЛОГОВЫЙ словесный элемент ТАКС не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Согласно пункту 162 Постановления N 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В силу пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Учитывая, что специальных знаний для оценки тождественности(сходности до степени смешения) не требуется, суд, оценив наряду с другими доказательствами, применив Правила сравнения , приходит об обоснованности указанных доводов.

Истец и Ответчик 2 оказывают различные услуги, направленные на различных потребителей.

Согласно сайту Истца , им оказываются следующие услуги:

• Налоговый вычет за покупку квартиры;

• Возврат налога по процентам по ипотеке;

• Вернуть 13% налога за лечение или обучение;

• Возврат НДФЛ за дом;

• Налоговый вычет по ИИС или налоги инвестора;

• Стандартный налоговый вычет на ребенка;

• Калькулятор вычетов;

• Возврат взносов по страхованию;

• Налоговый вычет за 7 дней;

• Налоговый вычет при мат. капитале или военной ипотеке.

То есть, очевидно, что основным потребителем услуг Истца являются физические лица, которые получают услуги в сфере налогового консультирования по бытовым вопросам.

Ответчик 2 занимается оказанием услуг юридическим лицам в сфере предпринимательской деятельности, что подтверждается в том числе сайтом Ответчика 2 (Приложение № 3), где перечислены следующие услуги:

• Проверка квартальных отчетов.

• Постановка юридических лиц на учет.

• Разработка учетной политики.

• Автоматизация учета.

• Комплексное ведение бухгалтерии.

• Оптимизация движения потоков реальных активов (закупки, запасы, продажи) и денежных потоков.

Факт того, что Ответчик 2 оказывает услуги юридическим лицам, подтверждается также соответствующими письмами.

В опровержение Заключения специалиста со стороны Истца представлены следующие документы: рецензия патентного поверенного ФИО6 от 23.08.2023 (далее -«Рецензия»), лингвистическое заключение ФИО7 от 21.08.2023 (далее -«Лингвистическое заключение»).

По результатам анализа представленных доказательств, ООО «ИСТ ПОИНТ» указывает на необоснованность выводов, наличие противоречий между Рецензией и Лингвистическое заключением.

В частности, на странице 4 Рецензии указано, что вывод специалиста ФИО5 о том, что «КОНСЬЕРЖ СЕРВИС» указывает на род, форму оказания услуг не подтверждается представленными источниками, ни иными источниками. Но вместе с этим, на странице 3 Лингвистического заключения сделан вывод, где указано, что сочетание «консьерж-сервис» используется для обозначения услуги индивидуального сопровождения клиента. Соответственно имеет место противоречие Рецензии по отношению к Лингвистическому заключению.

На странице 6 Рецензии указано, что не является убедительной ссылка специалиста ФИО5, на то, что только 5 % российских потребителей свободно владеют английским языком.

Данный довод рецензента опровергается следующим.

Во-первых, в Заключении специалиста содержится ссылка на данные ВЦИОМА. То есть утверждение является мотивированным и обоснованным.

Во-вторых, сам рецензент голословно утверждает, что для того, чтобы знать значение известных английских слов «tax», «mother» и «car» нет необходимости владеть всем корпусом английского языка. Данное утверждение рецензента ничем не подтверждено, фактически является его личным мнением.

В-третьих, на странице 3 Лингвистического заключения содержится вывод, что слово «tax» является весьма распространенным словом английского языка. В качестве подтверждения представлена ссылка на иностранный сайт. Однако не представлены какие-либо объективные данные о степени известности данного термина именно среди российских потребителей.

В Лингвистическом заключении исследовался только вопрос сходства словосочетаний. В то время как представленное Заключение специалиста со стороны ООО «ИСТ ПОИНТ» отвечало на вопрос именно наличия вероятности смешения при использовании фирменного наименования. Таким образом, именно в Заключении специалиста ФИО5 исследовался вопрос, имеющий значение для настоящего спора, тогда как Заключение, представленное Истцом, основано на наводящих вопросах, искажающих непосредственное восприятие обозначений через опосредованные ассоциации со спорным элементом.

При этом Истцом не доказано, что выручка в размере 9 891 000 рублей связана с продажей услуг под товарным знаком Истца.

В силу п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу.

В силу абз. 3 п. 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Исходя из содержимого сайта Истца следует, что сам Истец не использует в своей деятельности товарный знак «Налоговый консьерж».

При этом, при осуществлении деятельности Истец активно использует следующий товарный знак


При указанных обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения иска.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110,123,156,167-170 АПК РФ,




РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НДФЛКА.РУ" (ОГРН: <***>) в федеральный бюджет госпошлину в размере 39 505 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.




Судья: А.В.Мищенко