Решение от 1 мая 2018 г. по делу № А56-59150/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-59150/2017
02 мая 2018 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена  11 апреля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  02 мая 2018 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Баженовой Ю.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (адрес:  адрес: Швейцария, Glattalstrasse 516 8153  Rumland Schweiz, дата регистрации 09.07.1969, регистрационный № CHE-102.159.089; адрес представителя: Россия 117461, Москва, ул. Каховка д. 10, к. 3, пом. II);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОФЛЕКС"  (адрес:  Россия, 198097, <...>, ОГРН:  <***>);

третье лицо: акционерное общество "ОДК-СТАР" (адрес:  Россия, 614990, г. Пермь, Пермский край, ул. Куйбышева, д.140А, ОГРН:  <***>)

о взыскании компенсации


при участии

- от истца: представители ФИО2 по доверенности от 08.11.2017;

- от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 29.09.2017;

- от третьего лица: представитель не явился, извещен. 



установил:

Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (далее - Истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРОФЛЕКС" (далее - Ответчик) о взыскании 1 514 511 руб. 01 коп. компенсации за незаконное использование товарных знаков KAISER и BIG KAISER в предложении о продаже товаров и на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации (с учетом уточнения основания иска, принятого судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ).

Определением суда от 15.08.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительного предмета спора, привлечено акционерное общество "ОДК-СТАР" (далее – Третье лицо).

В судебном заседании представители Истца исковые требования поддержали в полном размере.

Представитель Ответчика против удовлетворения иска возражал по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилось, ранее направило отзыв на исковое заявление, в котором возражало против удовлетворения иска.

Стороны в судебном заседании заявили, что ими представлены все доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела и принятия решения, о чем сделана соответствующая запись в протоколе судебного заседания, удостоверенная подписями представителей сторон.

Исследовав материалы, заслушав доводы сторон, суд установил следующее.

Компания Big Kaiser Praziisionswerkzeuge AG является правообладателем товарных знаков "KAISER" и "BIG KAISER" по международным регистрациям №572197 от 31.05.1991 и №1055784 от 13.09.2010 в отношении товаров и услуг, в том числе 07-го класса МКТУ (Механические инструменты). Указанные товарные знаки являются действующими на территории Российской Федерации.

По мнению Истца, Ответчиком нарушено его право на товарные знаки "KAISER" и "BIG KAISER" путем подачи заявки от 11.04.2017 на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки инструмента Big Kaiser для нужд АО «ОДК-СТАР» по извещению № ZK17041200039.

Также Истец ссылается на поставку Ответчиком Третьему лицу товаров, для индивидуализации которых использовано словесное обозначение, сходное с товарными знаками Истца. По мнению Истца, нарушение Ответчиком его прав на товарные знаки подтверждается представленными в материалы дела договором на поставку продукции № 57/05-17 от 04.05.2017, Спецификацией к указанному договору, товарной накладной от 13.07.2017 и платежными поручениями.

Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия от 26.05.2017 с требованиями о прекращении неправомерного использования зарегистрированных международных товарных знаков с требованием о выплате компенсации. 

Поскольку претензия оставлена Ответчиком без удовлетворения, Истец обратился в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Арбитражный суд считает исковые требования не обоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров (услуг) должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Материалами дела подтверждается, что Истец является правообладателем товарных знаков "KAISER" и "BIG KAISER" по международным регистрациям №572197 и №1055784, в том числе в отношении товаров 7-го класса МКТУ (механические инструменты, а именно станки для сверления, токарной обработки, фрезерования, сверлильные станки, инструментальные оправки, державки инструмента, вкладыши для резания, инструменты для твердых спеченных сплавов и сверлильные патроны, докрепежные механизмы для предварительной фиксации режущего инструмента; компрессорные двигатели для станочных инструментов, электрические двигатели для станочных инструментов и чистящие приспособления для станочных инструментов).

Российская Федерация является участником Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 (далее - Мадридское соглашение), и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989 (далее - Протокол к Мадридскому соглашению). В отношении Российской Федерации применено положение пункта 2 статьи 3-ter Протокола к Мадридскому соглашению о территориальном расширении, в соответствии с которым заявление о территориальном расширении охраны товарного знака может быть сделано после его международной регистрации. В пункте 2 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

Согласно представленным в материалы дела выпискам из Международного регистра торговых марок  запись о расширении охраны товарных знаков Истца на территории Российской Федерации внесена в 2016 году.

В апреле 2017 года Ответчик являлся участником открытого запроса котировок на право заключения договора поставки инструмента Big Kaiser. Данный факт подтвержден Заявкой Ответчика от 11.04.2017 и протоколами № 260 от 25.04.2017 и № 284 от 04.05.2017 по оценке заявок и выбору победителя, согласно которым Ответчик был признан победителем конкурсной процедуры.

04.05.2017 по результатам указанной конкурсной процедуры между Ответчиком и Третьим лицом заключен договор № 57/05-17 на поставку продукции. В материалы дела представлена товарная накладная № Е17311-462 от 13.07.2017 по указанному договору.

Однако документация о закупке не содержала требования к товарному знаку, которым должен быть индивидуализирован поставляемый товар. В разделе 9 «Требования к продукции» и Приложении № 3 к информационной карте «Требования к составу заявки» словосочетание «Big Kaiser» было указано в графе «Производитель». Требования коммерческого предложения на участие в закупке предполагали необходимость указания в представляемой документации наименования товара,  его производителя, количества, срока поставки, цены и стоимости товара.

Прямое указание в документации требования к производителю (путем указания фирменного наименования либо коммерческого обозначения, в том числе в том случае, если фирменное наименование либо коммерческое обозначение либо их части включены в какой-либо товарный знак) является именно требованием к производителю и не может расцениваться как указание на требование к товарному знаку.

Заявка Ответчика была составлена в полном соответствии с требованиями документации о закупке. При этом в Приложении № 1 к заявке (коммерческом предложении) Ответчика, а также в Спецификации (Приложении № 1 к договору  № 57/05-17 от 04.05.2017) словосочетание «Big Kaiser» указано было только в графе «Производитель». В товарной накладной № Е17311-462 от 13.07.2017 указание на обозначение «Big Kaiser» отсутствует.

Оценив в совокупности содержание документации о закупке, заявки Ответчика, Приложения № 1 к заявке (коммерческого предложения) и Спецификации к договору  № 57/05-17 от 04.05.2017, суд пришел к выводу, что Ответчиком использовалось при подаче заявки и заключении договора на поставку словосочетание «Big Kaiser» в качестве наименования производителя товара.

 Довод Истца о том, что при указании производителя товара Ответчик имел в виду товарный знак Истца, не подтверждается доказательствами и носит предположительный характер.

Некорректное (не полностью) воспроизведение фирменного наименования Истца, ("BigKaiser", вместо "BigKaiserPrazisionswerkzeugeAG") само по себе не свидетельствует об использовании Ответчиком товарного знака Истца.

Требования о защите права Истца на фирменное наименование либо коммерческое обозначение в настоящем деле не заявлялись. 

Доказательства фактической передачи Ответчиком Третьему лицу товара, на котором размещены обозначения, сходные с товарными знаками Истца, в материалы дела не представлены.

Оценив все представленные доказательства на предмет их относимости, допустимости и достаточности в соответствии со статьями 67, 68, 71 АПК РФ, суд считает, что Истец не доказал факт использования Ответчиком принадлежащих Истцу товарных знаков.

Учитывая изложенное, отсутствуют предусмотренные ст. 1515 ГК РФ основания для удовлетворения требования Истца о взыскании компенсации.

В соответствии с ч.1 ст.177 АПК РФ (в редакции, вступившей в законную силу с 01.01.2017) решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  



решил:

В удовлетворении иска отказать.


Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.


Судья                                                              Баженова Ю.С.