Решение от 8 февраля 2017 г. по делу № А40-173248/2016

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

08 февраля 2017 г.Дело № А40-173248/16-15-1520

Резолютивная часть решения объявлена «30» января 2017 года.

Решение в полном объеме изготовлено «08» февраля 2017 года.

г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Председательствующего: М.А. Ведерникова

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление

ООО «Инжект» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к 1) ООО «Инжект Центр» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

2) ООО «Инжект» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о защите прав на интеллектуальную собственность

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от заявителя: ФИО2 по дов. б/н от 18.09.2015,

ФИО3 паспорт

от ответчика ООО «Инжект Центр»: ФИО4 по дов. №21 от 27.07.2016,

ФИО5 паспорт

от ответчика ООО «Инжект»: ФИО6 по дов. №19 от 11.11.2016,

ФИО7 паспорт

УСТАНОВИЛ:

ООО «Инжект» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Инжект Центр» (ОГРН <***>), ООО «Инжект» (ОГРН <***>) (далее – ответчики) об обязании ООО «Инжект Центр» прекратить использование фирменного наименования, схожего до степени смешения с фирменным наименованием Истца, путем обязания ООО «Инжект Центр» внести изменения в его учредительные документы и их последующей государственной регистрацией; обязании ООО «Инжект» прекратить использование фирменного наименования, схожего до степени смешения с фирменным наименованием Истца, путем обязания ООО «Инжект» внести изменения в его учредительные документы и их последующей государственной регистрацией; обязании ООО «Инжект Центр» прекратить использование товарного знака, зарегистрированного под номером свидетельства 541432, схожего до степени смешения с фирменным наименованием Истца, путем удаления товарного знака со страницы в сети «Интернет», а также с любых предметов и оборудования, индивидуализирующих товары, работы и услуги ООО «Инжект Центр»; взыскании с ООО «Инжект Центр» суммы компенсации в размере 5 000 000 руб.; взыскании в пользу с ООО «Инжект» сумму компенсации в размере 5 000 000 руб. (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчики исковые требования не признали, по доводам изложенным в отзывах.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Инжект» (далее - «Истец») учреждено в 2007 году тремя участниками - ФИО8 (доля 33 %), ФИО5 (доля 33 %) и ФИО9 (доля 34 %). В должность генерального директора ООО «Инжект» вступил ФИО5.

В 2011 году участниками ФИО5 (доля 50 %) и ФИО9 (доля 50 %) было учреждено ООО «Инжект Центр» (далее - «Ответчик-1»). В должность генерального директора также вступил ФИО5.

Также в 2011 году ФИО7 (доля 20 %), ФИО6 (доля 40 %) и ФИО5 (доля 40 %) учредили ООО «Инжект» (далее - «Ответчик-2»). Генеральным директором назначен ФИО7.

Как пояснил истец, в настоящее время участниками ООО «Инжект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) являются ФИО8 с долей в 33 % и ФИО9 с долей в 34 %, доля в 33 % принадлежит Обществу. Генеральным директором является ФИО3.

Мотивируя исковые требования, истец указал, что фирменное наименование Истца было включено в ЕГРЮЛ ранее фирменных наименований Ответчиков. Согласно учредительным документам, Истец выступает в гражданском обороте под фирменным наименованием - Общество с ограниченной ответственностью «Инжект», зарегистрированным за ним в момент государственной регистрации юридического лица в 2007 году.

В соответствии с учредительными документами, первый Ответчик действует под фирменным наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Инжект Центр» с 2011 года, а второй Ответчик действует под фирменным наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Инжект» также с 2011 года.

Таким образом, фирменное наименование Истца было включено в ЕГРЮЛ ранее фирменных наименований Ответчиков.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд об обязании ООО «Инжект Центр» прекратить использование фирменного наименования, схожего до степени смешения с фирменным наименованием Истца, путем обязания ООО «Инжект Центр» внести изменения в его учредительные документы и их последующей государственной регистрацией; обязании ООО «Инжект» прекратить использование фирменного наименования, схожего до степени смешения с фирменным наименованием Истца, путем обязания ООО «Инжект» внести изменения в его учредительные документы и их последующей государственной регистрацией.

Как установлено в п. 3 ст. 1474 ГК РФ, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Из выписки ЕГРЮЛ следует, что основной деятельностью Истца является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Иные виды деятельности Истца связаны с оптовой торговлей и выполнением строительных работ. Географией деятельности Истца является г. Москва.

Основными видами деятельности Ответчика 1 и Ответчика 2, как следует из выписки ЕГРЮЛ, является оптовая торговля прочими строительными материалами. Иные виды деятельности связаны с оптовой торговлей и выполнением строительных работ. Территорией деятельности Ответчика 1 и Ответчика 2 также является г. Москва.

Из изложенного следует, что Ответчиками осуществляется деятельность, аналогичная деятельности Истца.

Использование Ответчиками фирменных наименований тождественный или сходных до степени смешения с фирменным наименованием Истца.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Как пояснил истец, анализ сайта в сети Интернет http://www.iniekt-msk.ru/, принадлежащего на правах аренды Ответчику 1, подтверждает, что в отношении Истца Ответчиком 1 осуществлялись незаконные действия, направленные на введение в заблуждение потребителей товаров, работ и услуг Истца, а также его основных клиентов и контрагентов. Опубликованная на указанном сайте информация также создает смешение между Истцом и Ответчиками, и, как следствие между их фирменными наименованиями, поскольку в своей основе относится к деятельности и деловой репутации Истца: время начала работы Ответчиков на строительном рынке - 2011 год, однако на Вебсайте указано время начала работы Истца - 2007 год; Указаны деловые партнеры Истца и иных лиц; Указаны выполненные Истцом и иными лицами различные строительные работы; Используется свидетельство СРО Истца.

Таким образом, поскольку Ответчики, имеющее схожие фирменные наименования, зарегистрированные в ЕГРЮЛ позднее фирменного наименования Истца, вся информация, опубликованная на сайте, используется Ответчиками с целью вызвать у клиентов и потребителей смешение с деятельностью Истца.

Также из учредительных документов Истца и Ответчиков следует, что они имеют общее тождественное ключевое слово - «Инжект» в своих фирменных наименованиях.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 и зарегистрированным в Министерстве юстиции 25.03.2003 (далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с Правилами звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, за исключением ситуации, в которой смысловое значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами, противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Как указывалось выше, Истец обладает исключительным правом на фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Инжект» (ООО «Инжект»). Ответчик 1 действует в гражданском обороте под фирменным наименованием - Общество с ограниченной ответственностью «Инжект Центр» (ООО «Инжект Центр»), а Ответчик 2 под фирменным наименованием - Общество с ограниченной ответственностью «Инжект» (ООО «Инжект»).

Таким образом, фирменные наименования истца и первого ответчика имеют фонетическое и смысловое сходство, фирменные наименования истца и второго ответчика являются идентичными.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что в связи с использованием ответчиками в своих фирменных наименованиях, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ позднее, чем о фирменном наименовании Истца, слова «Инжект», которое является ключевым в фирменном наименовании Истца, занимаясь тем же видом деятельности в том же регионе, что и Истец, факт нарушения Ответчиками исключительного права на фирменное наименование Истца является доказанным.

Статьей 54 ГК РФ установлено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование, которое указывается в его учредительных документах. Требования к фирменному наименованию устанавливаются ГК РФ и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ.

В соответствии с п.п.1, 3 ст. 1473 ГК РФ, юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке.

Согласно п.1 ст. 1474 Гражданского кодекса РФ, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В соответствии со ст. 1475 ГК РФ, исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

В п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ №122 от 13 декабря 2007 года указано, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых сторонами, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Ссылки ответчиков на отсутствие оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в указанной части ввиду наличия исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 541432 судом отклоняются, поскольку в соответствии с ч.2 ст. 1476 ГК РФ, фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

Доводы ответчиков об отсутствии фактического ведения истцом какой-либо экономической деятельности суд также признает подлежащими отклонению, ввиду их явной необоснованности и противоречии фактическим обстоятельствам и представленным в дело доказательствам (договоры выполнения работ, оказания услуг представлены в материалы дела).

Таким образом, суд приходит к выводу, что фирменные наименования Ответчиков сходны до степени смешения с фирменным наименованием Истца; право Истца на фирменное наименование возникло ранее прав ответчиков, в связи с чем, суд признает требование истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в части обязания ООО «Инжект» (ИНН <***>), ООО «Инжект Центр» (ИНН <***>) прекратить использование в фирменном наименовании обозначение «Инжект», сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Инжект» (ИНН <***>) применительно к видам деятельности, аналогичным видам деятельности осуществляемых ООО «Инжект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) (ОКВЭД), путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы и их государственной регистрацией.

Согласно норм п.3 ст. 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Истец, в рамках настоящего спора также требует взыскания с ответчиков компенсации, а именно просит взыскать с каждого ответчика сумму компенсации в размере 5 000 000 рублей, однако, суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителей, недоказанность вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 100 000 рублей, применительно к каждому из ответчиков.

Наряду с изложенным, суд отклоняет требования истца в остальной части, а именно в части обязания ООО «Инжект Центр» прекратить использование товарного знака, зарегистрированного под номером свидетельства № 541432, схожего до степени смешения с фирменным наименованием Истца, путем удаления товарного знака со страницы в сети «Интернет», а также с любых предметов и оборудования, индивидуализирующих товары, работы и услуги ООО «Инжект Центр», в силу следующих обстоятельств.

Как установлено судом и было указано выше, создание ООО «Инжект Центр», а затем и ООО «Инжект» (Ответчики), было обусловлено взаимовыгодным сотрудничеством учредителей сторон настоящего спора в качестве группы лиц и заинтересованных лиц, направленное на развитие бизнеса и извлечение прибыли всеми участниками.

Логотип/фирменный стиль, был разработан в ходе совместной коммерческой деятельности юридических лиц (сторон по делу) для индивидуализации деятельности группы обществ (было разработано изображение, цветовая гамма и текстовое сопровождение). При этом истец и ФИО6 не препятствовали ООО «Инжект Центр», а впоследствии и ООО «Инжект» (Ответчики), одним из участников которого он является, использовать разработанный логотип/фирменный стиль, в том числе регистрации спорного изображения в качестве комбинированного товарного знака. В комбинированном товарном знаке использовано изображение ротора угледобывающего комбайна. Учитывая род деятельности истца и ответчиков, наименование выбрано как производное вида деятельности - производство специальных инъекционных работ. В английской транскрипции ИНЪЕКТ - FNJEKT - на русском языке – ИНЖЕКТ, а также осуществлен выбор цветовой гаммы с привлечением внимания к логотипу, что и делает его запоминающимся.

На основании вышеизложенного, ООО «Инжект Центр» (ответчик) обратилось в уполномоченные органы с заявкой о регистрации Товарного знака.

06.05.2015 г. Товарный знак был зарегистрирован, что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №541432 от 06.05.2015 г. (приоритет товарного знака с 26.12.2013 г.).

Таким образом, ООО «Инжект Центр» является законным владельцем товарного знака.

После регистрации на имя ООО «Инжект Центр» указанного товарного знака, ООО «Инжект Центр» 06.05.2015 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Инжект» (Ответчик-2) в соответствии соположениями ст. 1484 ГК РФ было выдано Разрешение исх.№01-13 на использование товарного знака.

Как пояснил ответчик, после того, как ООО «Инжект Центр» стало известно о смерти своего участника ФИО9 были проведены все необходимые правовые мероприятия, в том числе государственная регистрация изменений в ЕГРЮЛ (Решение №1 и Выписка из ЕГРЮЛ прилагаются). По завершению указанных мероприятий между ООО «Инжект Центр» и ООО «Инжект» (Ответчик) 25.07.2016 г. было заключено Соглашение №1-СД/2016, по условиям которого стороны договорились совместно использовать сайт www.injekt-msk.ru, товарный знак ООО «Инжект Центр» и иными способами, направленными на достижение целей создания указанных лиц, осуществлять содействие друг другу в ведении бизнеса.

Как указано выше и не оспаривалось сторонами в ходе судебного разбирательства по делу, факт регистрации товарного знака ответчиком, а также его использование в деятельности как ответчиков так и истца последнему был известен. При этом, каких-либо возражений в отношении предоставления правовой охраны товарному знаку ни в порядке оспаривания в уполномоченном органе (Роспатент) ни в судебном порядке истцом также не заявлялось. А сам спор в отношении использования товарного знака возник вследствие наличия у вышеназванных учредителей корпоративного конфликта, что также является предметом иных судебных разбирательств.

На основании вышеизложенных обстоятельств, поскольку товарный знак по свидетельству №541432 был зарегистрирован в Роспатенте на имя ООО «Инжект Центр» надлежащим образом, в установленном законом порядке предоставление правовой охраны товарному знаку не оспорено, товарный знак представляет собой комбинированное изображение и не копирует в полном объеме наименований истца со степенью схожести вводящей в заблуждение потребителя, у суда отсутствуют правовые основания в удовлетворении требований в части обязания ООО «Инжект Центр» прекратить использование товарного знака, зарегистрированного под номером свидетельства 541432, путем удаления товарного знака со страницы в сети «Интернет», а также с любых предметов и оборудования, индивидуализирующих товары, работы и услуги ООО «Инжект Центр».

По мнению суда, использование комбинированного товарного знака (с учетом его характеристик, комбинированности, цветовой гаммы и т.п.) ответчиками, с учетом удовлетворения требований истца в отношении фирменного наименования ответчиков, устранит неопределенность и будет способствовать пресечению возможного введения в заблуждение потребителей товаров и услуг, которые оказывают стороны настоящего спора, в том числе в отношении того факта, каким именно юридическим лицом они оказываются, с использованием товарного знака по свидетельству № 541432, учитывая, что согласно базы данных ЕГРЮЛ зарегистрировано порядка нескольких десятков организаций, использующих в своем фирменном наименовании обозначение «Инжект» (ООО «Инжект» 7729731851, ООО «Инжект» 7707798490, ООО «Инжект» 6234096242, ООО «Про-Инжект» 7811607350, ООО «Инжект Прим» и т.п.).

На ряду с изложенным, суд также отмечает, что согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2014 г. N СИП-77/2013, суду первой инстанции надлежит принять во внимание, что в соответствии с подпунктами 13 и 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ фирменное наименование и товарный знак (знак обслуживания) являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, имеющими целью индивидуализировать участника гражданского оборота и (или) товары и услуги, производимые им.

Каждому из этих объектов предоставляется самостоятельная правовая охрана. В частности, абзацем вторым пункта 2 статьи 1476 Кодекса предусмотрено, что фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

При данных обстоятельствах доводы о том, что использование товарного знака осуществлялось посредством использования фирменного наименования, в том числе в информации, размещенной на сайте в сети Интернет, являются ошибочными.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в установленной части.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1250, 1252, 1474, 1475, 1476, 1301, 1484, 1486, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать ООО «Инжект» (ИНН <***>), ООО «Инжект Центр» (ИНН <***>) прекратить использование в фирменном наименовании обозначение «Инжект», сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Инжект» (ИНН <***>) применительно к видам деятельности, аналогичным видам деятельности осуществляемых ООО «Инжект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) (ОКВЭД), путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы и их государственной регистрацией.

Взыскать с ООО «Инжект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ООО «Инжект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 100 000 руб. 00 коп. компенсации, а также 9 500 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины по иску.

Взыскать с ООО «Инжект Центр» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ООО «Инжект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 100 000 руб. 00 коп. компенсации, а также 9 500 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины по иску.

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать.

Взыскать с ООО «Инжект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход Федерального бюджета РФ 40 000 руб. 00 коп. госпошлины по иску.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ:М.А. Ведерников