Решение № 2-989/2017 2-989/2017~М-591/2017 М-591/2017 от 26 июля 2017 г. по делу № 2-989/2017

Дело № 2-989/2017


Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

27 июля 2017 года г. Новосибирск

Советский районный суд города Новосибирска в составе:

судьи Толстик Н.В.

при секретаре Певцовой А.С.

с участием

представителя истца ФИО1

представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Капуста» к ФИО3 о защите исключительного права на товарный знак,

у с т а н о в и л:

ООО «Капуста» обратилось в суд с иском к ФИО3 о защите исключительного права на товарный знак.

Исковые требования обоснованы следующим. Истец является правообладателем товарного знака «КАПУСТА», свидетельство на товарный знак №. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», а также для услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц». Товарный знак № активно используется истцом при осуществлении предпринимательской деятельности в области предоставления займов.

Ответчик ФИО3 является администратором доменных имен ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф. На главной странице сайта e-kapusta.ru размещается информация о предоставляемых ООО «Микрофинансовая организация «Русинтерфинанс» услугах – предоставлении займов. Сайт e-kapusta.ru предоставляет возможность оформления займа онлайн путем заполнения специальной формы с последующим перечислением суммы займа клиенту на его счет или иным образом, определенным клиентом. Учитывая указанный способ предоставления онлайн займов, подобный сервис значительно увеличивает прибыль ООО «Русинтерфинанс», связанную с использованием сайта e-kapusta.ru.

Также на страницах сайта e-kapusta.ru располагается комбинированное обозначение, содержащее словесные и изобразительные элементы:

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 09.02.2016, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016, ООО «Русинтерфинанс» запрещено использовать доменное имя ekapusta.ru и обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №; в пользу ООО «Капуста» взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 300 000 рублей.

Данными судебными актами был установлен юридический факт сходства доменного имени ekapusta.ru и комбинированного обозначения «е капуста» с товарным знаком истца №, факт нарушения исключительных прав правообладателя, а также факт незаконного использования товарного знака.

После вступления в законную силу решения Арбитражного суда Новосибирской области домен ekapusta.ru был передан в администрирование ФИО3

В настоящее время ФИО3 является администратором доменных имен ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф и несет полную гражданскую ответственность за нарушение прав третьих лиц, связанную с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

ФИО3 является генеральным директором и одним из учредителей ООО «Микрофинансовая организация «Русинтерфинанс». В свою очередь сайт e-kapusta.ru содержит информацию об оказании услуг по предоставлению денежных займов ООО «Русинтерфинанс». Таким образом, указанный сайт и доменные имена ekapusta.ru и екапуста.рф используются в рекламных целях и для целей информирования потенциальных клиентов о предоставлении онлайн займов ООО «Русинтерфинанс».

Услуги, оказываемые ООО «Русинтерфинанс», являются однородными в отношении услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции», в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца №.

По мнению истца, используемые ответчиком доменные имена ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф и логотип «е капуста» являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца «КАПУСТА» по свидетельству №.

Использование ответчиком доменных имен ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф и комбинированного обозначения «е капуста» представляет собой случай фактического использования товарного знака истца № «КАПУСТА» без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции», для оказания услуг, в отношении которых он зарегистрирован, следующими способами:

- при оказании услуг;

- в предложениях об оказании услуг;

- в сети интернет, в том числе, в доменном имени.

Указанные действия нарушают исключительное право правообладателя на товарный знак, являются незаконным использованием товарного знака.

Для защиты своего нарушенного права ООО «Капуста» обратилось в суд с настоящим иском, в котором просит запретить ответчику использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца №, в том числе в доменных именах ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф в сети Интернет. Кроме того, истец просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака № в размере 100 000 рублей, а также судебные издержки в виде расходов на совершение нотариального действия по обеспечению доказательств в сумме 6500 рублей и расходы по оплате услуг представителя в сумме 40 000 рублей.

В судебном заседании представитель истца ФИО2, действующая на основании доверенности, исковые требования поддержала, дала соответствующие объяснения (т.1 л.д.217-244, т.2 л.д.37-53, т.2 л.д.150-166, т.2 л.д. 214-223).

Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился, был извещен, просил рассматривать дело в свое отсутствие.

Представитель ответчика ФИО1, действующая на основании доверенности, возражала относительно заявленных требований по основаниям, изложенным в письменных отзывах (т.1 л.д.136-138, 235-242, 243-244, т.2 л.д.101-108, т.2 л.д.268-284).

Представитель третьего лица ООО «Микрофинансовая организация «Русинтерфинанс» в судебное заседание не явился, был извещен, ранее представлял в материалы дела отзыв, в котором полагал, что требования не подлежат удовлетворению (т.1 л.д.245-255).

Представитель третьего лица ООО «Микрофинансовая организация «Капуста-М» в судебное заседание не явился, был извещен, представил письменные пояснения по делу, исходя из которых считает исковые требования обоснованными (т.2 л.д.258-261).

Представители третьих лиц АО «Региональный Сетевой Информационных Центр», ООО «Ардис» в судебное заседание не явились, были извещены, просили рассматривать дело без своего участия (т.2 л.д.2).

Руководствуясь положениями пунктов 4,5 статьи 167 Гражданского кодекса РФ, суд принимает решение о рассмотрении дела в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Согласно статье 1478 Гражданского кодекса РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Как установлено судом, ООО «Капуста» является правообладателем товарного знака «КАПУСТА», свидетельство на товарный знак №. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», а также для услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц» (т.1 л.д.35, т.2 л.д.142-146).

Таким образом, наличие у истца исключительного права на товарный знак «КАПУСТА» по свидетельству № доказан сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания и нотариально заверенной копией свидетельства на товарный знак.

Согласно информации, предоставленной ООО «Ардис» и АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», ответчик ФИО3 является администратором доменных имен ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф (т.1 л.д.74,76 т.2 л.д.1).

В материалы дела представлен протокол осмотра интернет-сайта ekapusta.ru от 24.10.2016, составленный в порядке обеспечения доказательств нотариусом Вятскополянского нотариального округа Кировской области П.Г.Е. (т.1 л.д.59-73).

Из анализа данного протокола следует, что с доменных имен ekapusta.ru и екапуста.рф происходит автоматическое перенаправление на домен e-kapusta.ru.

На главной странице сайта e-kapusta.ru размещается информация о предоставляемых ООО «Микрофинансовая организация «Русинтерфинанс» услугах – предоставлении займов, в том числе, на страницах «Займы онлайн», «Быстрые займы», «Деньги Быстро», «Займ на счет», «Займы на Киви», «Микрозаймы», «Займы на карту», «Займ до зарплаты», «Займы переводом», «Контакт», «Срочный займ», «Мини займ», «Микрокреиты», «Займы на Яндекс деньги», «Займы переводом Золотая корона» (т.1 л.д.68).

Сайт e-kapusta.ru предоставляет возможность оформления займа онлайн путем заполнения специальной формы с последующим перечислением суммы займа клиенту на его счет или иным образом, определенным клиентом.

Также на страницах сайта e-kapusta.ru располагается комбинированное обозначение, содержащее словесные и изобразительные элементы:

Как установлено судом, ранее арбитражным судом разрешался спор между ООО «Капуста» и ООО «Русинтерфинанс» о защите исключительного права на товарный знак № «КАПУСТА».

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 09.02.2016 по делу №А45-20311/2015, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016, ООО «Русинтерфинанс» запрещено использовать доменное имя ekapusta.ru и обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №; в пользу ООО «Капуста» взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 300 000 рублей (т.1 л.д.104-109, 110-114, 115-121).

Данными судебными актами был установлен юридический факт сходства доменного имени ekapusta.ru и комбинированного обозначения «е капуста» с товарным знаком истца «КАПУСТА» №, факт нарушения исключительных прав правообладателя, а также факт незаконного использования товарного знака со стороны ООО «Русинтерфинанс».

ФИО3 является генеральным директором и одним из учредителей ООО микрофинансовая организация «Русинтерфинанс», что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (т.1 л.д.36-58).

В рамках настоящего иска требования предъявлены к ФИО3, как к физическому лицу, который после состоявшегося решения арбитражного суда является администратором доменных имен ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф, и предоставляет возможность ООО «Русинтерфинанс» по-прежнему использовать данные доменные имена для организации интернет-сайтов о размещении информации о предоставлении займов.

Судом проверялись доводы ответчика о том, что ФИО3 является ненадлежащим ответчиком по настоящему делу.

В обоснование своей позиции ответчик представил в материалы дела договор аренды доменного имени № от 01.05.2013 с дополнительными соглашениями № от 22.09.2015, № от 10.11.2016 (т.1 л.д.139-142).

В соответствии с данным договором ФИО3 передает ООО МФО «Русинтерфинанс» доменные имена ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф в аренду.

Вместе с тем, наличие такого договора между ФИО3 и ООО МФО «Русинтерфинанс» не освобождает ответчика, как администратора доменных имен, от ответственности за нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

Отношения при возникновении споров, связанных с нарушением прав третьих лиц при регистрации и использовании доменных имен второго уровня в доменах. RU и. РФ администраторами доменных имен, регулируются Положением «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», утвержденным АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Администрирование обычно включает в себя обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт, поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности, осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных, проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа, предоставление права на изменение информации на сайте, проведение регламентных работ на сервере, обеспечение размещения информации на сайте, осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте, внесение изменений в структуру и дизайн сайта и другие виды работ.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение всего срока действия регистрации.

Из анализа данного Положения следует, что фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Так, именно администратор несет ответственность за выбор доменного имени. Следовательно, администратор доменного имени должен нести ответственность и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием такого доменного имени, а также риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Именно администратор доменного имени, прежде всего, определяет порядок использование своего домена.

Лицо, полагающее, что администрирование доменного имени администратором нарушает права этого лица (в частности, права на товарный знак), вправе предъявить претензию администратору, а также обратится с соответствующим заявлением в суд (пункт 2.9 Правил регистрации доменных имен).

Учитывая приведенные доводы, администратор (владелец) доменного имени не может быть освобожден от ответственности за содержание информации на сайте его домена.

С Правилами регистрации доменных имен в доменах. RU и. РФ и с Положением о доменных спорах, принятыми Координационным центром национального домена сети Интернет, администратор домена соглашается при заказе услуги регистрации доменного имени.

Таким образом, представленный в дело договор аренды доменного имени не снимает ответственности с арендодателя ФИО3 за нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что ФИО3 является надлежащим ответчиком по настоящему спору.

Факты размещения обозначения «е капуста» на сайте e-kapusta.ru и переадресация с доменов екапуста.рф и ekapusta.ru на домен e-kapusta.ru доказан истцом протоколом нотариального осмотра сайта ekapusta.ru от 24.10.2016, а также протоколом нотариального осмотра сайта екапуста.рф от 09.06.2017, составленными нотариусом Вятскополянского нотариального округа Кировской области П.Г.Е. (т.1 л.д.59-73, т.2 л.д.224-232).

Совокупность представленных в дело доказательств позволяет установить, что используемые ответчиком доменные имена ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф и логотип «е капуста» являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца № «КАПУСТА».

Так, в материалы дела истцом представлено Заключение №, составленное Патентным поверенным РФ № Н.Н.А. согласно выводам которого:

- обозначение «ekapusta», используемое ФИО3 в доменном имени «ekapusta.ru», является сходным до степени смешения с товарным знаком «КАПУСТА» по свидетельству №;

- обозначение «e-kapusta», используемое ФИО3 в доменном имени «e-kapusta.ru», является сходным до степени смешения с товарным знаком «КАПУСТА» по свидетельству №;

- обозначение «екапуста», используемое ФИО3 в доменном имени «екапуста.рф», является сходным до степени смешения с товарным знаком «КАПУСТА» по свидетельству №;

- обозначение «е капуста», используемое ФИО3 на сайте https://«e-kapusta.ru», является сходным до степени смешения с товарным знаком «КАПУСТА» по свидетельству № (т.2 л.д.175-189).

Указанное заключение суд принимает в качестве допустимого доказательства по делу и расценивает его как не противоречащее Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденным приказом Роспатента от 31.12.2009 №197.

В соответствии с данными Методическими рекомендациями, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При этом, согласно пункту 4.2.1.1 Методических рекомендаций звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Представленное истцом заключение, а также приведенные выше Методические рекомендации позволяют признать обоснованными доводы истца о том, что словесное обозначение «е капуста», а также доменные имена ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца «КАПУСТА» в силу фонетического сходства обозначений.

Представленное ответчиком Заключение № от 19.02.2016, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы, не соотносится с Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, не учитывает критерий звукового сходства исследуемых обозначений.

Приходя к выводу о сходстве исследуемых обозначений до степени смешения, суд учитывает, что указанные доменные имена и логотип используются в отношении услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца «КАПУСТА» по свидетельству №.

Указанное обстоятельство подтверждается протоколом осмотра сайта ekapusta.ru от 24.10.2016, протоколом осмотра сайта екапуста.рф от 09.06.2017 и не оспаривается сторонами по делу.Размещение на сайте e-kapusta.ru информации об услугах ООО МФО «Русинтерфинанс» в области микрокредитования свидетельствует об однородности услуг, в отношении которых осуществляется правовая охрана товарного знака №, и услуг, в отношении которых ответчик использует спорные домены и комбинированное обозначение «е капуста».

Учитывая представленные в дело доказательства и установленные на их основании фактические обстоятельств дела, суд находит установленным, что использование ответчиком доменных имен ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф и словесного обозначения «е капуста» представляет собой случай фактического использования товарного знака истца № без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации в отношении услуг класса 36 МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции», для оказания услуг, в отношении которых он зарегистрирован, следующими способами: при оказании услуг; в предложениях об оказании услуг; в сети Интернет.

Указанные действия нарушают исключительное право правообладателя на товарный знак «КАПУСТА» по свидетельству №.

Как следует из представленных в дело доказательств, в настоящее время на доменных именах екапуста.рф и ekapusta.ru отсутствует размещенная информация.

Вместе с тем, указанное обстоятельство не может явиться основанием для отказа в защите исключительного права истца на товарный знак применительно к данным доменам.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Вопреки доводам ответчика, само право администрирования домена, реализация которого зависит исключительно от волеизъявления ФИО3, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и создает препятствия для истца использовать свой товарный знак в российском сегменте сети Интернет.

Указание ответчика на отсутствие реального использования доменных имен екапуста.рф и ekapusta.ru в сети Интернет в настоящее время не исключает возможности его использования в будущем и не исключает угрозы нарушения при этом исключительных прав истца на товарный знак со словесным элементом «КАПУСТА».

Информация в сети интернет не обладает свойством постоянства, так как в любое время может быть изменена, удалена или утрачена по иным причинам, в частности, ввиду обновления Интернет-сайта.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что истец, как обладатель исключительного права на товарный знак, имеет право требовать установления для ответчика запрета на использование обозначений, сходных до степени смешения с его товарным знаком, в том числе в доменных именах екапуста.рф и ekapusta.ru в сети Интернет, в том числе, при условии отсутствия на них в настоящее время какой-либо информации.

Вопреки доводам ответчика, отсутствие у ООО «Капуста» в настоящее время статуса микрофинансовой организации не лишает правообладателя исключительного права на товарный знак.

Гражданский кодекса Российской Федерации не содержит ограничений в отношении статуса правообладателя товарного знака, кроме как наличие статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя (статья 1478 Гражданского кодекса РФ).

При таких обстоятельствах, доводы ФИО3 о пропуске истцом срока исковой давности, который, по мнению ответчика, следует исчислять с момента прекращения у истца статуса микрофинансовой организации, суд находит несостоятельными.

Истцом представлены в дело доказательства, свидетельствующие о том, что, несмотря на отсутствие у истца в настоящее время статуса микрофинансовой организации, ООО «Капуста» продолжает использовать зарегистрированный товарный знак «КАПУСТА».

По доводам истца, ООО «Капуста» на основании договоров коммерческой концессии предоставляет третьим лицам право неисключительного пользования на товарный знак с целью совместного ведения бизнеса по микрофинансированию (т.2 л.д.55-61).

В качестве доказательства подобной деятельности истец представил в материалы дела договор франчайзинга №б/н от 10.12.2013, заключенный между ООО «Капуста» и ООО «Капуста-М».

Так, на основании пункта 1.1 данного договора, его целью является объединение усилий и ресурсов сторон, а именно: денежных средств, иного имущества, профессиональных и иных знаний, навыков и умений, деловой репутации и деловых связей – с целью получения прибыли.

На основании данного пункта ООО «Капуста» обязуется предоставить ООО «Капуста-М» за вознаграждение на указанный в договоре срок право неисключительного пользования на товарный знак № «КАПУСТА», с приоритетом от 19.08.2011, дата регистрации 13.09.2012, зарегистрированный в отношении услуг 36,45 класса МКТУ, право на коммерческое обозначение; предоставляет коммерческую информацию и доступ к программному обеспечению.

На основании пункта 4.5 договора ООО «Капуста-М» обязано выплачивать правообладателю ежемесячные платежи (роялти) и предоставлять отчеты о своей деятельности.

При этом доказательством фактического исполнения указанного договора франчайзинга в спорный период являются платежи, осуществляемые пользователем ежемесячно.

Подтверждением осуществления платежей ООО «Капуста-М» по договору франчайзинга от 10.12.2013 служат представленные в дело платежные поручения № от 15.05.2014, № от 19.06.2014, № от 03.12.2014, № от 12.01.2015, № от 17.02.2015, № от 14.04.2015, № от 01.09.2016, № от 06.12.2016 (т.2 л.д.168-174,239-243).

В силу пункта 2 статьи 1028 ГК РФ, государственной регистрации подлежит не договор коммерческой концессии, а предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии

Вместе с тем, вопреки доводам ответчика, предусмотренная законом простая письменная форма договора коммерческой концессии от 10.12.2013 соблюдена, действительность данного договора никем не оспорена.

Наличие с истцом договора франчайзинга в отношении использования его исключительного права на товарный знак (КАПУСТА) подтвердило в своих письменных объяснениях третье лицо по делу ООО «Капуста-М» (т.2 л.д.258-261).

Таким образом, по доводам истца, подтвержденным представленными в дело доказательствами, партнеры истца непосредственно выдают кредиты, используя товарный знак «КАПУСТА» на основе договоров коммерческой концессии, заключаемых с истцом.

Кроме того, ООО «Капуста» самостоятельно использует товарный знак «КАПУСТА» в доменном имени kapusta.biz путем продвижения услуг микрофинансирования.

Администрирование указанного доменного имени kapusta.biz осуществляет ООО «Капуста», что подтверждается справкой о праве администрирования доменного имени от 16.12.2016, выданной регистратором доменных имен АО «Регистратор Р01» (т.2 л.д.54).

ООО «Капуста» размещает на домене kapusta.biz сайт с предложениями по оказанию услуг по предоставлению денежных займов.

На сайте kapusta.biz пользователи могут направить онлайн-заявку на предварительное одобрение выдачи денежного займа, которая поступает на электронную почту ООО «Капуста» 911@ kapusta.biz. После обработки заявки работниками ООО «Капуста», указанная заявка пересылается одному из партнеров правообладателя.

Партнеры истца размещают на данном сайте информацию о своей деятельности по микрофинансированию на странице http:// kapusta.biz/pravila/.

Таким образом, в дело представлены доказательства того, что сайт и доменное имя kapusta.biz используется истцом и его партнерами в целях продвижения услуг по выдаче займов в сети Интернет.

О смешении услуг ООО «Капуста» и ООО МКК «Русинтерфинанс» позволяют заключить распечатки запросов результатов поиска в поисковой системе Яндекс по запросу «kapusta.biz» и «капуста займ». В каждом таком запросе подряд указаны ссылки на сайт e-kapusta.ru и kapusta.biz, предлагающих услуги микрозаймов.

Доводы ответчика относительно злоупотребления правом со стороны истца суд находит необоснованными. В рассматриваемом случае истец реализует предусмотренные законом способы защиты своего исключительного права на товарный знак, преследуя целью пресечение неправомерных действий ответчика.

Таким образом, обращение в суд с настоящим иском обусловлено не целью причинить вред ответчику, а целью защиты нарушенного права истца.

Возражая относительно заявленных требований, ответчик, в частности, ссылался на наличие между ООО «Капуста» и ООО МФО «Русинтерфинанс» неразрешенных судебных споров относительно правомерности регистрации товарного знака истца и его правовой охраны.

Как установлено судом, ООО МФО «Русинтерфинанс» подавало Возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку по свидетельству РФ № «КАПУСТА».

По результату рассмотрения указанного возражения 15.06.2016 Роспатентом принято решение об отказе в его удовлетворении и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №.

ООО МФО «Русинтерфинанс» предпринимались меры к оспариванию решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016 по делу №СИП-472/2016, оставленному без изменения Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2017, ООО МФО «Русинтерфинанс» было отказано в удовлетворении данного заявления.

21.12.2016 ООО МФО «Русинтерфинанс» вновь подало возражение против предоставление правовой охраны словесному товарному знаку по свидетельству № «КАПУСТА».

По результату рассмотрения повторного возражения Коллегия Палаты по патентным спорам на заседании 28.03.2017 вновь отказала заявителю в удовлетворении его требований.

Кроме того, в настоящее время в производстве Суда по интеллектуальным правам находится заявление ООО МФО «Русинтерфинанс» к ООО «Капуста» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № «КАПУСТА» вследствие его неиспользования в течение трех лет.

На момент рассмотрения настоящего дела решение по указанному выше спору не вынесено.

Вместе с тем, в пункте 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» содержатся разъяснения, согласно которым в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Учитывая изложенное, наличие в настоящее время неразрешенного спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № «КАПУСТА» вследствие его неиспользования в течение трех лет, не может служить основанием для отказа в защите исключительного права истца на товарный знак №.

В рассматриваемом случае нарушение прав истца имело место в период, предшествующий дате обращения ООО МФО «Русинтерфинанс» в суд с заявлением о досрочном прекращении регистрации товарного знака.

Таким образом, совокупность представленных в дело доказательств позволяет установить факт нарушения исключительного права истца на товарный знак по свидетельству № со стороны ответчика.

В целях защиты нарушенного исключительного права ООО «Капуста» суд удовлетворяет заявленные требования в части запрета ФИО3 использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца №, в том числе в доменных именах ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф в сети Интернет.

Представленные доказательства свидетельствую о том, что спорные доменные имена и сходное до степени смешение комбинированное обозначение «е капуста» используются ответчиком только применительно к услугам, тождественным с услугами, в отношении которых осуществляется правовая охрана товарного знака «КАПУСТА» №. В связи с чем, доводы ФИО3 о нарушении его прав запертом использования доменных имен в иной сфере являются необоснованными. Такое использование ответчик не осуществляет, иное не доказано.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рамках настоящего иска истец просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 100 000 рублей.

Определяя размер денежной компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, суд приходит к следующим выводам.

В пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» разъяснено, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации за незаконное использование товарного знака суд учитывает следующие обстоятельства.

Ответчик ФИО3 является генеральным директором ООО МФО «Русинтерфинанс», услуги которого предлагаются в сети интернет с использованием спорных доменных имен. Администрирование нескольких доменных имен, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет производить переадресацию на сайт e-kapusta.ru, предлагающий услуги кредитования ООО «Русинтерфинанс».

Несмотря на вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-20311/2015, ответчик своими действиями способствует его неисполнению со стороны ООО МФО «Русинерфинанс». ФИО3 создает предпосылки для дальнейшего использования доменных имен в деятельности ООО МФО «Русинтерфинанс», где он является руководителем, что приводит к нарушению исключительных прав истца на товарный знак.

Срок администрирования ответчиком доменных имен является значительным.

Так, доменное имя екапуста.рф зарегистрировано за ответчиком с 22.09.2015 (срок использования 1 год 10 месяцев).

Доменное имя e-kapusta.ru зарегистрировано за ответчиком с 20.04.2013 (срок использования более 4 лет).

Доменное имя ekapusta.ru передано от ООО МФО «Русинтерфинанс» ответчику 10.11.2016, то есть срок его использования составляет более 8 месяцев.

Товарный знак истца используется в доменных именах и на сайте не только для продвижения финансовых услуг, но и для непосредственной предпринимательской деятельности по предоставлению займов. Так, сайт e-kapusta.ru предоставляет возможность оформления займа онлайн путем заполнения специальной формы с последующим перечислением суммы займа клиенту на его счет или иным образом, определенным клиентом. Учитывая подобный способ предоставления онлайн займов, данный сервис может увеличить прибыль ООО «Русинтерфинанс», связанную с использованием сайта e-kapusta.ru.

Принимая во внимание характер допущенного нарушения, срок администрирования доменных имен ответчиком, деятельность ФИО3 по продвижению услуг ООО МФО «Русинтерфинанс» посредством спорных доменных имен, вероятные убытки правообладателя, суд находит обоснованной, разумной и справедливой денежную компенсацию в размере 50 000 рублей.

Указанную сумму суд находит разумной и соразмерной последствиям допущенного ответчиком нарушения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Как разъяснил Верховный суд РФ в пункте 2 Постановления Пленума от 21 января 2016 года №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», перечень судебных издержек не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы на проведение досудебного исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность.

Учитывая изложенное, расходы истца на оплату нотариального действия по удостоверению протокола осмотра интернет-сайтов в сумме 6500 рублей суд относит к судебным издержкам, подлежащим возмещению со стороны ответчика.

В силу статьи 100 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Поскольку исковые требования ООО «Капуста» удовлетворены, истец обладает процессуальным правом на возмещение понесенных судебных издержек на оплату услуг представителя.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемом в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Факт несения ООО «Капуста» расходов на оплату услуг представителя подтверждается представленными в дело доказательствами.

В материалы дела представлен договор об оказании юридических услуг №29 от 20.02.2017 года, заключенный между индивидуальным предпринимателем Б.Г.Г. и ООО «Капуста», квитанции об оплате услуг представителя на сумму 40 000 рублей (т.1 л.д.85-88).

Связь указанных расходов с рассмотрением настоящего дела подтверждается материалами дела.

Юридическая помощь ООО «Капуста» была оказана надлежащим образом, представитель последовательно и аргументированного отставал позицию своего доверителя, способствовал представлению необходимых доказательств, имеющих значение для рассмотрения дела по существу.

Учитывая объем работы, выполненной представителем истца, принимая во внимание категорию и сложность рассматриваемого дела, продолжительность и результат его рассмотрения, время, необходимое для подготовки представленных в дело документов, суд принимает решение о взыскании с ФИО3 в пользу ООО «Капуста» в счет компенсации расходов на оплату услуг представителя денежной суммы в размере 25 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 39, 173, 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования ООО «Капуста» - удовлетворить частично.

Запретить ФИО3 ичу использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца №, в том числе в доменных именах ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф в сети Интернет.

Взыскать с ФИО3 ича в пользу ООО «Капуста» компенсацию за незаконное использование товарного знака № в размере 50 000 рублей, судебные издержки на оплату нотариальных услуг в сумме 6500 рублей, расходы на оплату услуг представителя в сумме 25 000 рублей.

Разъяснить сторонам, что настоящее решение может быть обжаловано ими в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме в Новосибирский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через суд, вынесший решение.

Мотивированное решение составлено 11 августа 2017 года

Судья Н.В. Толстик