Решение от 25 апреля 2018 г. по делу № А41-948/2018

Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-948/18
26 апреля 2018 года
г.Москва


Резолютивная часть объявлена 11 апреля 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 26 апреля 2018 г. 


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Неяскиной

при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи А.В. Фищевой,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «АКВАБАРЬЕР» (ИНН <***>, ОГРН <***>)к обществу с ограниченной ответственностью «ГИДРО-ГАРАНТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании: по протоколу 

                                               УСТАНОВИЛ:

ООО «АКВАБАРЬЕР» (далее общество «АКВАБАРЬЕР») обратилось в Арбитражный суд Московской области к обществу с ограниченной ответственностью «ГИДРО-ГАРАНТ» (далее  общество  «ГИДРО-ГАРАНТ») с требованиями с учетом уточнений в заседании от 11.04.2018г.

1) запретить обществу «ГИДРО-ГАРАНТ» незаконное использование обозначения «АКВАСТОП», сходного до степени смешения с товарным знаком «АКВАСТОП» по свидетельству Российской Федерации № 451846, для индивидуализации товаров 17 и 19-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, а равно для индивидуализации однородных товаров, каким бы то ни было образом, в том числе,  посредством размещения в сети Интернет, в доменном имени, при продвижении товаров и (или) услуг, в рекламе, а также иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

2) обязать общество «ГИДРО-ГАРАНТ» за свой счет опубликовать на сайте http://www.гидроконтур.рф/ решение суда о допущенном нарушении исключительного права общества «АКВАБАРЬЕР» на товарный знак «АКВАСТОП» по свидетельству Российской Федерации № 451846 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу решения суда с указанием на неправомерное использование обществом «ГИДРО-ГАРАНТ» обозначения «АКВАСТОП» и с указанием на общество «АКВАБАРЬЕР» как правообладателя товарного знака «АКВАСТОП» по свидетельству Российской Федерации № 451846 продолжительностью публикации не менее 9 (девяти) месяцев;

3) взыскать с общества «ГИДРО-ГАРАНТ» в пользу общества «АКВАБАРЬЕР» денежную компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак «АКВАСТОП» по свидетельству Российской Федерации № 451846 в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В обоснование иска общество «АКВАБАРЬЕР» ссылается на то, что является производителем гидроизоляционных товаров и правообладателем используемого для индивидуализации названной продукции товарного знака «АКВАСТОП» по свидетельству Российской Федерации № 451846 с приоритетом от 18.06.2010, зарегистрированного в отношении товаров   17 и 19-го классов МКТУ.

По мнению истца, ответчик нарушает его исключительное право на указанный товарный знак путем предложения к продаже и реализации гидроизоляционных материалов под обозначением «АКВАСТОП», сходным до степени смешения с названным товарным знаком истца без разрешения последнего в отношении товаров, однородных товарам 17 и 19-го классов МКТУ.

         В отзыве на исковое заявление общество «ГИДРО-ГАРАНТ» не согласилось с доводами общества «АКВАБАРЬЕР», ссылаясь то, что им размещалась справочная информация , а словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака; общество «ГИДРО-ГАРАНТ» имеет собственный товарный знак «ГидроКонтур» по свидетельству Российской Федерации № 480677, зарегистрированный в отношении товаров 1 и 17-го классов МКТУ; общество «ГИДРО-ГАРАНТ» использует понятие («АКВАСТОП»), принятое в рамках Технологического регламента на установку гидроизоляционных шпонок АКВАСТОП при устройстве и восстановлении гидроизоляции деформационных и технологических швов бетонирования в железобетонных конструкциях подземных и заглубленных сооружений ТР 186-07, Москва 2008 (утвержден 21.08.2007, дата введения в действие – 03.09.2007; далее – Технологический регламент ТР 186-07); слово «АКВАСТОП» является общеупотребительным обозначением и понятием, используемым специалистами в соответствующей области.

Также ответчик полагает, что истец злоупотребляет своим правом, поскольку ему было известно о законном использовании третьими лицами обозначения «АКВАСТОП» для индивидуализации производимых ими товаров без регистрации в качестве товарного знака на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, а также то, что это обозначение приобрело известность среди потребителей. При этом, как минимум 28 предприятий предлагают товары для герметизации деформационных швов, используя обозначение «АКВАСТОП».

В судебном заседании представитель истца требования поддержал   по доводам, изложенным в заявлении, просил удовлетворить заявленные требования  в  полном объеме  с учетом их уточнения исключив из них требования в отношении  6 класс МКТУ.

Представители  ответчика просили отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объеме, представили дополнительные  материалы в обоснование позиции.      

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является правообладателем товарного знака «АКВАСТОП» по свидетельству Российской Федерации № 451846 с приоритетом от 18.06.2010г, зарегистрированного в отношении товаров 17 («резиновые гидроизоляционные шпонки для деформационных и рабочих швов строительных и гидротехнических конструкций») и 19-го («пластиковые гидроизоляционные шпонки для деформационных и рабочих швов строительных и гидротехнических конструкций») классов МКТУ.

Ответчик предлагает к продаже гидроизоляционные товары под обозначением «АКВАСТОП», сходным до степени смешения с названным товарным знаком истца, без разрешения последнего в отношении товаров, однородных товарам, для которых зарегистрирован товарный знак истца, что подтверждается нотариальным протоколом от 24.03.2017г. осмотра сайта www.гидроконтур.рф.

Истец, полагая, что ответчик своими действиями нарушает его исключительные права на указанный товарный знак, обратился в суд с настоящим иском.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из материалов дела, а именно свидетельства Российской Федерации № 451846 на словесный товарный знак «АКВАСТОП» следует, что истец является правообладателем этого товарного знака, что ответчиком не оспаривается.

Нотариальным протоколом осмотра доказательств от 24.03.2017г. подтверждается, что на сайте www.гидроконтур.рф содержится информация о предложении к продаже и реализации ответчиком гидроизоляционных шпонок «АКВАСТОП», профиля «АКВАСТОП» тип ПНР, профиля набухающего «АКВАСТОП» тип ПНБ, а также о производстве ответчиком гидроизоляционных шпонок «АКВАСТОП». Данный сайт используется ответчиком, что им также не оспаривается.

Также обществом «АКВАБАРЬЕР» представлены в материалы дела акты осмотра доказательств в сети «Интернет» от 31.03.2017г. и от 13.12.2017г., а именно, сайта www.гидроконтур.рф, содержащие аналогичную информацию на даты их составления.

Таким образом, из представленных доказательств усматривается, что общество «ГИДРО-ГАРАНТ» с марта 2017 года использовало на сайте www.гидроконтур.рф словесное обозначение «АКВАСТОП» в предложении к продаже гидроизоляционных товаров: гидроизоляционных шпонок, профиля тип ПНР, профиля набухающего тип ПНБ.

         Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте 42 Правил отмечено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в данном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации) предусмотрено, что вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров;  вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В пункте 3.6 Методических рекомендаций обращено внимание на то, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т.е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.  

Суд, проведя сравнительный анализ товарного знака истца «АКВАСТОП» и обозначения «Аквастоп»,  используемого ответчиком, по изложенным правилам пришел к выводу о сходстве данных обозначений до степени смешения ввиду  того, что они состоят из совпадающих букв, звуков, одинакового количества слогов за счет полного вхождения одного обозначения в другое, что обуславливает их фонетическое сходство, а также идентичности заложенной идеи, свидетельствующей о семантическом сходстве.

При этом незначительные графические отличия сравниваемых обозначений (исполнение их разными шрифтами) не влияет на формирование какого-либо иного общего впечатления, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары 17 («резиновые гидроизоляционные шпонки для деформационных и рабочих швов строительных и гидротехнических конструкций»),  19-го («пластиковые гидроизоляционные шпонки для деформационных и рабочих швов строительных и гидротехнических конструкций») классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак истца, и товары («гидроизоляционные шпонки, профиль тип ПНР, профиль набухающий тип ПНБ»), которые предлагаются к продаже ответчиком, однородны, поскольку имеют одно функциональное назначение (используются преимущественно в сфере строительства для герметизации швов в строительных конструкциях), изготовлены из одного материала (бетонит, каучук, резина), имеют схожие свойства (гибкость, водонепроницаемость), один круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с чем указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Сходство сравниваемых обозначений до степени смешения и однородность указанных товаров ответчиком не оспариваются.

Однако, доказательств правомерности использования обозначения «АКВАСТОП», сходного до степени смешения с товарный знаком истца, в отношении товаров, однородных товарам 17 и 19-го классов МКТУ, ответчиком в материалы дела не представлены.

Таким образом , исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что ответчик нарушил исключительные права истца на товарный знак «АКВАСТОП» по свидетельству Российской Федерации № 451846 в отношении товаров   17 и 19-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, путем предложения к продаже однородных товаров под обозначением, сходным до степени смешения с названным товарным знаком, в сети «Интернет» на сайте www.гидроконтур.рф.

Доказательств  прекращения такого нарушения ответчиком в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах суд полагает подлежащим удовлетворению требование общества «АКВАБАРЬЕР» о запрете обществу «ГИДРО-ГАРАНТ» незаконного использования обозначения «АКВАСТОП», сходного до степени смешения с товарным знаком «АКВАСТОП» по свидетельству Российской Федерации № 451846, посредством размещения в сети Интернет на сайте www.гидроконтур.рф в рекламе, при продвижении товаров, для индивидуализации товаров   17 и 19-го классов МКТУ, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, а равно для индивидуализации однородных товаров и (или) услуг.

С учетом доказанности нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак удовлетворению подлежит и требование о взыскании компенсации.

 Ответчик размер заявленной ко взысканию суммы компенсации не оспаривал, снизить не просил.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 26.03.2009 № 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан  доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак обоснованы.

Принимая во внимание характер правонарушения (использование обозначения в предложении к продаже товаров на сайте в сети «Интернет» в общем доступе), период нарушения (с марта 2017 года), возможный ущерб истца, исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает, что компенсация подлежит взысканию в размере 200 000 руб.  В остальной части взыскания компенсации следует отказать.

Суд отклоняет довод ответчика о том, что использование им обозначения «АКВАСТОП» носило справочный характер, а словесное упоминание   чужого товарного знака не является использованием этого знака, поскольку из использованных ответчиком на указанном сайте формулировок очевидно следует, что ответчик осуществлял предложение к продаже конкретных товаров, маркированных обозначением «АКВАСТОП». С учетом этого описание характеристик этих товаров не свидетельствует об исключительно справочном характере использования обозначения «АКВАСТОП».

Не обоснован и довод ответчика о злоупотреблении истцом правом при регистрации спорного товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункте 62 постановления от 26.03.2009 № 5/29 лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (абзац третий пункта 62 постановления от 26.03.2009 № 5/29).

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем, то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Обществом «АКВАБАРЬЕР» в опровержение довода общества «ГИДРО-ГАРАНТ» о злоупотреблении правом в материалы дела представлены выдержки из различных журналов, в частности: реклама «ООО «АКВАБАРЬЕР» 9 лет на передовой рынка стройматериалов система продуктов АКВАСТОП (гидроизоляционные шпонки; деформационные швы; декоративные деформационные швы; декоративные профили для швов; гидропрофильные (набухающие) профили; инъекционные системы)» из Научно-технического и производственного журнала (март 2010 года); статья «Специальные стройматериалы» из еженедельника «Снабженец» № 12 (707) (март-апрель 2010 года) содержащая, в том числе, сведения о том, что обществом «АКВАБАРЬЕР» «разработано и освоено производство гидроизоляционных шпонок «АКВАСТОП», применяемых для герметизации деформационных швов больших перемещений железобетонных конструкций подземных и заглубленных сооружений».

К тому же, истец представил товарные накладные за 2003 – 2010 годы (до даты приоритета спорного товарного знака), из которых усматривается, что именно истец задолго до даты приоритета спорного товарного знака (с 2003 года) осуществлял поставки шпонок «АКВАСТОП», деформационных швов «АКВАСТОП», системы «АКВАСТОП» инжекто, профильного уплотнения «АКВАСТОП», шлангов инъекционных «АКВАСТОП» множеству различных юридических лиц, в том числе, иностранным компаниям.

Данные документы в своей совокупности и взаимной связи подтверждают, что именно общество «АКВАБАРЬЕР» разработало и освоило производство гидроизоляционных шпонок, вводимых им в гражданский оборот под обозначением «АКВАСТОП» с 2003 года.

Доказательств иного, в частности, законного использования какими-либо третьими лицами на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака соответствующего обозначения для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также того, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей, и известности этих обстоятельств истцу (на что ссылается ответчик), в материалах дела не имеется.

При этом технологический регламент ТР 186-07 также не может свидетельствовать о злоупотреблении истцом правом, поскольку разработан с участием истца на установку, а не производство, гидроизоляционных шпонок АКВАСТОП, то есть на установку уже готового изделия; предназначен для строительных организаций, выполняющих бетонные работы при строительстве подземных и заглубленных сооружений; определяет общий порядок и условия выполнения работ по установке и эксплуатации гидроизоляционных шпонок «АКВАСТОП» различных видов.

При таких обстоятельствах, с учетом того, что истцом разработано и освоено производство гидроизоляционных шпонок «АКВАСТОП», данный технологический регламент не может служить доказательством злоупотребления правом истцом по заявленному ответчиком основанию.

Также суд обращает внимание и на то обстоятельство, что истцом в материалы дела представлены товарные накладные, подтверждающие осуществление им деятельности по активному введению в гражданский оборот гидроизоляционных товаров «АКВАСТОП» и после даты приоритета спорного товарного знака с 2010 года по 2017 год включительно, что свидетельствует о добросовестном последующем поведении истца.

Таким образом, довод ответчика о злоупотреблении истцом правом не нашел своего подтверждения в материалах дела, поскольку истец зарегистрировал в качестве товарного знака обозначение, которое до даты приоритета этого товарного знака использовалось именно истцом.

Довод ответчика об общеупотребимости обозначения «АКВАСТОП» также не подтвержден материалами дела, направлен на оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку истца и не подлежит рассмотрению в рамках дела о защите исключительного права на товарный знак.

Наличие у ответчика иного товарного знака также не исключает использование ответчиком обозначения «АКВАСТОП» и не свидетельствует об отсутствии в его действиях нарушения исключительного права истца на спорный товарный знак.

Вместе с тем, суд полагает не подлежащими удовлетворению требования истца о запрете использования обозначения «АКВАСТОП» в доменном имени, поскольку доказательств нарушения ответчиком исключительного права истца таким способом в материалах дела не имеется, а также требования о запрете незаконного использования этого обозначения каким бы то ни было образом, а также о запрете иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 17 и 19-го классов МКТУ, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, а равно для индивидуализации однородных товаров в связи со следующим.

Требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

По смыслу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ такое требование, направленное на пресечение действий, нарушающих право, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

При этом длящееся правонарушение характеризуется непрерывным осуществлением противоправного деяния, начинается с момента совершения правонарушения и кончается вследствие действия самого нарушителя, направленного к прекращению правонарушения, или наступления событий, препятствующих совершению правонарушения.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

Абстрактный запрет установлен непосредственно законом.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ определено, что исключительное право использования товарного знака принадлежит лишь правообладателю. В силу пункта 3 этой статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

         Также суд находит не подлежащим удовлетворению   требование истца обязать общество «ГИДРО-ГАРАНТ» за свой счет опубликовать на сайте http://www.гидроконтур.рф/ решение суда о допущенном нарушении исключительного права общества «АКВАБАРЬЕР» на товарный знак «АКВАСТОП» по свидетельству Российской Федерации № 451846 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу решения суда с указанием на неправомерное использование обществом «ГИДРО-ГАРАНТ» обозначения «АКВАСТОП» и с указанием на общество «АКВАБАРЬЕР» как правообладателя товарного знака «АКВАСТОП» по свидетельству Российской Федерации № 451846 продолжительностью публикации не менее 9 (девяти) месяцев;

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном названным Кодексом, требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

ГК РФ не устанавливает каких-либо критериев опубликования судебного акта на сайте в сети «Интернет».

Требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя представляет собой меру защиты нарушенных интеллектуальных прав. Применение такого способа защиты, в первую очередь, должно быть направлено на восстановление этих нарушенных прав. При избрании такого способа защиты истец должен  обосновать причины своего выбора, а также мотивировать выбор соответствующих источников, в которых, по мнению истца, следует опубликовать принятые судом акты.

Рассмотрев представленные по делу доказательства, обстоятельства  обоснованности и доводы ООО «АКВАБАРЬЕР» суд  находит, что истец не привел достаточного обоснования избрания такого способа защиты , в том числе, его направленности на восстановление нарушенных прав, в связи  с чем, требования в этой части удовлетворению не подлежат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

         Госпошлина  в сумме 13 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 110,167-170,176,211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд


                                                Р Е Ш И Л :


Запретить  ООО «ГИДРО-ГАРАНТ» незаконное использование обозначения «АКВАСТОП», сходного до степени смешения с товарным знаком «АКВАСТОП» по свидетельству Российской Федерации № 451846, посредством размещения в сети Интернет на сайте www.гидроконтур.рф в рекламе, при продвижении товаров, для индивидуализации товаров   17 и 19-го классов МКТУ, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, а равно для индивидуализации однородных товаров и (или) услуг. 

Взыскать с ООО "ГИДРО-ГАРАНТ" в пользу ООО «АКВАБАРЬЕР»  денежную компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак   «АКВАСТОП» по свидетельству Российской Федерации № 451846  в сумме 200 000 руб. и расходы по госпошлине в сумме 13 000 руб.  

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятом арбитражном апелляционном суде.


         Судья                                                         Е.А. Неяскина