Решение от 20 сентября 2017 г. по делу № А32-12961/2016

Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

№ А32-12961/2016
г. Краснодар
20 сентября 2017 г.
Резолютивная часть решения объявлена 13 сентября 2017 г.

Полный текст решения изготовлен 20 сентября 2017 г.


Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Ермоловой Н.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хабаху С.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО «РУСМАШ» (ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>)

о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 20 597 руб. судебных расходов, а также расходов на оплату госпошлины


при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, ФИО3

от ответчика: не явился



УСТАНОВИЛ:

ООО «РУСМАШ» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 20 597 руб. судебных расходов, а также расходов на оплату госпошлины (требования, уточненные в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.09.2016, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2016, исковые требования удовлетворены частично: суд взыскал с предпринимателя с пользу общества 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 1 000 рублей расходов по проведению исследования товара, 28 рублей расходов на приобретение товара, 1 рубль 85 копеек почтовых расходов, 350 рублей расходов на уплату государственной пошлины; в остальной части в иске отказано

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2017 г. решение Арбитражного суда Краснодарского края от 22.09.2016 г., а также постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2013 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Отменяя решение суда первой инстанции по данному делу, а также постановление апелляционного суда Суд по интеллектуальным правам указал, что при разрешении настоящего спора суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере компенсации, а именно, не установили какими доказательствами ответчик обосновывал и подтверждал необходимость снижения размера компенсации ниже установленного законом, не дали данным доказательствам надлежащей оценки, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации.

Истец в судебном заседании настаивал на иске.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Исследовав документы и оценив в совокупности все представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец – ООО «РУСМАШ» с 17.10.2012 г. на основании свидетельства RU 473042 является правообладателем зарегистрированного 17.10.2012 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака «РУСМАШ», сроком действия до 13.09.2021г.

10.04.2016 г. ответчиком в магазине по продаже автомобильных запчастей «АВТОМАГ», расположенном по адресу: <...>, в котором ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность, осуществлялась реализация Автоматического натяжителя цепи «ПИЛОТ» для автомобилей ВАЗ (АНЦ «ПИЛОТ»), на упаковке которой имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком № RU 473042 (Класс МКТУ 12).

Факт продажи указанного товара подтверждается товарным и кассовым чеками от 10.04.2016 г., а также видеосъемкой, произведенной в целях самозащиты.

Полагая, что распространением указанного товара без заключения соответствующего договора с правообладателем нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуальной собственности, ООО «РУСМАШ» обратилось в суд с настоящим иском.

При рассмотрении дела и разрешении данного спора арбитражный суд полагает исходить из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 43.2 Постановления Пленума N 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В силу пункта 43.3 Постановления Пленума N 5/29 суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Как установлено судом, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак со словесным обозначением «РУСМАШ» по свидетельству № RU 473042 (дата приоритета 13.09.2011 г.) в отношении услуг класса 12 МКТУ «аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; валы карданные; двигатели, в том числе их составные части, в частности, в частности натяжители цепи двигателя; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; муфты сцепления для наземных транспортных средств; оси; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; пружины амортизационные; рессоры подвесок; рули; сигнализации противоугонные; сигнализация заднего хода; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза; тросионы; трансмиссии для наземных транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств».

Ссылаясь на то, что ответчик при осуществлении предпринимательской деятельности реализовывал продукцию со словесным обозначением «РУСМАШ», сходное до степени смешения со словесным обозначением в товарном знаке истца, ООО «РУСМАШ» обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 200 000 руб. компенсации, рассчитанной исходя из двойной стоимости права использования товарного знака по лицензионному договору.

В обоснование заявленного размера компенсации истцом представлен лицензионный договор № 2 от 02.03.2016 г., по которому истец в качестве лицензиара и правообладателя товарного знака предоставляет индивидуальному предпринимателю ФИО4 лицензию на использование товарного знака № 473042 с размером вознаграждения 100 000 руб. в год.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 г. № 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), ввиду чего выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12).

Аналогичный правовой подход по вопросу возможности снижения размера компенсации, исчисленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, принят Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 11.10.2016 по делу N А75-3512/2014, от 05.07.2016 по делу N А43-12230/2014.

Из содержания Постановлении Президиума ВАС N 3602/11 от 27.09.2011 не следует, что снижение размера компенсации, исчисленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, невозможно.

Поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум полагает, что выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса.

Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 16449/12 также принято в развитие позиций Постановления Президиума ВАС N 3602/11 от 27.09.2011, Постановления Президиум ВАС РФ от 20.11.2012 N 8953/12 о возможности снижение размера компенсации, исчисленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Аналогичное толкование, в их взаимосвязи и развитии, вышеуказанных постановлений Президиума ВАС РФ N 16449/12, N 3602/11, N 8953/12 применено в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2016 по делу N А40-131931/2014.

С учетом изложенных правовых позиций, исходя из восстановительного характера данного вида гражданско-правовой ответственности, который исключает получение правообладателем дополнительных доходов, которые бы не возникли у правообладателя при отсутствии нарушения, суд приходит к выводу о возможности снижения заявленного размера компенсации за нарушение исключительных прав истца.

Суд по интеллектуальным правам, отменяя решение суда первой инстанции по данному делу, а также постановление апелляционного суда указал, что при разрешении настоящего спора суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере компенсации, а именно, не установили какими доказательствами ответчик обосновывал и подтверждал необходимость снижения размера компенсации ниже установленного законом, не дали данным доказательствам надлежащей оценки, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации.

Истец основанием для расчета размера компенсации ссылается на лицензионный договор от 01.03.2016г. №2, заключенный между истцом и ИП ФИО4, согласно которому стоимость права использования товарного знака №473042 составляет 100 000 руб. в год.

В силу статьей 1490, 1232 ГК РФ данный договор подлежит государственной регистрации.

При этом, согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Согласно разъяснениям п. 43.4 постановления Пленума №5/29, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Поскольку лицензионный договор №2 от 01.03.2016г., на который ссылается истец в обоснование размера компенсации, зарегистрирован 26.05.2016г. (сведения на сайте ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» в сети Интернет), то есть после приобретения товара у ответчика (10.04.2016г.), и даже после обращения в арбитражный суд с настоящим иском (15.04.2016г.), то данный договор, являясь на момент совершения нарушения незаключенным для третьих лиц, в силу п. 43.4 постановления Пленума №5/29 не может служить основанием для расчета компенсации.

Иных доказательств в обоснование размера заявленной компенсации истцом не представлено.

Между тем, поскольку при доказанности факта нарушения исключительных прав истца недоказанность размера компенсации сама по себе не может служить основанием для полного отказа в иске, суд, принимая во внимание установленные по рассматриваемому делу обстоятельства, принципы разумности и справедливости компенсации последствиям нарушения, восстановительный, а не обогатительный характер компенсации, однократность нарушения ответчиком исключительных прав истца на один товарный знак, незначительное количество спорного товара (1 единица), а также то, что ответчик не является производителем товара суд пришел к выводу о возможности установления размера компенсации в сумме 10 000 руб.

При этом, судом учтена сложившаяся судебная практика арбитражных судов по искам данного истца – ООО «Русмаш» относительно соразмерности компенсации 10 000 руб. за однократность нарушения в отношении одного товарного знака.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 20 000 руб. расходов на проведение исследования спорной продукции, 560 руб. расходов на покупку товара, 37 руб. почтовых расходов.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в состав судебных расходов входят как государственная пошлина, так и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» указано, что к судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административном деле (статья 94 ГПК РФ, статья 106 АПК РФ, статья 106 КАС РФ).

Перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем (далее также - истцы) в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления (далее также - иски) в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

На основании указанных разъяснений Пленума ВС РФ расходы истца по приобретению и исследованию контрафактности спорной продукции суд относит к судебным издержкам истца.

Право на возмещение судебных расходов в силу статьи 110 АПК РФ возникает при условии фактически понесенных стороной затрат.

При первоначальном рассмотрении дела, судами было установлено, что в целях установления признаков контрафактности спорной продукции истцом понесены расходы в размере 20 000 руб., что подтверждается договором поручения № 15 от 01.04.20165 г., запросом на проведение исследования от 11.04.2016 г., актом выполненных работ № 115 от 02.12.2016 г., заключением исследования специалиста № 02-04/23.16 от 12.04.2016 г., а также расходным кассовым ордером № 115 от 12.04.2016 г. на сумму 20 000 руб.

В подтверждение расходов на приобретение спорной продукции истцом представлен товарный чек от 10.04.2016 г. на сумму 560 руб.

В подтверждение почтовых расходов в материалы дела истцом представлена квитанция Почты России № 43508 от 14.04.2016 г. на сумму 37 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Ввиду того, что иск был удовлетворен на 5%, судебные расходы истца подлежат взысканию с ответчика в размере 1 000 руб. по проведению исследования товара, 28 руб. на приобретение товара, 1 руб. 85 коп. почтовых расходов.

Также, в соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины следует отнести на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации



РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>) в пользу ООО «РУСМАШ» (ИНН <***>) 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 1 000 руб. расходов по проведению исследования товара, 28 руб. расходов на приобретение товара, 1 руб. 85 коп. почтовых расходов, 350 руб. расходов по уплате госпошлины, понесенных при рассмотрении дела в суде первой инстанции, а также 300 руб. расходов по уплате госпошлины, понесенных при рассмотрении дела в судах апелляционной и кассационной инстанции.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО «РУСМАШ» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета 5 000 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок от даты его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края.



Судья Н.А. Ермолова