Решение от 24 августа 2018 г. по делу № А32-12961/2016

Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

№ А32-12961/2016
г. Краснодар
24 августа 2018 г.
Резолютивная часть решения объявлена 20 августа 2018 г. Полный текст решения изготовлен 24 августа 2018 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Ермоловой Н.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ершовой Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «РУСМАШ» (ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>)

о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 20 597 руб. судебных расходов, а также расходов на оплату госпошлины

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО «РУСМАШ» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 20 597 руб. судебных расходов, а также расходов на оплату госпошлины (требования, уточненные в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.09.2017, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017, исковые требования удовлетворены частично: суд взыскал с предпринимателя с пользу общества 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 1 000 руб. расходов по проведению исследования товара, 28 руб. расходов на приобретение товара, 1 руб. 85 коп. почтовых расходов, 350 руб. расходов по уплате госпошлины, понесенных при рассмотрении дела в суде первой инстанции, а также 300 руб. расходов по уплате госпошлины, понесенных при рассмотрении дела в судах апелляционной и кассационной инстанции; в остальной части в иске отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2018 г. решение Арбитражного суда Краснодарского края от 20.09.2017 г., а также постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Отменяя решение суда первой инстанции по данному делу, а также постановление апелляционного суда, Суд по интеллектуальным правам указал, что при разрешении настоящего спора суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере

компенсации, а именно, не установили какими доказательствами ответчик обосновывал и подтверждал необходимость снижения размера компенсации ниже установленного законом, не установили обстоятельства исполнения лицензионного договора № 2 от 01.03.2016 г., не дали данным доказательствам надлежащей оценки, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации.

Истец в судебном заседании настаивал на исковых требованиях.

Ответчик в судебное заседание не явился, направил в суд возражения на исковое заявление.

В судебном заседании 13.08.2018 г. объявлялся перерыв до 16 час. 20 мин. 20.08.2018 г., по окончании которого судебное заседание продолжено в отсутствие сторон.

Исследовав документы и оценив в совокупности все представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец – ООО «РУСМАШ» с 17.10.2012 г. на основании свидетельства RU 473042 является правообладателем зарегистрированного 17.10.2012 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака «РУСМАШ», сроком действия до 13.09.2021г.

10.04.2016 г. ответчиком в магазине по продаже автомобильных запчастей «АВТОМАГ», расположенном по адресу: <...>, в котором ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность, осуществлялась реализация Автоматического натяжителя цепи «ПИЛОТ» для автомобилей ВАЗ (АНЦ «ПИЛОТ»), на упаковке которой имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком № RU 473042 (Класс МКТУ 12).

Факт продажи указанного товара подтверждается товарным и кассовым чеками от 10.04.2016 г., а также видеосъемкой, произведенной в целях самозащиты.

Полагая, что распространением указанного товара без заключения соответствующего договора с правообладателем нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуальной собственности, ООО «РУСМАШ» обратилось в суд с настоящим иском.

При рассмотрении дела и разрешении данного спора арбитражный суд полагает исходить из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом

(исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление Пленума № 5/29), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В силу пункта 43.3 Постановления Пленума N 5/29 суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя,

принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Как установлено судом, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак со словесным обозначением «РУСМАШ» по свидетельству № RU 473042 (дата приоритета 13.09.2011 г.) в отношении услуг класса 12 МКТУ «аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; валы карданные; двигатели, в том числе их составные части, в частности, в частности натяжители цепи двигателя; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; муфты сцепления для наземных транспортных средств; оси; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; пружины амортизационные; рессоры подвесок; рули; сигнализации противоугонные; сигнализация заднего хода; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза; тросионы; трансмиссии для наземных транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств».

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Ссылаясь на то, что ответчик при осуществлении предпринимательской деятельности реализовывал продукцию со словесным обозначением «РУСМАШ», сходное до степени смешения со словесным обозначением в товарном знаке истца, ООО «РУСМАШ» обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 200 000 руб. компенсации, рассчитанной исходя из двойной стоимости права использования товарного знака по лицензионному договору.

В обоснование заявленного размера компенсации истцом представлен лицензионный договор № 2 от 02.03.2016 г., по которому истец в качестве лицензиара и правообладателя товарного знака предоставляет индивидуальному предпринимателю ФИО3 лицензию на использование товарного знака № 473042 с размером вознаграждения 100 000 руб. в год.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 43.4 Постановления Пленума N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены обычно

заключаемых им лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско- правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 02.04.2013 N 16449/12 указывал, что выработанные им в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Как следует из искового заявления, при обращении с настоящим иском истцом был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Истец основанием для расчета размера компенсации ссылается на лицензионный договор от 01.03.2016г. № 2, заключенный между истцом и ИП ФИО3, согласно которому стоимость права использования товарного знака № 473042 составляет 100 000 руб. в год.

Возражая против заявленного истцом размера компенсации, ответчик в возражениях на исковое заявление указал, что лицензионный договор от 01.03.2016г. № 2 не может служить основанием для расчета компенсации, поскольку фактически не исполнялся, является недействительным и заключен аффилированными лицами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с названным Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования признаются несостоявшимися (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры подлежат государственной регистрации. При этом несоблюдение требования о государственной регистрации согласно пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 ГК РФ влечет недействительность договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1490 ГК РФ отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела, лицензионный договор № 2 от 01.03.2016г., на который ссылается истец в обоснование размера компенсации, зарегистрирован 26.05.2016г. (сведения на сайте ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» в сети Интернет), то есть после приобретения товара у ответчика (10.04.2016г.).

Вместе с тем, в соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Природа сделки как волевого акта предполагает наличие воли субъекта, совершающего сделку, и внешнее выражение этой воли, что возможно лишь при наличии правосубъектности стороны сделки как на стадии волеобразования, так и на момент волеизъявления. При этом государственная регистрация сделки не является частью процесса волеобразования и волеизъявления субъекта, не относится к форме сделки (способу выражения воли), а представляет собой дополнительный юридический факт, необходимый в силу закона для придания сделке свойства акта, влекущего для сторон соответствующие последствия.

Исходя из правовой позиции, изложенной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 08.02.2011 № 13970/10, суд, оценив условия договора и действия сторон по его исполнению, в том числе при установлении обстоятельств согласования сторонами существенных условий договора и его фактического исполнения, этот договор не может быть признан незаключенным.

Спорному лицензионному договору от 01.03.2016г. № 2 дана оценка Верховным Судом Российской Федерации в рамках дела № А12-60484/16, в том числе на предмет аффилированности сторон, доводы ответчика в рамках указанного дела о недопустимости установления стоимости права использования товарного знака на основании данного лицензионного договора отклонены (определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 306-ЭС18-10530).

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, учитывая характер допущенного нарушения и степень вины, в том числе, принимая во внимание, что реализованный товар предназначался именно для двигателей автомобиля, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд приходит к выводу о необходимости взыскать компенсацию в заявленном истцом размере 200 000 рублей.

Оснований для снижения размера компенсации суд не усматривает, поскольку ответчик в соответствии со ст. 65 АПК РФ не доказал необходимости применения судом

такой меры.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 20 000 руб. расходов на проведение исследования спорной продукции, 560 руб. расходов на покупку товара, 37 руб. почтовых расходов.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в состав судебных расходов входят как государственная пошлина, так и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» указано, что к судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административном деле (статья 94 ГПК РФ, статья 106 АПК РФ, статья 106 КАС РФ).

Перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем (далее также - истцы) в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления (далее также - иски) в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

На основании указанных разъяснений Пленума ВС РФ расходы истца по приобретению и исследованию контрафактности спорной продукции суд относит к судебным издержкам истца.

Право на возмещение судебных расходов в силу статьи 110 АПК РФ возникает при условии фактически понесенных стороной затрат.

При первоначальном рассмотрении дела, судами было установлено, что в целях установления признаков контрафактности спорной продукции истцом понесены расходы в размере 20 000 руб., что подтверждается договором поручения № 15 от 01.04.20165 г., запросом на проведение исследования от 11.04.2016 г., актом выполненных работ № 115 от 02.12.2016 г., заключением исследования специалиста № 02-04/23.16 от 12.04.2016 г., а также расходным кассовым ордером № 115 от 12.04.2016 г. на сумму 20 000 руб.

В подтверждение расходов на приобретение спорной продукции истцом представлен товарный чек от 10.04.2016 г. на сумму 560 руб.

В подтверждение почтовых расходов в материалы дела истцом представлена квитанция Почты России № 43508 от 14.04.2016 г. на сумму 37 руб.

При таких обстоятельствах, поскольку исковые требования ООО «РУСМАШ» удовлетворены судом в полном объеме, понесенные истцом судебные расходы, в том числе 20 000 руб. расходов по проведению исследования товара, 560 руб. расходов на приобретение товара, 37 руб. почтовых расходов подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Также, в соответствии со ст. 110 АПК РФ на ответчика подлежат возложению расходы на оплату госпошлины, понесенные истцом, в том числе 2 000 руб. расходов по уплате госпошлины, понесенных при рассмотрении дела в суде первой инстанции (квитанция от 14.04.2016 г.), а также 12 000 руб. расходов по уплате госпошлины, понесенных при рассмотрении дела в судах апелляционной и кассационной инстанции

(квитанции от 28.09.2016 г., от 21.01.2017 г., платежное поручение № 111 от 09.10.2017 г., платежное поручение № 6 от 24.01.2018 г.).

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>) в пользу ООО «РУСМАШ» (ИНН <***>) 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 20 000 руб. расходов по проведению исследования товара, 560 руб. расходов на приобретение товара, 37 руб. почтовых расходов, 2 000 руб. расходов по уплате госпошлины, понесенных при рассмотрении дела в суде первой инстанции, а также 12 000 руб. расходов по уплате госпошлины, понесенных при рассмотрении дела в судах апелляционной и кассационной инстанции.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>) в доход федерального бюджета 5 000 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок от даты его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края.

Судья Н.А. Ермолова