Решение от 16 июня 2020 г. по делу № А56-85771/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-85771/2019
16 июня 2020 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 05 июня 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 16 июня 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Киселевой А.О.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лисенковой М. И.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ И РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ "ГЕНЕТИКО"; (адрес: Россия 119333, г МОСКВА, г МОСКВА, ул ГУБКИНА 3/1; Россия 143026, г МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 1 ПОМ. 334 РАБ. МЕС. 52, ОГРН: 1127747086543; 1127747086543);

ответчик: 1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБ-ДНК"; 2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ ГЕНОМИКС"; 3) Афраимович Дмитрий Юрьевич (адрес: Россия 192029, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пер НОГИНА 4/2 ЛИТ А/14Н; Россия 170100, г ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ обл, ул ЖЕЛЯБОВА 48/04; Россия 196243, Санкт-Петербург, ул.Ленсовета 43/3/48, ОГРН: 1177847336149; 1136952010546);

о взыскании,

при участии

- от истца: представители ФИО2 (доверенность от 04.10.2019 г.), ФИО3 (доверенность от 10.10.2019 г.),

- от ответчика 1: представитель ФИО4 (доверенность от 10.10.2019 г.),

- от ответчика 2: представитель ФИО5 (доверенность от 09.05.2019 г.),

- от ответчика 3: не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНТИКО» (ООО «ЦГРМ», Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЛАБ-ДНК» (Ответчик 1, ООО «ЛАБ-ДНК»), обществу с ограниченной ответственностью «Медикал Геномикс» (Ответчик 2, ООО «Медикал Геномикс») и ФИО1 (Ответчик 3, ФИО1) об обязании удалить значения «ПРЕНАТЕКС», «PRENATEX», сходные до степени смешения с товарными знаками Истца, с сайта htfps://lab-dnk.ru, а также со всех материалов, которыми сопровождаются оказание медицинских услуг, а также взыскать солидарно с Ответчиков в пользу Истца компенсацию в размере 2 500 000,00 рублей за нарушение исключительных прав Истца на товарные знаки «ПРЕНАТЕКС», «PRENATEX» по свидетельствам на товарные знаки (знаки обслуживания) № 532934 и 532933 и расходы по оплате государственной пошлины.

В ходе рассмотрения дела Истец уточнил заявленные требования согласно дополнениям № 160/19-и от 23.10.2019 г., дополнив их требованиями:

- прекратить нарушение исключительных прав по товарному знаку «ПРЕНАТЕКС» по свидетельству № 532933;

- признать ООО «ЛАБ-ДНК», ООО «Медикал Геномикс» и ФИО1 нарушителями исключительных прав на товарный знак «PRENATEX» по свидетельству № 532934,

- признать ООО «ЛАБ-ДНК», ООО «Медикал Геномикс» и ФИО1 нарушителями исключительных прав на товарный знак «ПРЕНАТЕКС» по свидетельству № 532933.

Уточнения судом приняты в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В судебном заседании представители Истца поддержали заявленные требования в полном объеме.

Присутствовавшие представители ООО «ЛАБ-ДНК» и ООО «Медикал Геномикс» возражали против заявленных Истцом требований по мотивам, изложенным в отзывах.

ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом; в материалы дела поступил отзыв по делу.

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя Ответчика 3, который извещен надлежащим образом, о чем в материалах дела имеются соответствующие доказательства в соответствии с требованиями ст. 123 АПК РФ.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК Ф, арбитражный суд установил следующее.

Истец является обладателем исключительных пав на зарегистрированные в Российской Федерации товарные знаки «ПРЕНАТЕКС» по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 532933 (заявка № 2013732987), с приоритетом от 25 сентября 2013 года, зарегистрирован 27 января 2015 года, срок действия регистрации истекает 25 сентября 2023 года и «PRENATEX» по Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 532934 (заявка № 2017753732), с приоритетом от 25 сентября 2013 года, зарегистрирован 27 января 2015 года, срок действия регистрации истекает 25 сентября 2023 года.

Товарные знаки зарегистрированы в отношении следующих классов товаров и услуг по Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ): 10 - аппаратура для анализов крови; аппаратура для медицинских анализов; аппараты диагностические для медицинских целей; 42 - исследования научные, испытания клинические; услуги научных лабораторий; исследования в области биотехнологии; исследования генетические; проведение анализа крови; 44 - консультации генетические; помощь медицинская; помощь акушерская; консультации по вопросам фармацевтики; услуги медицинских клиник; услуги репродуктивной медицины; советы по вопросам здоровья; услуги пренатальной диагностики.

Товарные знаки «ПРЕНАТЕКС» и «PRENATEX» – словесные товарные знаки.

Истец указывает, что в рамках производства по делу № А56-83629/2018 (Истец: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», Ответчик 1: ООО «ЛАБ-ДНК», Ответчик 2: ООО «Медикал Геномикс», Ответчик 3: ФИО1), Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в отношении ООО «ЛАБ-ДНК» и ФИО1 было вынесено решение от 04.12.2018 г., в соответствии с которым суд обязал ООО «ЛАБ-ДНК» и ФИО1 удалить обозначения «ПРЕНЕТИКСМ» и «PRENETIX», сходные до степени смешения с товарными знаками ООО «ЦГРМ «Генетико» по свидетельствам на товарные знаки (знаки обслуживания) № 530273 и № 529466, с сайта https://lab-dnk.ru, а также со всех материалов, которыми сопровождается оказание медицинских услуг, и взыскал солидарно с ООО «ЛАБ-ДНК» и ФИО1 в пользу ООО «ЦГРМ «Генетико» 200 000 рублей компенсации расходы по оплате государственной пошлины.

В ходе процесса Истцом было выявлено, что Ответчик 1 и Ответчик 2 используют обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Истца, о чем свидетельствует Договор №978 оказания платных медицинских и немедицинских услуг от 24 октября 2017 г. между ООО «ЛАБ-ДНК» (Заказчик) и ООО «Медикал Геномикс» (Исполнитель), в соответствии с которым Исполнитель – Ответчик 2 обязуется оказать услуги, в перечень которых входит «Неинвазивный пренатальный тест PrenaTest на определение наличия у плода Трисомии по 21 хромосоме (синдром Дауна) + определение пола», а также некоторые другие услуги, в наименование которых входит обозначение «PrenaTest ®». В качестве доказательства исполнения вышеназванного договора Ответчик 1 представил Договор поручения на проведение неинвазивного пренатального тестирования PRENATEST расширенный № 31 от 25 января 2018 г. между ФИО6 и ООО «ЛАБ-ДНК», предметом которого является оказание услуги, необходимые для получения заключения генетической экспертизы из лаборатории. Заказанный тест: PrenaTest расширенный (Россия+Германия). Стоимость договора — 34 900 рублей. Ответчик 1 также представил копию платежного документа (чек: 0015 от 25.01.2018), подтверждающего оплату ФИО6 суммы в размере 34 900 рублей на счет ООО «ЛАБ-ДНК». Далее, Ответчик 1 предоставил заверенную им копию счета на оплату №549 от 28 февраля 2018 г., согласно которому ООО «ЛАБ-ДНК» оплатил ООО «Медикал Геномикс» услугу для ФИО6 в размере 25 700 рублей. Вышеприведенные доказательства подтверждают введение Ответчиком 1 и Ответчиком 2 в гражданский оборот услуги «Prenatest», что нарушает права Истца на товарные знаки «ПРЕНАТЕКС», «PRENATEX».

В рамках производства по делу №А56-83629/2018 ООО «ЛАБ-ДНК» предоставил выписку АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по лицевому счету ООО «ЛАБ-ДНК» за период с 01.12.2017 г. по 31.03.2018 г. Согласно выводам Ответчика за указанный период было всего 7, из них только 1 платеж за пренатальный тест. Однако указанная выписка не подтверждает выводы Ответчика, т.к. платежей в адрес Ответчика 1 за указанный период с назначением платежа «Возмещение средств по услуге эквайринга по реестру операций» отражено не менее 21 на общею сумму 431 985 рублей (именно с таким назначением платежа

Ответчику поступила оплата за пренатальный тест), в связи с чем все поступившие Ответчику 1 денежные средства с назначением платежа «Возмещение средств по услуге эквайринга реестру операций» можно квалифицировать как оплату за пренатальный тест PrenaTest.

Данные обстоятельства, по мнении Истца, свидетельствует о том, что Ответчики совместными действиями ввели в гражданский оборот медицинскую услугу – неинвазивный пренатальный тест под товарным знаком Истца без разрешения правообладателя и осуществляли реализацию данной услуги потребителям в целях получения прибыли, чем грубо нарушили права Истца и нормы действующего законодательства РФ.

При этом в ходе производства по делу Истец уведомил стороны о том, что также является правообладателем товарных знаков по свидетельству № 532933 и №532934, что отражено в материалах дела № А56-83629/2018.

После вынесения Судом решения по делу № А56-83629/2018 Истцу стало известно, что на странице сайта https://lab-dnk.m/ в сети «Интернет», администратором которого является ФИО1 (Ответчик 3) в соответствии с ответом регистратора доменных имен ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» на адвокатский запрос адвоката Беловой Ю.М. (регистрационный номер 77/7284), все еще размещена информация о предоставлении медицинской услуги – ДНК-тест «ПРЕНАТЕСТ» (PRENATEST) в Москве стоимостью 19 900 рублей. На сайте содержится описание теста, согласно которому: «PrenaTest - Это самый доступный анализ для определения синдрома Дауна и других хромосомных отклонений. Высокая точность результатов и быстрые сроки выполнения позволят вам заблаговременно узнать о патологиях вашего ребенка. Неинвазивный пренатальный тест абсолютно безопасен для вашего здоровья и здоровья малыша. Точность 99,999%-100%, срок 8 дней, анонимность 100%, цена 19 900 руб.», что подтверждается Протоколом о производстве осмотра вещественных доказательств от 19.12.2018 г., удостоверенного ФИО7., временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы ФИО8, зарегистрировано в реестре № 77-473-н/77-2018-7-1518.

Истцом была проведена закупка услуги «PrenaTest хромосомные отклонения плода»: был заключен Договор поручения проведения теста на хромосомные отклонения плода №357М-ОПС от 25 декабря 2018 г. между ФИО9 и ООО «ЛАБ-ДНК» на сумму 19 900 рублей. Оказание данной услуги подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру №1 от 25 декабря 2018 г. Данные обстоятельства подтверждают нарушение Ответчиком прав Истца на товарный знак.

Обозначения «ПРЕНАТЕСТ» и «PRENATEST», используемые Ответчиками для индивидуализации и рекламы предоставляемых медицинских услуг в области лабораторной генетики, являются сходными до степени смешения (по сематическому критерию) и тождественными (по фонетическому критерию) с товарными знаками по свидетельствам № 532934 и 532933, правообладателем которых является Истец, что подтверждается экспертным заключением на основании исследования, проведенного Центром патентных судебных экспертиз, экспертом ФИО10

Вероятность смешения имеет место, если (1) один товарный знак воспринимается за другой или если (2) потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 №2979/2006).

Истец полагает, что сходство используемых обозначений является очевидным, несмотря на незначительные визуальные и звуковые отличия. Также очевидна однородность услуг, оказываемых Ответчиком, услуге, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Истца. Кроме того, указанный товарный знак обладает высокой различительной способностью и ассоциируется среди потребителей медицинских услуг в области медицинской генетики, именно с услугами, оказываемыми Истцом.

Таким образом, под товарными знаками «ПРЕНАТЕКС» и «PRENATEX», права на которые принадлежат Истцу, Ответчики вводят в гражданский оборот медицинскую услугу, предлагая ее к продаже на вышеуказанном сайте.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что обозначения использовались в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ (услуги научных лабораторий, исследования генетические, проведение анализа крови) и 44 класса (консультации генетические, услуги пренатальной диагностики), включенных в объем правовой охраны Товарных знаков.

На сайте содержится информация о лицах, предоставляющих медицинскую услугу: в разделе «Лицензии и сертификаты» указан Сертификат ООО «ЛАБ-ДНК» (Ответчик 1), Лицензия ЛО-69-01-001465 от 23.09.2014 г., выданная ООО «Медикал Геномикс» (Ответчик 2), содержится информация о том, что «Lab-DNK» является официальным представителем ООО «Medical Genomics» в Москве и Санкт-Петербурге, на последней странице экспертного заключения генеалогического анализа (образец отчета, вьдаваемого пациенту) содержится информация об исполнителях услуг – ООО «ЛАБ-ДНК», юридический адрес: 192029, <...>, лит. А, ООО «Медикал Геномикс», содержится оттиск печати Lab-DNK.

Согласно пояснениям Истца, администратором доменного имени lab-dnk.ru в сети «Интернет» является ФИО1, который является учредителем (участником) ООО «ЛАБ-ДНК», доля участия 100%. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО1 действует в гражданском обороте в интересах ООО «ЛАБ-ДНК», и, являясь единственным участником, имеет право давать обязательные указания и имеет возможность иным образом определять действия указанного юридического лица.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах. RU и РФ (утверждены решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 г. N 2011-18/81) администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, в данном случае, - физическое лицо, ФИО1, определяя порядок использования сайта, указал на сайте наименование общества ООО «Медикал Геномикс», ООО «ЛАБ-ДНК», указал реквизиты и необходимые контактные сведения, обеспечил возможность взаимодействия покупателей услуг.

Истец указывает, что фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

В данном случае разрешения Истца, как правообладателя товарного знака, не было получено Ответчиками. В адрес ответчиков Истцом были направлены претензионные письма (Исх. №104-В, №104-В, №105-В от 17.07.2019 г.) с предложением об отказе от незаконного использования товарного знака и выплате компенсации. Несмотря на то, что в адрес Ответчиков были направлены претензионные письма, по состоянию на нарушение прав Ответчиком 3 – ФИО1 не было прекращено – на сайте https://lab-dnk.ru, администратором которого является ФИО1, в разделе «ЦЕНЫ НА ДНК ТЕСТЫ В МОСКВЕ», подразделе «ДНК тестирование здоровья ребенка. НИПТ-анализы на хромосомные отклонения плода», размещено предложение к продаже услуг «Неинвазивный пренатальный тест PrenaTest» и «Неинвазивный пренатальный тест PrenaTest+», стоимостью 19 900 и 34 900 рублей. Данный факт подтверждается скриншотами страницы сайта https://labdnk.ru/ceni-na-dnk-testi/, сделанными 09.07.2019 г. в 11 часов 43 минуты и в 11 часов 44 минуты. Истец указал, что не возражает против законного использования товарного знака на основании лицензионного соглашения, однако Ответчики на претензию Истца не ответили.

Истец также указал, что начиная с 2013 года. оказывает на территории Российской Федерации оказывает медицинскую услугу: неинвазивный пренатальный тест - диагностика хромосомных патологий плода, который проводится по крови беременной женщины. В целях индивидуализации данной эксклюзивной методики Истцом зарегистрированы товарные знаки «ПРЕНАТЕКС» и «PRENATEX», в связи с чем указанная медицинская услуга Истца приобрела дополнительную различительную способность. Истец осуществляет непрерывный контроль качества медицинской услуги, предоставляемой под товарными знаками «ПРЕНАТЕКС» и «PRENATEX».

Ввиду невозможности осуществления контроля над качеством медицинских услуг, предоставляемых Ответчиком под обозначением, схожим до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками Истца, а также учитывая, что указанное обозначение идентифицируется у потребителей с деятельностью ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», Истец считает, что указанные действия могут повлечь причинение вреда его деловой репутации, в частности, в случае оказания Ответчиком услуг ненадлежащего качества. Оказание услуг ненадлежащего качества, равно как и неоказание услуг, идентифицируемых потребителями с деятельностью конкретной компании ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», под обозначениями «ПРЕНАТЕКС» и «PRENATEX», тождественными и схожими до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками Истца и незаконно используемыми Ответчиком, непосредственно влияет на финансовые и имиджевые показатели компании и оказывает негативное воздействие на возможности дальнейшего развития компании на данном рынке услуг.

Факт того, что Договор № 978 оказания платных медицинских и немедицинских услуг между ООО «Медикал Геномикс» и ООО «ЛАБ-ДНК» заключен 24 октября 2017 г., подтверждает то, что Ответчик 1 и Ответчик 2 нарушают исключительное право Истца в течение 21 месяца, на основании чего можно сделать вывод о том, что указанными действиями причинен убыток, что подтверждается Справкой о стоимости и объемах продаж медицинской услуги под товарным знаком «ПРЕНАТЕКС» и «PRENATEX» за 21 месяц в период с 2017 по 2019 год.

Ответчики своими неправомерными действиями нарушили права Истца на товарный знак Истца практически всеми способами, которыми может быть осуществлено исключительное право правообладателя на товарный знак (ст. 1484 ГК РФ), в связи с чем, истец полагает, что действия Ответчиков по незаконному использованию товарного знака Истца свидетельствует о наличии у Ответчиков широкой маркетинговой стратегии по продвижению услуги, которая необходима в целях достижения максимальных результатов для извлечения прибыли, указанные действия являются умышленными, носят грубый характер и свидетельствует о неоднократности совершенного правонарушения, что подтверждается ранее вынесенным решением по делу №А56-83629/2018, и, в свою очередь, свидетельствует о злостности данного нарушения.

Ссылаясь на то, что Ответчиками было нарушено исключительное право Истца на товарные знаки «ПРЕНАТЕКС» и «PRENATEX» в результате размещения и реализации неинвазивного пренатального теста PrenaTest, Истец обратился в суд с исковым заявлением.

ООО «ЛАБ-ДНК» полагает позицию Истца необоснованной ввиду следующего.

Ответчик 1 отрицает какое-либо использование товарных знаков Истца «ПРЕНАТЕКС» и «PRENATEX», в том числе и на сайте https://lab-dnk.ru, в связи с чем заявленное требование об обязании удалить значения «ПРЕНАТЕКС», «PRENATEX» не может быть удовлетворено, поскольку Ответчик 1 не может удалить с сайта то, что на нем не размещено и никогда не было размещено.

Относительно нарушения исключительных прав на товарные знаки Истца «ПРЕНАТЕКС» и «PRENATEX» путем размещения на сайте https://lab-dnk.ru предложений потребителям о выполнении пренатального теста PrenaTest, который, по мнению Истца, схож до степени смешения с обозначениями «ПРЕНАТЕКС» и «PRENATEX», Ответчик-1 также возражает, указывая следующее.

Деятельность Ответчика 1 связана с поиском и привлечением потребителей, желающих сделать ДНК-тесты различной направленности. Ответчик 1 по заявкам потребителей собирает их биоматериал и направляет его в соответствующую виду теста лабораторию. После готовности результата теста лаборатория направляет его Ответчику 1, а Ответчик 1 – потребителю, заказавшему соответствующий тест. Таким образом, Ответчик 1 выступает агентом лабораторий, который, помимо непосредственного сбора и направления биоматериала потребителей в лаборатории, осуществляет также целый комплекс маркетинговых услуг (обслуживание и наполнение сайта, рекламные услуги гугла, услуги консультантов колл-центра), рекламируя тем самым услуги различных лабораторий.

Ответчик 1 в своих предложениях потребителям ориентируется, в том числе, на деятельность ведущих лабораторий страны, которым он, в некотором смысле, составляет конкуренцию.

Пренатальный тест PrenaTest предлагается потребителям (согласно представленным в материалы дела распечаткам экрана монитора (скриншот) также Лабораторной службой HELIX, Медицинским центром по лечению бесплодия, репродукции и планированию семьи в СПБ ООО «ЕвромедКлиник», Медицинским центром МедПросвет, ДНК-центром на ул. Фадеева, представляющим DNA Diagnostics Center, Молекулярно-Генетическим центром, Клинико-диагностической лабораторией СИТИЛАБ, Многопрофильной клиникой ДИАМЕД, Молекулярно-генетической лабораторией RALZO, и другими, в отношении которых Истцом не было заявлено аналогичных требований.

Однако еще не доказав в судебном порядке, что обозначение PrenaTest, владельцем прав на которое является Ответчик 2, сходно до степени смешения с обозначениями «ПРЕНАТЕКС» и «PRENATEX», Истец уже предъявил иск к Ответчику 1, который, как и остальные участники рынка, использует обозначение PrenaTest и предлагает выполнение соответствующего теста потребителям на законных основаниях.

Ответчик 1 является молодой компанией (дата регистрации в ЕГРЮЛ - 16.10.2017), недавно вышедшей на рынок и постепенно устанавливающей партнерские связи с различными лабораториями. В частности, между Ответчиком 1 и Ответчиком 2 заключен Договор № 978 от 24.10.2017 г., согласно п. 2.1 которого Ответчик 2 принял на себя обязательства по оказанию Ответчику 1 платных медицинских и немедицинских услуг, включающих выполнение исследований, а Ответчик 1 обязался принимать и оплачивать оказанные услуги. Перечень услуг, сроки их оказания и стоимость стороны определили в Приложении №1 к договору. В разделе В-3 Приложения №1 указано, что Ответчик 2 оказывает по заданию Ответчика 1 услуги по неинвазивной пренатальной диагностике хромосомных нарушений плода по крови матери - выполнение пренательного теста PrenaTest. В указанном разделе поименованы также виды выполняемых Ответчиком 2 тестов PrenaTest. Рядом с каждым обозначением PrenaTest стоит значок ®, который согласно ст. 1485 ГК РФ используется правообладателем для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак.

Таким образом, Ответчик 1 полагает, что является добросовестным приобретателем услуг, поскольку оплачивает их лицу, которое наделено правом использовать обозначение PrenaTest как владелец исключительных прав на него (договор с ООО «Медикал Геномикс» № 978 от 24.10.2017 г.).

Получив Исковое заявление Истца, Ответчик 1 обратился к Ответчику 2 с запросом о предоставлении информации, касающейся использования товарного знака PrenaTest. Ответчик 2 предоставил ответ 15.07.2019, в котором сообщил, что использует обозначение PrenaTest на законных основаниях, являясь официальным дистрибьютором компании LifeCodexx AG, права на торговую марку на территории Европейского Союза подтверждены сертификатом о регистрации № 010644938 от 07.06.2012 г.

В соответствии с отзывом ФИО1 он полагает, что является ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку с 03.10.2018 г. не является администратором указанного доменного имени, представив в материалы дела справку № 00-02/2019-9 от 31.07.2019 г. ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

В судебном заседании 16.12.2019 г. суд предложил Истцу возможность представить позицию по изложенным ФИО1 доводам и при необходимости уточнить состав ответчиков по делу, на что представители Истца поддержали требования в заявленном виде; уточнения по составу ответчиков Истцом в порядке положений ч. 5 ст. 48 АПК РФ, представлено не было, в связи с чем требования рассмотрены в отношении заявленного состава ответчиков.

ООО «Медикал Геномикс» также ходатайствует об отказе в удовлетворении заявленных требований по следующим причинам.

Согласно решению от 04.12.2018 г. по делу № А56-83629/2018 судом установлены следующие обстоятельства: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» является правообладателем словесных товарных знаков «ПРЕНЕТИКС» и «PRENETIX»; на сайте ООО «ЛАБ-ДНК» находилась информация о тесте PRENETIX; в материалах отсутствуют достаточные, относимые и допустимые доказательства, подтверждающие нарушение исключительного права истца ответчиком ООО «Медикал Геномикс», в связи с чем в иске к указанному ответчику следует отказать.

Фактически ссылаясь на те же обстоятельства, но указывая на наличие другого товарного знака «ПРЕНАТЕСТ» и «PRENATEST», Истец основывает свои требования в настоящем деле.

Из материалов рассматриваемого дела и дела № А56-83629/2018 усматривается, что товарные знаки, для которых истребуется защита, являются группой (серией) знаков одного правообладателя, имеющих фонетическое сходство и несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков. Таким образом, по мнению ООО «Медикал Геномикс», как отмечено в п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10, нарушение прав на несколько товарных знаков являющихся группой (серией) представляет собой одно нарушение.

В качестве доказательства использования товарного знака Истец ссылается на справку исх. № 89/19-и от 17.07.2019 года о стоимости и объемах продаж услуг, предлагаемых к продаже на сайте http://prenatex.ru. Согласно протокола осмотра доказательства в виде интернет-сайта адрес: http://prenatex.ru, осуществленного нотариусом ФИО11, на сайте Истца повсеместно используется наименование «Prenetix» (ПРЕНЕТИКС).

На сайте https://genetico.ru отсутствует информация об услуге с наименованием «ПРЕНАТЕКС» или «PRENATEX» и предлагается только услуга PRENETIX.

Домен genetico.ru зарегистрирован за Институтом стволовых клеток человека 01.02.2012 года. Домен prenatex.ru зарегистрирован за Истцом только 25.06.2018 г., как ООО «Медикал Геномикс» полагает, для имитации использования товарного знака.

В ходе рассмотрения дела представитель Истца пояснил, что «Пренатекс» представляет собой комплекс услуг, в который входит «Пренетикс». Данное заявление, Ответчик 2 полагает, опровергается фактическими обстоятельствами дела и доказательствами. Так, согласно протоколу осмотра доказательства в виде интернет-сайта адрес: http://genetico.ru, осуществленного нотариусом ФИО11, данный сайт принадлежит Институту стволовых клеток человека. На сайте содержится описание услуг лаборатории Genetico. Из числа услуг к неинвазивному перинатальному исследованию относится только услуги «Prenetix». Упоминания услуги «Prenatex» или «Пренатекс» на сайте отсутствует. Более того, такой услуги нет в разделе «Прайс», есть только Prenetix. При нажатии на ссылку «подробности акции и приобрести тест…» на станице услуги происходит переадресация на сайт https://prenetix.ru/.

Нет ни одного упоминания об услуге «Пренатекс» или «Prenatex», равно как и нет упоминание о комплексе услуг с таким названием, в который входит Prenetix.

Из обстоятельств рассматриваемого, ООО «Медикал Геномикс» считает, что Истец фактически не использует спорные обозначения, доменное имя prenatex.ru зарегистрировано за Истцом в период начала разбирательства по делу № А56-83629/2018, при этом Истец даже не поменял иллюстрации на сайте.

Доводы Истца о том, что Ответчики нарушают права Истца одновременно на два товарных знака несостоятелен ввиду признаков группы (серии) товарных знаков; о том, что все поступившие Ответчику 1 денежные средства с назначением платежа «Возмещение средств по услуге эквайринга реестру операций» можно квалифицировать как оплату за пренатальный тест PrenaTest несостоятелен, поскольку такое назначение платежа указывает не на услугу, а на способ оплаты – с использованием банковской карты.

Размер доходов Истца от реализации услуги под товарным знаком «PRENATEX» и «ПРЕНАТЕКС» согласно справке о стоимости и объёмах продаж за 21 месяц не может быть положен в основу определяемого размера компенсации, достоверность справки ставится под сомнение. Вместе с тем, если данные справки верны, реализация одной или двух услуг за 21 месяц Ответчиками также свидетельствует о незначительности возможных неблагоприятных последствий для Истца в связи с действиями Ответчиков. Кроме того, справка содержит ссылку на сайт http://prenatex.ru, который зарегистрирован за Истцом только 25.06.2018 года по данным регистратора доменных имен «Руцентр» (nic.ru). Данный сайт можно квалифицировать как неглавное зеркало сайта https://prenetix.ru, на котором предлагается тест «ПРЕНЕТИКС», что подтверждается протоколами осмотра доказательств 66АА2357404 и 69АА2357587.

ООО «Медикал Геномикс» также указывает, что обратилось в ООО «Геномед» с просьбой предоставить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания), в результате чего 27.02.2020 г. был получен ответ с приложенным решением Управления организации предоставления услуг Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 15.11.2018 г. № 2017730526/50(N17011826). Из решения следует, что в результате проведенной экспертизы товарного обозначения установлена невозможность регистрации товарного знака на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ, так как обозначение «Prenatest» не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение заявленных товаров и услуг 10 и 44 классов МКТУ. Таким образом, Ответчик 2 делает предположение о том, что использование кем-либо обозначения «Prenatest» не способно нарушить права Истца в связи с отсутствием у обозначения различительной способности. В противном случае любое указание на «пренатальное тестирование» может быть расценено как нарушение прав Истца.

ООО «Медикал Геномикс» также было заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы по делу, которое по результатам рассмотрения судом было отклонено с учетом разъяснений в п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» и п. 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ознакомившись с позицией сторон, исследовав представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пп. 14 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в числе прочих товарные знаки и знаки обслуживания, произведения науки, литературы и искусства.

Согласно п. 2 ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется законом.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481).

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 3 данной статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу п. 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно п. 4 данной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из материалов дела, на сайте Ответчика 1 была размещена информация с предложением к реализации неинвазивного пренатального теста PRENATEST (протокол осмотра доказательств от 19.12.2018 г.). Истец также ссылается, что им проведена закупка услуги по договору от 25.12.2018 г. между Ответчиком 2 и ФИО9

В обоснование исковых требований Истец ссылается на использование Ответчиками в сети Интернет на странице сайта https://lab-dnk.ru обозначений, сходных до степени смешения и тождественных с товарными знаками Истца «ПРЕНАТЕКС» и «PRENATEX», в отношении услуг, для индивидуализации которых товарные знаки зарегистрированы, и однородных им услуг, а именно: введение в гражданский оборот и предложение к продаже медицинской услуги ДНК-тест «ПРЕНАТЕСТ» («PRENATEST»).

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Аналогичная позиция содержится в п. 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Постановление № 10), согласно которому для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с п. 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы (пункт 43 Правил).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Суд с учетом обстоятельств дела, полагает, что услуги, охраняемые зарегистрированными товарными знаками Истца, и услуги, в отношении которых размещена информация на сайте Ответчика-2, могут быть признаны в определенной степени однородными в части сферы применения. Как было указано ранее, зарегистрированные Истцом товарные знаки могут быть использованы в отношении следующих классов товаров и услуг по Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ): 10 - аппаратура для анализов крови; аппаратура для медицинских анализов; аппараты диагностические для медицинских целей; 42 - исследования научные, испытания клинические; услуги научных лабораторий; исследования в области биотехнологии; исследования генетические; проведение анализа крови; 44 - консультации генетические; помощь медицинская; помощь акушерская; консультации по вопросам фармацевтики; услуги медицинских клиник; услуги репродуктивной медицины; советы по вопросам здоровья; услуги пренатальной диагностики. Тест, информация о котором размещена на сайте Ответчика-2, представляет собой ДНК-тест, то есть тест, который представляет собой генетическое исследование/услуги пренатальной диагностики.

Однако, если PrenoTest представляет собой непосредственно пренатальный тест по определению хромосомных отклонений плода, то принадлежащие Истцу товарные знаки, согласно его пояснениям, представляют собой совокупность услуг, которые, в частности, указаны в представленном в материалы дела договоре возмездного оказания услуг № 22/17 от 08.02.2017 г. между Истцом и ООО «ДНКОМ», и включают в себя, в том числе, услуги по пренатальной генетической диагностике Prenatex, которые представляют собой: неинвазивное пренатальное исследование плода Prenetix на наличие анеуплоидий 13, 18, 21, Х, Y хромосом, неинвазивное определение пола плода и неинвазивное определение резус-фактора плода.

Таким образом, согласно представленному договору товарный знак Prenatex (Пренатекс) используется Истцом фактически при реализации неинвазивного пренатального исследования плода Prenetix, которое, как было установлено судом в рамках дела № А56-83629/2018, зарегистрировано как самостоятельные торговые знаки «ПРЕНЕТИКС» и «PRENETIX» по свидетельствам на товарные знаки (знаки обслуживания) № 530273 и № 529466.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд полагает, что в рассматриваемом деле не может считаться доказанным факт сходства по степени смешения принадлежащих Истцу товарных знаков Prenatex (Пренатекс), который является комплексом услуг, в том числе, с использованием неинвазивного пренатального исследования плода Prenetix, с предлагаемой на сайте Ответчика оказания услуги по неинвазивному пренатальному исследованию плода PrenaTest.

Фонетическая схожесть слов, как указывает Истец, представляя, в том числе, результаты опроса сервиса surveys.yandex.ru, не может являться безусловным основанием для подтверждения заявленных требований.

В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

С учетом изложенного, суд полагает отсутствующим схожесть до степени смешения товарных знаков Prenatex (Пренатекс), принадлежащих Истцу, и размещенной на сайте Ответчика 1 услуги по неинвазивному пренатальному исследованию плода PrenaTest.

Принимая во внимание, что Истец настаивал на рассмотрении требований в редакции дополнения к исковому заявлению № 160/19-и от 23.10.2019 г., суд с учетом установленных обстоятельств, отказывает в удовлетворении требований к ООО «ЛАБ-ДНК» и ООО «Медикал Геномикс» в части прекращения нарушения исключительных прав по товарному знаку «ПРЕНАТЕКС» по свидетельству № 532933, признании ООО «ЛАБ-ДНК» и ООО «Медикал Геномикс» нарушителями исключительных прав на товарный знак «PRENATEX» по свидетельству № 532934 и признании ООО «ЛАБ-ДНК» и ООО «Медикал Геномикс» нарушителями исключительных прав на товарный знак «ПРЕНАТЕКС» по свидетельству № 532933 и взыскании компенсации.

В отношении заявленных Истцом требований к ФИО1 суд, принимая во внимание заявленный Истцом период размещения на сайте www.lab-dnk.ru оспариваемого названия, начиная с 19.12.2018 г. (протокол осмотра доказательств), тот факт, что ФИО1 не является администратором указанного сайта с 03.10.2018 г. согласно справке ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», с учетом позиции Истца по составу ответчиков по делу, суд полагает, что в порядке ст. 65 АПК РФ Истцом не был доказал факт нарушения указанным лицом прав в обозначенный период.

В отношении требования об обязании ООО «ЛАБ-ДНК» и ООО «Медикал Геномикс» удалить обозначения «ПРЕНАТЕКС», «PRENATEX», сходные до степени смешения с товарными знаками Истца, с сайта htfps://lab-dnk.ru, а также со всех материалов, которыми сопровождаются оказание медицинских услуг, суд указывает, что материалами дела в порядке положений ст. ст. 65, 71 АПК РФ не подтверждает факт размещения данных обозначений. Согласно обоснования заявленных требований Истец оспаривал размещение на сайте ООО «ЛАБ-ДНК» информации о Prenatest (Пренатест), что по существу было рассмотрено судом и чему была дана правовая оценка. Однако указанное в п. 1 требование Истцом в ходе рассмотрения дела не было уточнено в части указания обозначения, в связи с чем самостоятельные основания для его удовлетворения отсутствуют.

В силу п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Киселева А.О.