Решение от 1 февраля 2017 г. по делу № А41-50038/2016

Арбитражный суд Московской области

107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А41-50038/2016
01 февраля 2017 года
г. Москва


Резолютивная часть объявлена 25 января 2017 года

Полный текст решения изготовлен 01 февраля 2017 года

Судья Арбитражного суда Московской области М.А. Миронова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG)

к ООО «ЮНИТЕХ-М»

третье лицо – Шереметьевская таможня

о нарушении исключительного права на товарный знак

при участии в судебном заседании – согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Компания Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением об обязании ООО «ЮНИТЕХ-М» (далее - ответчик) уничтожить за свой счет (без какой бы то ни было компенсации) товар, задекларированный в установленной форме по декларации на товары № 10005022/130616/0036039, на которых использован товарный знак истца по международной регистрации № 637074, взыскании компенсации в размере 1 411 300 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации № 637074, осуществленное при ввозе товара по декларации на товары № 10005022/130616/0036039, расходов по уплате государственной пошлины в размере 33 113 руб.

Определением суда от 31.10.2016 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Шереметьевская таможня.

Представитель истца поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в иске, представил уточнения, в которых уточнил размер компенсации и просил взыскать компенсацию в размере 22 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

В удовлетворении указанного заявления отказано протокольным определением от 25.01.2017.

При этом суд исходил из того, что согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация за нарушение исключительного права правообладателя подлежит взысканию вместо возмещения убытков, поэтому может быть определена только в рублях.

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Представитель третьего лица поддержал исковые требования по доводам, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон спора, исследовав письменные материалы дела, суд находит иск подлежащим частичному удовлетворению на основании следующего.

Как указано в исковом заявлении и следует из материалов дела Siemens Aktiengesellschaft (юридическое лицо по праву Федеративной Республики Германия; юридический адрес: Виттельсбахерплац 2, D-80333, Мюнхен, ФРГ; внесено в торговый реестр участкового суда г. Мюнхен за номером HRB 6684, и участкового суда г. ФИО2 за номером HRB 123000) (истец), обладает исключительным правом на словесный товарный знак «SIEMENS» по международной регистрации № 637074 с датой приоритета от 31 марта 1995, зарегистрированный, в том числе в отношении таких товаров 10 класса МКТУ, как «аппаратура, приборы и инструменты электромедицинские, медицинские» и товаров 9 класса МКТУ, как «датчики, сенсоры» (далее – товарный знак). Данному товарному знаку была предоставлена правовая охрана на территории целого ряда государств, включая территорию Российской Федерации.

В соответствии с письмом от 17.05.2016 № 14-37/23391 указанный товарный знак включен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

Шереметьевской таможней 13.06.2016 была зарегистрирована декларация на товары, поданная ООО «ЮНИТЕХ-М».

При проведении таможенного контроля по ДТ № 10005022/130616/0036039 установлено, что задекларирован товар № 1 - принадлежности медицинских приборов - датчик линейный VF8-3, предназначенный для работы в аппарате ультразвуковом диагностическом Acuson Х3ОО PREMIUM EDITION, производитель «SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS. USA. INC.», товарный знак «SIEMENS» количество -1 шт., страна происхождения - США.

Данный товарный знак включен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности и доведен до Шереметьевской таможни письмом ФТС России № 14-40/23636 от 18.05.2016 «О товарных знаках компании «Siemens Aktiengeseiischaft».

Согласно указанному письму организация ООО «ЮНИТЕХ-М», которое выступает получателем указанного товара, не поименовано в качестве уполномоченного импортера и (или) лицензиата правообладателя. Кроме того, в комплекте документов, представленных к таможенному оформлению, отсутствует разрешительный документ от правообладателя (представителя правообладателя на территории России) товарного знака «SIEMENS».

В указанной связи, уведомлением от 15.06.2016 № 42-04-12/04844 таможня приостановила выпуск товара по ДТ № 10005022/130616/0036039 с 14.06.2016 сроком на 10 рабочих дней по 27.06.2016, а затем продлила этот срок до 11.07.2016. Письма-уведомления о фактах приостановления выпуска товаров, обозначенного товарным знаком «SIEMENS», направлены в адрес декларанта – ООО «ЮНИТЕХ-М» и в адрес представителя правообладателя «SIEMENS» ООО «Союзпатент».

Письмом от 15.06.2016 № 42-04-12/04844 таможня просила ООО «Союзпатент» в кратчайшие сроки представить следующую информацию:

1. Заключались ли какие-либо соглашения, договоры с ООО «ЮНИТЕХ-М» мкр. Богородский., д. 6, кв. 40, г. Щелково, Московская область, 141107.

2. Таможня для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП просила сообщить ООО «Союзпатент»:

- обладает ли данный товар признаками контрафактного;

- каковы основные признаки контрафактности;

- каков размер ущерба, причинённого правообладателю в виде упущенной выгоды из-за безвозмездного использования товарного знака при ввозе ООО «ЮНИТЕХ-М» товара, маркированного товарным знаком «SIEMENS».

В случае обнаружения признаков контрафактности таможенный орган в возможно короткие сроки просил направить заявление в отношении ООО «ЮНИТЕХ-М» с просьбой о привлечении его к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством или мотивированное письменное заявление, в соответствии с которым товары являются контрафактными (с указанием конкретных признаков контрафактности).

В ответ ООО «Союзпатент» в письме от 23.06.2016 № 1690101 сообщил, что правообладатель товарного знака по международной регистрации № 637074 SIEMENS Сименс Акциенгезелыпафт усматривает в действиях ООО «ЮНИТЕХ-М» по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, содержащих объект интеллектуальной собственности, нарушение своих исключительных прав на товарный знак. Для защиты нарушенных прав правообладатель намерен в соответствии со статьёй 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации обратиться в суд с исковыми требованиями к вышеуказанному импортеру, а также просить принятия обеспечительных мер по делу о нарушении исключительного права. Ввиду вышесказанного и в связи с тем, что согласование действий по настоящему вопросу с правообладателем, иностранным юридическим лицом, и подготовка материалов для обращения в суд потребовали дополнительного времени, просили Шереметьевскую таможню продлить приостановление выпуска товаров по ДТ № 10005022/130616/0036039 на 10 рабочих дней.

По состоянию на 11.07.2016 ответ от правообладателя в таможенный орган не поступал, поэтому заместителем начальника таможенного поста Аэропорт Шереметьево (грузовой) принято решение отменить приостановление выпуска товара согласно статье 331 Таможенного кодекса Таможенного союза.

Учитывая факт ввоза по ДТ № 10005022/130616/0036039 датчика линейного VF8-3, предназначенного для работы в аппарате ультразвуковом диагностическом Acuson Х3ОО PREMIUM EDITION, производитель «SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS. USA. INC.», товарный знак «SIEMENS» количество -1 шт., страна происхождения – США, и тот факт, что истец не предоставлял ответчику право на использование своего товарного знака на территории Российской Федерации, равно как и не давал согласия на ввоз на территорию Российской Федерации товара по таможенной декларации № 10005022/130616/0036039, правообладатель обратился в суд с настоящим иском.

Истцом в адрес ответчика 21.06.2016 направлено претензионное письмо № 637074, которое последним оставлено без удовлетворения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Указанная норма не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза под ввозом товаров на таможенную территорию таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.

Таким образом, осуществление действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком, с представлением их к таможенному оформлению и контролю в соответствии с таможенной процедурой, которая предполагает возможность последующего введения этих товаров на территории Российской Федерации в гражданский оборот, является самостоятельным способом осуществления правообладателем своего исключительного права на товарные знаки.

Действия по ввозу товаров считаются оконченными с момента перемещения их через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров на территории Российской Федерации в гражданский оборот.

В соответствии с пунктом 7 статьи 190 ТК ТС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Таким образом, факт ввоза товара на таможенную территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима, предполагающего использование указанного в ней товара в гражданском обороте на территории Российской Федерации, подтверждается подачей ответчиком в таможенные органы декларации на товары.

Факт размещения товарного знака по международной регистрации № 637074 на товаре, помещенного ответчиком под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления согласно декларации № 10005022/130616/0036039, подтвержден имеющимися в деле доказательствами.

При этом, доводы ответчика о том, что на товаре (датчик линейный VF8-3, предназначенный для работы в аппарате ультразвуковом диагностическом Acuson Х3ОО PREMIUM EDITION, производитель «SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS. USA. INC.») отсутствует товарный знак «SIEMENS», не могут быть приняты во внимание, поскольку ответчиком в обоснование данного довода не представлены фотографии с каждой стороны этого датчика.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1487 ГК РФ установлен ограничивающий возможность правообладателя по неоднократному получению выгоды от размещения товарного знака на одном экземпляре товара принцип исчерпания исключительного права, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Судом установлено, что обладателем исключительных прав на товарный знак по международной регистрации № 637074 является истец, при этом разрешение на его использование на территории Российской Федерации ответчику не предоставлялось.

Доказательства наличия законного права на помещение на основании таможенной декларации № 10005022/130616/0036039 товара, на котором размещен товарный знак по международной регистрации № 637074, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, либо введения правообладателем указанного товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации ответчиком в материалы дела не представлены.

Таким образом, ответчиком нарушено исключительное право истца на товарный знак по международной регистрации № 637074.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные настоящим Кодексом меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено настоящим Кодексом (пункт 3 названной статьи).

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, на которых нанесен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Кодексом (пункт 4 статьи 1252 ГК РФ).

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Факт тождественности товара, ввезенного ответчиком, и товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак истца, подтвержден материалами дела.

Признание незаконным ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарными знаками, правообладателем которых является истец, без его согласия в силу статьи 1252 ГК РФ влечет признание этого товара контрафактным с его изъятием из гражданского оборота и последующим уничтожением. Правомерность такого подхода также согласуется с пунктом 25 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Кроме того, необходимо учитывать, что нормы статьи 10 ГК РФ предполагают добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий. Между тем, поскольку допущено нарушение исключительных прав правообладателя, то последний вправе требовать, в том числе в судебном порядке, пресечения нарушения его исключительных прав на товарные знаки, таким способом и является требование о прекращении ввоза либо хранения, либо перевозки с целью продажи на территории Российской Федерации, предложения к продаже, продажи, демонстрации на выставках и ярмарках или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации и обязании изъять из гражданского оборота и уничтожить товар, указанный в таможенной декларации № 10009142/050814/0005378. Такой правовой подход отражен, в частности в определениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.10.2012 по делу № ВАС-39/12, от 17.10.2012 по делу № ВАС-12821/12, от 15.10.2012 по делу № ВАС-12700/12.

07.07.2016 истец обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер к Обществу с ограниченной ответственностью "Юнитех-М" в виде наложения ареста на товар «датчик линейный VF8-3, предназначенный для применения в аппарате ультразвуковом диагностическом Acuson X300 Premium Edition», задекларированный по декларации на товары №10005022/130616/0036039, выпуск которого приостановлен Шереметьевской таможней.

Определением суда от 13.07.2016 по делу № А41-40859/2016 в удовлетворении заявления Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) о принятии предварительных обеспечительных мер отказано.

Спорный товар выпущен в гражданский оборот, в связи с чем исполнить требование истца об обязании ответчика уничтожить за свой счет (без какой бы то ни было компенсации) товар, задекларированный в установленной форме по декларации на товары № 10005022/130616/0036039, на которых использован товарный знак истца по международной регистрации № 637074 не представляется возможным.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12 отмечено, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Так, истец требует выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товара – 1 411 300 руб. (705 650 X 2).

Согласно правовой позиции, содержащейся в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 № 498/12, по смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, так и иным способом, в том числе исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.

Учитывая, что при расчёте размера компенсации истец использовал каталожную стоимость товара, которая по смыслу указанной нормы права не может быть принята судом во внимание, суд исходит из задекларированной ответчиком стоимости товара – 185 711 руб. 10 коп., что в двукратном размере составляет 371 422 руб. 20 коп., которая подлежит взысканию с ответчика.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уплаченная истцом государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, в размере 8 714 руб. 53 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «ЮНИТЕХ-М» в пользу Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) компенсацию в размере 371 422 руб. 20 коп. за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации № 637074, осуществленное при ввозе товара по декларации на № 10005022/130616/0036039, расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 714 руб. 53 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца.

Судья М.А. Миронова