Решение от 28 февраля 2020 г. по делу № А56-31372/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-31372/2019
28 февраля 2020 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 17 февраля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 28 февраля 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Кемппи" (ООО «Кемппи») (адрес: Россия 127018, Москва, ул Полковая, д.1, стр.6, ОГРН: 1067746581022)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Компания единого медного производства поставки и разработки" (ООО «Кемппирф») (адрес: Россия 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д.16, лит. A, каб. 116, ОГРН: 1157847164441)

соответчик: ФИО2

третье лицо: 1) АО "Регистрационный Сетевой Информационный Центр "

2) ФИО2

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии

от истца: представитель ФИО3 (доверенность)

от ответчика: представитель ФИО4 (доверенность)

от соответчика: не явился, извещен

от третьего лица: 1, 2) не явились, извещены

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Кемппи" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Компания единого медного производства поставки и разработки" (сокращенное наименование – ООО «КЕМППИРФ») (далее – ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак с требованием:

- запретить ответчику использование товарного знака «КЕМППИ» по свидетельству №636160 от 20.11.2017 (приоритет от 02.02.2017) и сходных с ним до степени смешения обозначений в сети Интернет, в том числе в доменном имени «кемппи.рф» и при предложении к продаже, продаже товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован;

- взыскать с ответчика в пользу истца 1 000 000 руб. компенсации.

В обоснование заявленных требований истец указывал на наличие у него исключительных прав на товарный знак «КЕМППИ», предоставленных ему на условиях исключительной лицензии по лицензионному соглашению №ТМ2 от 01.02.2018 (зарегистрировано в Роспатенте за №РД0269544 от 08.10.2018), заключенному с правообладателем товарного знака – компанией «Kemppi Oy», которой для продвижения спорного бренда также принадлежат исключительные права на иные схожие товарные знаки в виде словесного обозначения «КЕМПИ» (свидетельство №636161 от 20.11.2017, приоритет от 02.02.2017) и комбинированного обозначения «KEMPPI The Joy of Welding» (свидетельство №251750 от 25.08.2003, приоритет от 09.01.2002). Истцу стало известно, что ответчик использует товарный знак в доменном имени «кемппи.рф», предлагая к продаже аналогичную продукцию, а также осуществляет ее реализацию с размещением в деловой документации и на упаковке продукции комбинированного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

В судебном заседании 03.06.2019 истец представил дополнительные документы, заявил ходатайство об истребовании у регистратора домена сведений об администраторе спорного домена, ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве соответчика – регистратора домена (АО «Регистрационный Сетевой Информационный Центр»).

Ответчик 1 по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на отсутствие оснований для удовлетворения иска. Ответчик является обладателем исключительного права на фирменное наименование (полное и сокращенное) с 07.05.2015, тогда как правообладатель товарного знака – компания «Kemppi Oy», передавшая истцу права по исключительной лицензии, была зарегистрирована только 02.02.2017, а лицензионный договор – 08.10.2018, что с учетом правил о противопоставлении различных средств индивидуализации (пункт 6 статьи 1252 ГК РФ) лишает истца права на защиту товарного знака в отношении обозначения, используемого ответчиком в своем фирменном наименовании, имеющего более ранний приоритет, равно как и в отношении обозначения, используемого в доменном имени, которое дублирует сокращенное фирменное наименование ответчика. Фирменный логотип ответчика при визуальном сравнении по признакам фонетического, графического и семантического сходства не является сходным до степени смешения с товарным знаком истца и не нарушает исключительного права на спорное средство индивидуализации, поскольку логотип содержит элемент фирменного наименования ответчика, которое зарегистрировано ранее даты приоритета товарного знака. Истец не представил доказательств обоснованности размера заявленной компенсации, которая не отвечает требованиям разумности и справедливости.

Ответчик 1 в подтверждение совершения им фактической деятельности до даты регистрации спорного товарного знака представил дополнительные документы.

Истец указал, что дата регистрации фирменного наименования ответчика до даты приоритета товарного знака не имеет правового значения, учитывая, что спорное словесное обозначение было включено в иные товарные знаки, имеющие более ранний приоритет в сравнении с датой регистрации ответчика, истец также представил свидетельства на товарные знаки, включающие схожие спорные обозначения, №636161 от 20.11.2017 (приоритет от 02.02.2017), №251750 от 25.08.2003 (приоритет от 09.01.2002).

Суд определением от 10.06.2019 привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, регистратора домена - АО «Регистрационный Сетевой Информационный Центр», а также истребовал у регистратора домена сведения об администраторе домена «кемппи.рф» с указанием его местонахождения (местожительства) и периода владения доменом.

В судебном заседании 08.07.2019 истец представил уточнение исковых требований, просил:

1) обязать ответчика по своему выбору прекратить использование сокращенного фирменного наименования ООО «КЕМППИРФ» в отношении вида деятельности №46.69 «Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием», или изменить свое сокращенное фирменное наименование;

2) запретить ответчику использовать товарный знак «КЕМППИ» по свидетельству №636160 от 20.11.2017 и сходные с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в том числе, в доменном имени второго уровня «кемппи.рф» и при предложении к продаже товаров, продаже товаров, однородные тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован;

3) запретить ответчику использовать товарный знак «КЕМПИ» по свидетельству №636161 от 20.11.2017 и сходные с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет и при предложении к продаже товаров, продаже товаров, однородные тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован;

4) обязать администратора доменного имени «кемппи.рф» прекратить администрирование и аннулировать регистрацию указанного доменного имени;

5) взыскать с ответчика в пользу истца 288 254 руб. 80 коп. компенсации за продажу контрафактной продукции;

6) взыскать с ответчика в пользу истца 300 000 руб. компенсации за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками «КЕМППИ» и «КЕМПИ», в сети Интернет и при предложении к продаже товаров, продаже товаров, однородных тем, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы; и 700 000 руб. за незаконное использование доменного имени второго уровня «кемппи.рф», тождественного товарному знаку «КЕМППИ» при предложении к продаже товаров, продаже товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

В связи с отсутствием сведений от регистратора домена и частичным отказом в принятии уточнения по пунктам 1, 3, 4, 5 заявленных требований, судебное заседание отложено.

В арбитражный суд от регистратора домена поступили письменные пояснения с предоставлением сведений о владельце спорного домена «кемппи.рф».

В судебном заседании 16.09.2019 истец представил письменные объяснения, ответчик – возражения на уточненное исковое заявление.

Определением от 16.09.2019 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, - ФИО2.

В судебном заседании 14.10.2019 истец поддержал заявленные требования, просил привлечь в порядке статьи 46 АПК РФ к участию в деле в качестве соответчика – ФИО2, являющегося администратором спорного домена, а также - руководителем и учредителем организации ответчика.

Ходатайство удовлетворено судом, рассмотрение дела назначено на 09.12.2019.

Суд направил в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу запрос о предоставлении информации касательно сведений о том, когда было впервые зарегистрировано сокращенное наименование ответчика ООО «КЕМППИРФ» в ЕГРЮЛ.

В судебном заседании 20.01.2020 ответчик сообщил о ведении с истцом переговоров на предмет мирного урегулирования спора. Истец не оспаривал такую возможность и выразил готовность продолжить переговоры для разрешения спора мирным путем на приемлемых для истца условиях, которые были направлены ответчику на рассмотрение.

Определением суда от 20.01.2020 судебное заседание отложено, сторонам предложено провести переговоры и принять меры к мирному урегулированию спора, в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу направлен повторный запрос сведений о том, когда было впервые зарегистрировано сокращенное наименование ответчика ООО «КЕМППИРФ» (ОГРН: <***>) в ЕГРЮЛ.

В судебном заседании 17.02.2020 стороны сообщили о невозможности заключения мирового соглашения.

Истец уточнил объем требований в части компенсации, заявленных к каждому из ответчиков.

Уточнение иска принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ в следующей редакции:

- запретить ответчикам использовать товарный знак «КЕМППИ» по свидетельству №636160 от 20.11.2017 и сходные с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в том числе, в доменном имени второго уровня «кемппи.рф» при предложении к продаже товаров, продаже товаров, однородные тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

- взыскать с ответчиков 1 000 000 руб. компенсации, в том числе 200 компенсации за использование товарного знака в продаже аналогичной продукции, для индивидуализации которой зарегистрирован товарный знак, + 800 000 руб. компенсации за использование товарного знака в доменном имени второго уровня «кемппи.рф» при предложении к продаже аналогичных товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Ответчик иск не признал по доводам, изложенным в возражениях, просил в иске отказать либо уменьшить размер заявленной компенсации до минимального предела.

С учетом совокупности исследованных по делу обстоятельств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела.

В соответствии со ст. 123, ч. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие соответчика и третьего лица.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав пояснения представителей истца и ответчика, суд установил следующие обстоятельства.

Компания Kemppi Oy (Финляндия) является правообладателем словесного товарного знака «КЕМППИ», о чем выдано свидетельство о государственной регистрации № 636160 от 20.11.2017 (приоритет 02.02.2017) в отношении товаров, относящихся к 07, 09, 42 классам МКТУ.

Между компанией Kemppi Oy (лицензиар) и истцом (лицензиат) заключено лицензионное соглашение от 01.02.2018 № ТМ2 о предоставлении права использования спорного товарного знака на условиях исключительной лицензии в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, на территории Российской Федерации. Предоставление права использования товарным знаком по указанному лицензионному соглашению зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности (регистрация от 08.10.2018 РД 0269544).

Истцу стало известно, что ответчик 1 (ООО «Кемппирф») использует доменное имя второго уровня «кемппи.рф», тождественное товарному знаку «Кемппи», а также комбинированное обозначение (логотип), сходное до степени смешения с товарным знаком для продажи товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, а именно - для продажи газосварочного оборудования и комплектующих к нему.

Согласно письму АО «РСИЦ» администратором доменного имени «кемппи.рф» является соответчик (ФИО2), который одновременно является учредителем и генеральным директором ответчика (ООО «КЕМППИРФ»).

В подтверждение использования ответчиком доменного имени «кемппи.рф» и логотипа, а также факта предложения к продаже на сайте газосварочного оборудования и комплектующих к нему, истцом представлен протокол осмотра сайта в сети «Интернет» от 31.08.2018, произведенного нотариусом города Москвы Н.Н.Миллером (лицензия № 000651 от 10.05.1995).

В целях подтверждения фактического использования ответчиком сайта «кемппи.рф» для продажи товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, истцом была проведена контрольная закупка с использованием контактных данных и формы обратной связи, размещенной на сайте «кемппи.рф».

На упаковке продукции, поставленной ответчиком в рамках контрольной закупки, и сопроводительной документации (счет на оплату № 181116-2 от 16.11.2018, счет-фактура № 181130-2 от 30.11.2018) был размещен логотип ответчика и словесные обозначения «Kemppi», «КЕМППИРФ».

Также на сайте с доменным именем «кемппи.рф», содержится перечень продукции для газосварки, предлагаемой ответчиком к продаже, номенклатурные номера которой совпадают с номенклатурными номерами газосварочной продукции истца в соответствии с каталогом продукции истца.

В соответствии со статьей 1254 ГК истец, являясь исключительным лицензиатом в отношении товарного знака на территории Российской Федерации, вправе обратиться за защитой своих прав способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК.

В рамках досудебного урегулирования спора истец направил ответчикам претензионные письма с требованием прекратить нарушение прав истца и выплаты компенсации в размере 1 000 000 руб.

Неисполнение указных требований послужило основанием для предъявления истцом в арбитражный суд настоящего иска.

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Вопрос о степени сходства обозначений, применяемых на товарах, является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя. Для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Сходство с товарным знаком обозначения не требует абсолютной идентичности обозначения зарегистрированному товарному знаку. Необходимо лишь наличие риска смешения данных обозначений потребителем.

Как следует из материалов дела, доменное имя второго уровня «кемппи.рф» используется для адресации на сайт в сети Интернет, посредством которого осуществляется продажа комплектующих к газосварочному оборудованию.

В подтверждение факта использования обозначения «кемппи» в доменном имени «кемппи.рф» истец представил протоколы осмотра доказательств от 31.08.2018 и от 11.06.2019, составленные нотариусом города Москвы Миллером Н.Н.

Согласно письму АО «РСИЦ» администратором доменного имени «кемппи.рф» с 23.04.2017 по настоящее время (13.09.2019) является соответчик (ФИО2), который одновременно является учредителем и генеральным директором ответчика (ООО «Кемппирф»).

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Сравнительный анализ доменного имени «кемппи.рф», проводимый с точки зрения звукового (фонетического), графического (зрительного) и смыслового (семантического) сходства, с обозначением товарного знака «КЕМППИ», показывает, что имеют место все признаки такого сходства.

Обозначение «кемппи», используемое в качестве доменного имени второго уровня, имеет сходство с товарным знаком «КЕМППИ» по фонетическому (одинаковое звучание за счет одинакового состава букв, звуков, слогов, ударение падает на один и тот же слог), по графическому (оба обозначения выполнены стандартным шрифтом в кириллице, являются черно-белыми), и по семантическому (оба обозначения не имеют смыслового значения) признакам, являются фантазийными.

Из представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и оценки их с точки зрения сопоставления спорного обозначения с товарным знаком истца по признакам графического, звукового и смыслового значения, следует, что используемое в доменном имени «кеммпи.рф» обозначение «кемппи» является сходным до степени смешения с товарным знаком истца «КЕМППИ».

Таким образом, фактически в доменном имени второго уровня «кемппи.рф» используется товарный знак для адресации на сайт, администрируемым и используемым соответчиками.

Доводы ответчика о том, что он не использует товарный знак истца в домене «кемппи.рф», так как не администрирует указанный домен, и не использует товарный знак на сайте, так как воспроизводит в домене свое фирменное наименование, зарегистрированное ранее товарного знака истца, судом отклоняются.

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

Как указано в пункте 2 статьи 1475 ГК РФ, исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического, лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (пункт 3 статья 1474 ГК РФ).

Юридическое лицо, нарушившее указанное правило, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 статья 1474 ГК РФ).

Согласно пункту 6 части 1 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, в случае, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

При этом, в силу абзацев 3-6 пункта 6 части 1 статьи 1252 ГК РФ обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Из представленной выписки из ЕГРЮЛ на ответчика 1 №ЮЭ9965-19-28568864 от 13.03.2019, усматривается, что ответчик, имея полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Компания единого медного производства поставки и разработки" и сокращенное фирменное наименование - ООО «Кемппирф», зарегистрирован в реестре 07.05.2015, то есть ранее, чем дата приоритета товарного знака «КЕМППИ» - 02.02.2017.

Однако из представленных документов, в том числе, выписки из ЕГРЮЛ на истца, следует, что истец приобрел исключительное право на полное фирменное именование - Общество с ограниченной ответственностью "Кемппи" и сокращенное фирменное наименование - ООО «Кемппи» еще 10.05.2006, то есть задолго до даты регистрации фирменного наименования ответчика (07.05.2015).

Из содержания и сравнительного анализа товарного знака и фирменного наименования истца видно, что охраняемое товарным знаком обозначение «КЕМППИ» воспроизводит собственное наименование истца «КЕМППИ», то есть являются тождественными в отношении деятельности и оборудования, для продвижения которых зарегистрированы указанные средства индивидуализации.

Учитывая, что сходное до степени смешения фирменное наименование ответчика было зарегистрировано 07.05.2015, то есть позже даты регистрации (приоритета) фирменного наименования истца (10.05.2006), истец вправе был обратиться за защитой его исключительных прав на спорное средство индивидуализации.

Однако в принятии уточнения исковых требований, предъявленных в защиту исключительных прав на фирменное наименование, судом было отказано, поскольку являлось дополнительным требованием, что не соответствовало положениям статьи 49 АПК РФ.

Вместе с тем, проверив довод ответчика о том, что в домене используется его фирменное наименование, и довод истца о том, что в домене используется не фирменное наименование ответчика, - а товарный знак истца, суд по результатам проведенного анализа сравниваемых обозначений пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1473 ГК РФ фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица.

Согласно статье 4 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью». Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное или сокращенное наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью» или аббревиатуру ООО.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Часть 4 ГК РФ не содержит нормы, запрещающей использовать фирменное наименование в сети Интернет без упоминания организационно-правовой формы, но и не содержит нормы, позволяющей использовать в отношении доменных имен только часть фирменного наименования без указания организационно-правовой формы.

Таким образом при использовании юридическим лицом своего фирменного наименования в домене установление сходства или различительной способности как фирменного наименования и доменного имени, так и доменного имени с другими обозначениями, используемыми в качестве средства индивидуализации, является вопросом факта и подлежат оценке и исследованию судом, с учетом характера и предмета доказывания обстоятельств, определяющих особенности того или иного спора, в каждом конкретном случае.

Доменное имя «кемппи.рф» состоит из доменного имени первого (верхнего) уровня – «.рф» и доменного имени второго уровня – «кемппи», тогда как сокращенное фирменное наименование ответчика 1 имеет обозначение – «КЕМППИРФ».

В случае однозначного использования ответчиком своего фирменного наименования в полном объеме, то доменное имя ответчика могло употребляться как «ооокемппирф.рф», а без организационно-правовой формы - «кемппирф.рф»

Допуская возможность использования сокращенного фирменного наименования без упоминания организационно-правовой формы, доменное имя второго уровня должно было звучать «кемппирф.рф», что не соответствует обстоятельствам дела.

Таким образом, оснований для вывода о том, что указанное в домене «кемппи.рф» обозначение «кемппи» воспроизводит фирменное наименование ответчика «КЕМППИРФ», не имеется.

Обозначение «КЕМППИРФ», хоть и используется на сайте ответчика в том виде, в котором оно зарегистрировано как сокращенное собственное наименование ответчика, однако оснований считать, что используемое в домене «кемппи.рф» обозначение «кемппи» является также воспроизведением фирменного наименования ответчика, не имеется, поскольку указанное в домене обозначение «кемппи» используется не как фирменное наименование ответчика, а как обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком (и фирменным наименованием) истца.

Поскольку ответчик не использует в домене свое фирменное наименование, право на которое возникло ранее в отношении соответствующих видов деятельности, нежели право на товарный знак истца, следовательно, дополнительного оспаривания исключительного права на фирменное наименование ответчика за счет противопоставления ему более старшего средства индивидуализации - фирменного наименования истца, не требуется.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Единые правила разрешения споров ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Единые правила разрешения споров ICANN не противоречат российскому законодательству об интеллектуальной собственности, в том числе пункту 6 статьи 1252 ГК РФ.

В данном случае, администрирование домена «кемппи.рф» с использованием обозначения «кеммпи», сходного до степени смешения с товарным знаком истца «КЕМППИ», при продвижении аналогичных товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, а также с фирменным наименованием истца, зарегистрированным ранее даты регистрации фирменного наименования ответчика, нельзя признать добросовестным, в связи с чем, действия по регистрации доменного имени квалифицируются как акт недобросовестной конкуренции, который согласно статье 10 bis Парижской конвенции противоречит честным обычаям в промышленных и торговых делах и способен вызывать смешение в отношении хозяйствующих субъектов.

Из содержания выписки из ЕГРЮЛ на ответчика №006232/2020 от 22.01.2020, представленной регистрирующим налоговым органом на запрос суда, следует, что по состоянию на 07.05.2015 ответчик зарегистрировал в качестве средства индивидуализации свое полное наименование в следующей редакции: Общество с ограниченной ответственностью «Кемппирф», тогда как сокращенное наименование ООО «Кемппирф» не претерпело изменений.

Указанное свидетельствует о том, что при первоначальной регистрации средства индивидуализации собственно полное и сокращенное фирменные наименования ответчика были идентичны и только в дальнейшем, в целях придания сокращенному наименованию смыслового значения как аббревиатуры и обоснования сокращенного наименования для его правомерного использования, ответчик перерегистрировал полное наименование на «Компания единого медного производства поставки и разработки фурнитур» (КЕМППИРФ).

Кроме того, суд соглашается с доводами истца о том, что полное наименование составлено без учета норм русского языка и логического порядка слов, в связи с чем, полное наименование выбрано исключительно с целью получения сокращенного наименования и введения потребителей в заблуждение относительно производителя продаваемой продукции.

В данном случае, регистрация домена под видом регистрации фирменного наименования ответчика до возникновения исключительных прав на товарный знак, учитывая, что фирменное наименование истца было зарегистрировано ранее даты регистрации фирменного наименования ответчика и доменного имени, при том, что в домене воспроизводится товарный знак истца, а не фирменное наименование ответчика, преследовала намерение воспользоваться интеллектуальными правами и деловой репутацией истца.

То обстоятельство, что истцу было отказано в принятии уточнения исковых требований, предъявленных в защиту исключительных прав на фирменное наименование, не отменяет возможности защиты нарушенного права на товарный знак, использованный в домене ответчика, поскольку указанный товарный знак, сходный до степени смешения с обозначением, использованным в домене «кемппи.рф», полностью воспроизводит наименование истца, исключительное право на которое возникло ранее даты регистрации домена ответчика.

Таким образом, использование домена «кемппи.рф» после даты регистрации фирменного наименования и товарного знака истца в отношении аналогичной деятельности по продаже оборудования, для продвижения которого истцу предоставлена исключительная лицензия на товарный знак «КЕМППИ», является достаточным основанием для признания в действиях ответчика акта недобросовестной конкуренции и установления факта нарушения исключительных прав истца на указанное средство индивидуализации.

Поскольку судом не установлено использование ответчиком в доменном имени собственного фирменного наименования в отношении аналогичных видов деятельности, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, такое использование спорного обозначения в домене признается нарушением исключительных прав на товарный знак.

Право администрирования домена «кемпппи.рф» создает угрозу нарушения исключительных права истца на товарный знак и является для истца препятствием использовать указанное средство индивидуализации в российском сегменте сети "Интернет", своими действиями ответчики препятствуют истцу в использовании товарного знака в доменном имени интернет-сайта.

Помимо прочего, ответчик также использует на своем сайте логотип, представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «КЕМППИРФ» и графического элемента.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, при этом сравнению подлежит словесная часть комбинированного обозначения.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

По фонетическому признаку обозначение «КЕМППИ» и словесный элемент «КЕМППИРФ» являются сходными до степени смешения, поскольку присутствует тождественная часть «КЕМППИ-», при этом данная часть является основной и доминирующей в обозначениях, что свидетельствует о сходстве до степени смешения несмотря на отличие в окончании «-РФ». Окончание «-РФ» воспринимается отдельно от тождественной части «КЕМППИ-», как сокращенное наименование «Российской Федерации».

Графическое сравнение обозначения «КЕМППИРФ» и товарного знака «КЕМППИ» с учетом наличия графического элемента также не позволяет сделать вывод об отсутствии смешения.

При оценке влияния графического элемента на сходство сравниваемых обозначений необходимо учитывать положения Приказа Роспатента от 24.07.2018 № 128 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов»:

«Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Например, при тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, зачастую, признаются сходными».

В данном случае графический элемент обозначения «КЕМППИРФ» не способствует его индивидуализации, поскольку не является доминирующим, занимая второстепенное положение, тогда как словесный элемент наоборот занимает центральное положение и на него приходится большая площадь обозначения, при зрительном восприятии уделяется больше внимания.

Свидетельством отсутствия ценности графического элемента в логотипе также являются действия ответчика, а именно на своем сайте «кемппи.рф» ответчик изменил комбинированное обозначение «КЕМППИРФ» на словесное обозначение «КЕМП», исключив графический элемент, оценивая его как несущественный элемент логотипа (изменения зафиксированы протоколом осмотра сайта нотариусом от 11.06.2019).

Также при сравнении обозначения «КЕМППИРФ» и товарного знака «КЕМППИ» необходимо учитывать, что данное обозначение используется на сайте «кемппи.рф» и для продажи тождественных товаров, что усиливает сходство обозначений.

Совокупность обстоятельств позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения для потребителя газосварочного оборудования.

Таким образом, можно сделать вывод об использовании ответчиком логотипа, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Судом установлено, что ФИО2, будучи администратором спорного домена, одновременно является учредителем и генеральным директором ответчика и на спорном сайте размещал информацию о продаже ответчиком сварочной продукции (материалов и оборудования), т.е. осуществлял деятельность, однородную хозяйственной деятельности истца, продвигал аналогичную продукции, охраняемую товарным знаком истца.

ФИО2, определяя порядок использования домена «кемппи.рф», указал на сайте контактные и иные сведения, позволяющие определить ответчика в качестве организации, в интересах которой продвигаются предлагаемые товары, тем самым, обеспечил возможность взаимодействия потенциальных покупателей предлагаемых товаров с помощью Интернет-сайта, что может свидетельствовать о том, что ФИО2 действовал в гражданском обороте в интересах ответчика, поскольку именно действия руководителя как единоличного исполнительного органа организации определяют действие и бездействие юридического лица в отношениях с контрагентами.

Следовательно, доменное имя «кемппи.рф» фактически используется для рекламы и продвижения товаров, реализуемых ответчиком, генеральным директором и участником которого является ФИО2 (соответчик).

Суд признает, что использование ответчиками в доменном имени «кемппи.рф» обозначения «кемппи» в качестве способа адресации на сайт, на котором предлагаются аналогичные товары, для продвижения которых зарегистрирован товарный знак, а также использование ответчиком в деловой документации при продаже аналогичной продукции логотипа с обозначением «КЕМППИРФ», которое сходно до степени смешения с товарным знаком истца «КЕМППИ», является нарушением его исключительных прав на средство индивидуализации.

Если судом установлено, что нарушение прав правообладателя произошло в результате совместных действий администратора домена и лица, непосредственно размещающего информацию на сайте, то такие лица привлекаются к солидарной ответственности на основании статьи 1080 ГК РФ (пункт 1 Справки о некоторых вопросах применения норм раздела III "Общая часть обязательственного права" части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением главы 23 ("Обеспечение исполнения обязательств"), утвержденной Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2015 № СП-23/24).

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени.

По смыслу приведенной нормы, уже само включение в доменное имя сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения является нарушением исключительного права правообладателя.

Учитывая специфику правовой природы доменного имени, которое фактически превратилось в универсальное средство индивидуализации как самого участника гражданского оборота, так и производимых им товаров, регистрация и администрирование доменного имени, содержащего тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком другого лица обозначение, нарушает исключительное право правообладателя такого товарного знака на его использование в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Данная правовая норма носит императивный характер и не может быть изменена соглашением сторон.

Таким образом, истец обоснованно полагает, что ответственность за нарушение исключительных прав на товарный знак несут ответчик и соответчик солидарно.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Поскольку фактическое использование в доменном имени обозначения «кеммппи» и логотипа со словесным элементом «КЕММПИРФ», сходных до степени смешения с товарным знаком истца, в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана данному средству индивидуализации, подтверждается материалами дела, истец вправе в целях восстановления нарушенного права требовать запрета ответчикам использовать сходное до степени смешения с товарным знаком «КЕМППИ» обозначение в сети Интернет, в том числе в доменном имени «кемппи.рф» при предложении к продаже, продаже товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, поскольку регистрация доменного имени «кеммпи.рф», нарушают исключительные права истца на товарный знак.

С учетом фактических обстоятельств дела, истец помимо запрета в целях пресечения дальнейшего нарушения, посчитал возможным осуществить восстановление своих прав путем взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации в соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому истец вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака»

В качестве одного из способов защиты нарушенного права истцом избрана компенсация за нарушение исключительного права на использование товарного знака способом, предусмотренным пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ в виде компенсации, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, в размере 1 000 000 руб., в том числе 200 000 руб. за незаконное использование логотипа, сходного до степени смешения с товарным знаком истца + 800 000 руб. за незаконное использование товарного знака в доменном имени второго уровня «кемппи.рф».

Согласно пункту 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из материалов дела усматривается, что товар, содержащий в себе обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, был введен в гражданский оборот и реализован конечному потребителю, что подтверждает вероятность причинения убытков правообладателю, связанных с неполучением средств от реализации аналогичной продукции.

Ответчик, осуществляя деятельность с использованием доменного имени второго уровня «кемппи.рф» и логотипа, сходных до степени смешения с товарным знаком, знал об известности указанного товарного знака и намеренно использовал такого рода смешение для привлечения потребителей.

Действия по использованию доменного имени второго уровня «кемппи.рф» и логотипа, сходных до степени смешения с товарным знаком, свидетельствуют об использовании товарного знака истца под видом сокращенного фирменного наименования ответчика для увеличения собственных продаж газосварочного оборудования и комплектующих к нему.

Ответчик, используя сходство доменного имени второго уровня и товарного знака, предлагал к продаже продукцию без разрешения правообладателя товарного знака, что подтверждается результатами контрольной закупки и информацией, размещенной на сайте ответчика. Истец (исключительный лицензиат) не ввозил на территорию России указанную продукцию, маркированную товарным знаком, а также у истца отсутствуют сведения о происхождении указанной продукции.

Указанные недобросовестные действия ответчика были направлены на введение в заблуждение относительно производителя продаваемой газосварочной продукции, а также на привлечение на сайт ответчика потенциальных покупателей газосварочного оборудования истца.

Ответчик является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, обладает необходимыми средствами и ресурсами для получения информации об объектах интеллектуальной деятельности в открытом доступе.

С позиции соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования товарного знака, ответчик должен был избегать возможности реализации на территории РФ предлагаемой к продаже или иным образом введенной в гражданский оборот продукции, содержащей обозначения, сходные до степени смешения с иными средствами индивидуализации юридического лица, зарегистрированными в качестве товарного знака.

Однако в нарушение положений статьи 401 ГК РФ ответчик не проявил должную степень заботливости и осмотрительности при использовании средств индивидуализации, а напротив, без договора использовал товарный знак истца с целью получения незаконных конкурентных преимуществ на соответствующем товарном рынке.

Кроме того, действия по реализации товара предоставляли ответчику возможность привлекать потенциальных потребителей оригинальной продукции истца и обеспечивать повышенный спрос на нелицензионную продукцию, вводимую в гражданский оборот без получения разрешения правообладателя в отношении спорного средства индивидуализации.

В обоснование размера заявленной компенсации истец указал следующее. Компания Kemppi Oy (основана в 1949 году в Финляндии) является всемирно известным производителем сварочного оборудования и лидером в сварочной индустрии. Компания имеет представительства и дистрибьютеров более чем в 60 странах мира. Доход от продажи газосварочного оборудования и принадлежностей к нему за 2018 год более 125 100 000 евро. В России газосварочная продукция и принадлежности к ней продаются истцом посредством организованной партнёрской сети, состоящей из более 30 дилерских центров. На момент регистрации ответчика 1 (2015 год) выручка истца от продажи газосварочного оборудования и принадлежностей к нему составила 491 778 000 руб., за 2018 год выручка составила 840 000 000 руб. Указанное свидетельствует о широкой известности и востребованности газосварочной продукции истца среди потребителей в России и в мире. Открытые данные Росстата по бухгалтерской отчетности ответчика 1 свидетельствуют о том, что такого рода смешение средств индивидуализации позволили в 2017 году продать продукции на сумму 38 861 000 руб., а в 2018 году увеличить продажи продукции до 47 725 000 руб. При этом рассчитывая размер компенсации истец исходил из степени смешения товарного знака и доменного имени (тождество), товарного знака и логотипа (сходство до степени смешения), а также маркетингового воздействия при использовании способа адресации «кемппи.рф» и логотипа, использованного на сайте ответчика 1.

Вместе с тем, в материалы дела не представлены доказательства того, что объем выручки был получен от предложения к продаже или продажи продукции, введенной в гражданский оборот ответчиком, с использованием товарного знака, исключительные права на который принадлежат истцу, а также, что продажа продукции, объем которой позволил получить значительную прибыль, является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика, и, что такая продажа была осуществлена за счет товарного знака истца.

Поскольку сумма компенсации определяется судом без доказывания суммы убытков, принимая во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, длительность нарушения, учитывая доводы ответчика и обстоятельства, на которые он ссылается (объект нарушения, например, направляющий канал 0,9-1,2, 4,4м. красный не является обще или широкоизвестным продуктом, ответчик не осуществляет производство сварочного оборудования и не маркирует его товарным знаком истца, лицензионный договор, на основании которого 20.03.2019 предъявлен иск, зарегистрирован только 08.10.2018, что указывает на незначительный период возможного нарушения прав, ответчик использует широкий ассортимент комплектующих для сварочного производства, большая часть из которых не подпадает под продукцию истца), суд исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушенного обязательства, считает возможным уменьшить сумму компенсации с 1 000 000 руб. до 500 000 руб. (100 000 руб. + 400 000 руб.), которая является соразмерной компенсацией возможным убыткам истца, в связи с чем, подлежит взысканию с каждого из ответчиков в размере 1 000 000 руб. Указанную сумму, исходя из указанных положений закона и установленных судом фактических обстоятельств спора, суд полагает разумной и не обладающей признаками чрезмерности.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью "Компания единого медного производства поставки и разработки" (сокращенное наименование – ООО «КЕМППИРФ») и ФИО2 использовать товарный знак «КЕМППИ» по свидетельству №636160 от 20.11.2017 (приоритет от 02.02.2017) и сходные с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в том числе в доменном имени «кемппи.рф» при предложении к продаже, продаже товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Компания единого медного производства поставки и разработки" и ФИО2 солидарно в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Кемппи" 500 000 руб. компенсации, а также 17 500 руб. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части в иске отказать.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Кемппи" из федерального бюджета 6 000 руб. госпошлины, уплаченной по платежному поручению №220 от 12.03.2019.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Евдошенко А.П.