Решение от 25 февраля 2021 г. по делу № А56-12274/2020

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-12274/2020
25 февраля 2021 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 11 февраля 2021 года. Полный текст решения изготовлен 25 февраля 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Нефедовой А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ТД "Арматех" (198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, литер А, офис 318, ОГРН: <***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Эпаком Нева" (192148, Санкт-Петербург, улица Ольги Берггольц, дом 35, литер А, ОГРН: <***>)

о запрете незаконного использования полезной модели, охраняемой патентом RU191161 "Сигнализатор уровня раздела сред", о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного патентного права на полезную модель по патенту RU191161, а также 29 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины

при участии

согласно протоколу судебного заседания от 11.02.2021

установил:

Истец - общество с ограниченной ответственностью "ТД "Арматех" (далее – ООО "ТД "Арматех"), обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Эпаком Нева" (далее – ООО "Эпаком Нева") о запрете незаконного использования полезной модели, охраняемой патентом RU191161 "Сигнализатор уровня раздела сред", о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного патентного права на полезную модель по патенту RU191161, а также 29 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Ответчик представил отзыв, против удовлетворения исковых требований возражал, указывая в обоснование возражений на то, что:

- сигнализаторы уровня LS-1, производимые ответчиком, не имеют полностью тождественных технологических решений, указанных в формуле полезной подели, в отношении которой истцу выдан патент № 191161, в связи с чем, истцом не доказана тождественность производимого ответчиком сигнализатора уровня LS-1 формуле, запатентованной истцом полезной модели;

- на отсутствие обоснования размера компенсации, доказательств, обосновывающих ее размер в 1 000 000 руб.

При этом, ответчик ставит под сомнение заключение от 22.11.2019г., подготовленное ФИО2, кандидатом технических наук, патентным поверенным РФ (рег. № 235), представленное истцом, поскольку из указанного заключения, как полагает ответчик, невозможно сделать однозначных выводов о том что ФИО2 в действительности исследовался "сигнализатор уровня LS-1", производителем которого является ООО "Эпаком".

Представитель истца пояснил, что вследствие того, что ООО "ТД "Арматех" не располагает данными об объемах реализации ответчиком "сигнализатор уровня LS-1", то сумма компенсации определена ООО "ТД "Арматех" символически исходя из предполагаемого объема продукции ответчика за год.

Суд, выслушав доводы представителей сторон, с учетом разъяснений, изложенных в Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" пришел к выводу о необходимости представить истцу расчет с обоснованием размера компенсации в 1 000 000 руб., о чем вынес определение от 17.09.2020 об отложении рассмотрения дела на 19.11.2020 на 09 час. 40 мин.

В заседании 19.11.2020 ответчиком заявлены ходатайства:

- о назначении по настоящему делу судебной технической патентоведческой экспертизы;

- о приостановлении производства по настоящему делу до момента вынесения ФГУП "Федеральный институт промышленной собственности" (Палаты по патентным спорам) решения по возражениям ООО "Патентное Бюро "ЗИС" на патент на полезную модель "Сигнализатор уровня сред". № 191161, выданной ООО "ТД "Арматех".

Истцом заявлено ходатайство об истребовании у ООО "ПневмоЭлектроСервис" (199004, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 42, литера А, помещение 1н, офис 7; ИНН <***>) следующей информации:

1. Поставлялся ли в период с 01.07.2019г. по 21.10.2020г. поставщиком ООО"ПневмоЭлектроСервис" покупателю ООО "ЭПАКОМ НЕВА" (ИНН <***>,192148, Санкт-Петербург, улица Ольги Берггольц, дом 35, лит. А) следующий элемент:наименование: датчик емкостной, цилиндрический, диаметр 30мм, зона действия до 15 мм, выход PNP Н.О., питание =10-30В, длина кабеля 5м; модель CR30-15DP (5m cable)?

2. Если поставлялся, то, в каком объеме (количестве)?

3. Является ли ООО "ПневмоЭлектроСервис" единственным поставщиком указанного элемента Autonics на территории Российской Федерации?

Указанные ходатайства судом определено рассмотреть в следующем заседании после предоставления письменных пояснений от сторон, содержащих позицию на заявленные ходатайства.

Также суд обязал ответчика представить решение Роспатента, вынесенное по результатам заседания 17.12.2020.

Протокольным определением от 19.11.2020 судебное разбирательство по настоящему делу отложено на 14.01.2021 на 09 час. 20 мин.

В заседание, назначенное на 14.01.2021, стороны не явились, ответчик решение Роспатента не представил.

Истец направил в электронном виде ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с болезнью его представителя КОВИД.

Определением Арбитражного суда города Санкт – Петербурга и Ленинградской области от 14.01.2021 судебное разбирательство отложено на 11.02.2021 на 10 час. 20 мин., истцу предложено представить ответчику и суду расчет с обоснованием размера компенсации в 1 000 000 руб., ответчику – решение Роспатента, вынесенное по результатам заседания 17.12.2020.

В настоящем заседании ответчик представил решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.02.2021 № 2019117201/02 (0191161) об отказе в удовлетворении возражений, поступивших 14.09.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 191161 оставить в силе.

Суд, рассмотрев ходатайство ответчика о назначении по настоящему делу судебной технической патентоведческой экспертизы не нашел оснований для его удовлетворения в силу следующего.

Судебные экспертизы проводятся арбитражным судом в случаях, порядке и по основаниям, предусмотренным АПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения, возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором или необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

На основании части 2 статьи 64, части 3 статьи 86 АПК РФ заключения экспертов являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими доказательствами.

Таким образом, судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания.

В рассматриваемом случае указанные обстоятельства ответчиком не доказаны, судом не установлены; более того суд полагает, что представленных в материалы дела документов достаточно для рассмотрения настоящего спора по существу.

Стороны поддержали заявленные требования/возражения.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО "ТД "Арматех" является правообладателем патента на полезную модель "Сигнализатор уровня раздела сред" RU191161 с установленной датой приоритета заявки 03.06.2019.

На дату рассмотрения спора патент не аннулирован, недействительным не признан.

Ответчиком производится и реализуется устройство "Сигнализатор уровня LS-1", в котором, по утверждению истца, без его согласия применяется полезная модель, защищенная принадлежащим истцу патентом.

Истцом ответчику направлено требование от 13.12.2019 о прекращении выявленного нарушения патентных прав.

В ответе на требование истца, ответчиком заявлено о наличии у него права преждепользования в отношении спорной полезной модели вследствие её самостоятельной разработки и внедрения в производство независимо от истца.

Заслушав мнение представителей сторон, рассмотрев представленные в материалы дела доказательства, суд считает требование подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 1129 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно ст. 1345 ГК РФ интеллектуальные права на полезные модели являются патентными правами. Автору полезной модели принадлежат следующие права: исключительное право, право авторства.

Автору полезной модели принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование полезной модели.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Статьей 1353 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 той же статьи ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

Полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

Использованием полезной модели считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта (изделия), в котором использована полезная модель.

В силу п. 1 ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном указанным кодексом, требований:

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ;

- об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии со ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на полезную модель автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости права использования полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующей полезной модели, тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Согласно требованиям ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Истцом в материалы дела представлены не оспоренные ответчиком объяснения, согласно которым использование всех элементов спорной полезной модели в производимых истцом изделиях началось в 2019 году, после чего для подтверждения результатов интеллектуальной деятельности коллектива ООО "ТД "Арматех" ФИО3 и ФИО4, а также обеспечения правовой защиты истцом направлена заявка на получение патента на полезную модель.

Роспатентом подтверждена патентоспособность спорной полезной модели, о чем выдан патент на полезную модель "Сигнализатор уровня раздела сред" RU191161 с датой приоритета заявки 03.06.2019.

Уполномоченным органом решение об аннулировании выданного патента не принято, в связи с чем, ссылка ответчика на необходимость представления истцом дополнительных доказательств патентоспособности спорной полезной модели является неосновательной, поскольку вопрос о правомерности выдачи патента выходит за пределы рассматриваемого арбитражным судом спора.

Сам по себе выпуск истцом изделий "сигнализатор уровня" с 2014 года не свидетельствует об утрате спорной полезной моделью признака новизны, поскольку применяемые в выпускаемых до 2019 года изделиях технические решения не содержали всех элементов спорной полезной модели, что ответчиком не оспорено.

Использование каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы спорной полезной модели истца в производимом и реализуемом ответчиком изделии – Сигнализатор уровня LS-1, подтверждается заключением от 22.11.2019, подготовленным ФИО2, кандидатом технических наук, патентным поверенным РФ (рег. № 235).

В условиях наличия выданного истцу действительного патента на полезную модель, а также приобщенного к материалам дела заключения патентного поверенного, обладающего специальными техническими познаниями в спорной области и решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.02.2021 № 2019117201/02 (0191161), согласно которому принято решение отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 191161 оставить в силе, довод ответчика о недоказанности нарушения патентных прав истца является неосновательным.

Реализация ответчиком изделия сигнализатор уровня LS-1 с использованием всех элементов спорной полезной модели истца подтверждается приобщенным к материалам дела универсальным передаточным документом от 10.10.2019г.

Таким образом, истец в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", подтвердил факт принадлежности ему исключительных прав, а также факт использования данных прав ответчиком.

В материалы дела ответчиком не представлено доказательств, что им до даты приоритета производилось и реализовывалось тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками.

Представленные ответчиком копии счетов-договоров и скриншоты интернет-страниц, содержащих инструкцию по эксплуатации устройства сигнализатор уровня LS-1 (контроль объема масляных продуктов), не подтверждают использование в реализованных ранее октября 2019 года ответчиком подобных устройств всех элементов спорной полезной модели.

Одновременно, п. 1 ст. 1361 ГК РФ предусматривает возможность признания права преждепользования лишь в том случае, если претендующее на такое право лицо использовало независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, добросовестно.

Ответчиком не представлены доказательства самостоятельной независимой от истца разработки тождественного полезной модели технического решения.

Приобщенная к материалам дела инструкция об эксплуатации, не содержащая ни указаний на период производства устройств, ни сведений об использованном стандарте производства, ни технических схем, но являющаяся по содержанию копией технического паспорта производимых истцом изделий, свидетельствует о недобросовестном копировании ответчиком технической документации истца для придания видимости авторства производимым и реализуемым изделиям.

Из содержания п. 2 ст. 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Из смысла приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Какого-либо документального подтверждения объема использования ответчиком до установленной даты приоритета тождественного спорному решению в материалы дела не представлено, соответствующих требований ответчиком не заявлено.

Таким образом, доводы ответчика о наличии у него права преждепользования не доказаны допустимыми по делу доказательствами.

Как установлено под. 7 п. 1 ст. ст. 1406 ГК РФ к спорам, связанным с защитой патентных прав, относятся, в частности, споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных ГК РФ.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Пунктом 3 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено право при нарушении исключительного права на средство индивидуализации вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Из положений статей 1252, 1515 ГК РФ и пунктов 43.2 и 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 года № 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ" следует, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Материалами дела в их совокупности подтверждается осуществления ответчиком действий по производству, продаже и введению в гражданский оборот устройства "Сигнализатор уровня LS-1", аналогичного защищенному патентом истца изделию "Сигнализатор уровня LC2-1".

В силу п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009года № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер компенсации, определяется не только и не столько компенсационной природой самого требования, сколько его обеспечительной функцией, направленной на недопущение последующего нарушения прав патентообладателя совершением повторных нарушений.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела доказательства, принимая во внимание характер допущенного ответчиком правонарушения, вероятные убытки истца, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает требование о взыскании денежной компенсации подлежащим удовлетворению в размере 1 000 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Арбитражный суд решил:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "ЭПАКОМ НЕВА" рекламу, в том числе на сайтах в сети "Интернет", производство, продажу и/или иное отчуждение устройства "Сигнализатор уровня LS-1" с использованием полезной модели "Сигнализатор уровня раздела сред", охраняемой патентом RU191161 патентообладателя - общества с ограниченной ответственностью "ТД "АРМАТЕХ".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭПАКОМ НЕВА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТД "АРМАТЕХ" 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного патентного права на полезную модель по патенту RU191161, а также 29 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Судья Нефедова А.В.