Решение от 21 июня 2021 г. по делу № А41-65535/2020

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-65535/20
21 июня 2021 года
г. Москва


Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 21 июня 2021 года.

Арбитражный суд Московской области в составе:

Председательствующего судьи О.Н. Верещак ,при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.Ю. Жаворонкиной, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «КАНАТЭКС ГРУПП» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО «ДРЕНАЖ-ШОП» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

Третье лицо: ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"о запрете использования при предложении к продаже, продаже или введении в гражданский оборот иным образом на территории РФ, а также в сети Интернет, в частности на сайте https://www.drenaj-shop.ru/, для индивидуализации товаров обозначение «SOFTROCK» сходное до степени смешения с товарными знаками, охраняемыми на территории РФ на основании Свидетельства на товарный знак № 530302, взыскании компенсации в размере 500 000 руб. за нарушение исключительного права истца на товарный знак

При участии в судебном заседании- согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ООО «КАНАТЭКС ГРУПП» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ ходатайства об уточнении исковых требований) к ООО «ДРЕНАЖ-ШОП» со следующими требованиями:

- Запретить ООО «ДРЕНАЖ-ШОП» использование при предложении к продаже, продаже или введении в гражданский оборот иным образом на территории РФ, а также в сети Интернет, в частности на сайте https://www.drenaj-shop.ru/, для индивидуализации товаров обозначение «SOFTROCK» сходное до степени смешения с товарными знаками, охраняемыми на территории РФ на основании Свидетельства на товарный знак № 530302.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, арбитражный суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, ООО «Канатэкс Групп» является обладателем исключительных прав на товарный знак «SOFTROCK», что подтверждается Свидетельством на товарный знак №530302 и договором об отчуждении исключительных прав на товарный знак от 01.09.2014 года.

Товарный знак является словесным и представляет собой слово "SOFTROCK", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

При осуществлении коммерческо-хозяйственной деятельности на территории РФ Правообладателю стало известно, что интернет-магазин дренажных систем «Дренаж-шоп» незаконно использует товарный знак «SOFTROCK» в сети Интернет на сайте по адресу https://www.drenaj-shop.ru/ и посредством размещения на данном сайте соответствующей информации предлагает к продаже на территории Российской Федерации как минимум следующую продукцию, маркированную Товарным знаком SOFTROCK:

Дренажная труба без щебня диаметром 110/300 мм, российский наполнитель;

Дренажная труба без щебня диаметром 110/300 мм, импортный наполнитель

Дренажная труба Softrok диаметром 160/300 мм, российский наполнитель;

Дренажная труба Softrok диаметром 160/300 мм, импортный наполнитель;

Дренажная труба Softrok 200/500 мм, российский наполнитель;

Дренажная труба Softrok диаметром 200/450 мм, импортный наполнитель.

Согласно информации, размещенной на странице «Контакты» веб-сайта https://www.drenaj-shop.ru/, предложение по продаже вышеуказанного товара осуществляется ООО «Дренаж-шоп» (далее – Ответчик).

Истец не предоставлял Ответчику право использовать товарный знак каким-либо образом, в том числе размещать его на товарах, в предложениях о продаже товаров, в сети Интернет, в связи с чем такое размещение нарушает исключительное право его использования.

Предложение Ответчика к продаже товара, содержащего обозначения, тождественные спорному товарному знаку, подтверждаются нотариальными протоколами от 26.08.2020 о производстве осмотра Интернет-сайта ответчика по адресу https://www.drenaj-shop.ru/.

«07» сентября 2020г. Ответчику было направлено досудебное требование прекратить использование товарного знака Истца и выплатить компенсацию в размере 500 000 руб. Ответа на данное требование не последовало.

Ответа на данное требование не последовало, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исходя из п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как отмечено в пп.5 п.2 ст.1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Аналогичная норма содержится в пп.5 п.2 ст.1519 ГК РФ, который предусматривает, что использованием наименования места происхождения товара считается размещение этого наименования, в частности в сети "Интернет".

Исключительному праву на использование товарного знака как абсолютному праву корреспондирует обязанность неопределенного круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании пп.2 п.1 ст.1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте).

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 1 ст. 65 АПК РФ).

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 статьи 66 АПК РФ).

Статья 68 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В силу ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик в отзыве ссылается на договор поставки №3 от 21.02.2018г. согласно которому Ответчик закупил у Истца некоторое количество товара и обязался сохранять товарный знак Истца при продаже товаров Истца в будущем (п.1.3. Договора). Однако данный пункт не дает Ответчику право рекламировать товар Истца, так как договор не является дилерским, право на рекламу товаров Истца вместе с самим товаром не передавалось по договору поставки.

Пунктом 5.10 указанного Договора поставки предусмотрен взаимообмен документами по электронной почте. Как видно из приложенных Истцом документов, письмом отправленным на почту Истца от Ответчика от 07.05.2018г. Ответчик сообщает Истцу что не будет закупать трубы по выставленным ценам по договору поставки и переориентирует своих клиентов на другие трубы.

Также в материалах дела содержатся фотографии труб, реализуемых Ответчиком под брендом Истца, и указанные трубы отличаются от труб Истца при визуальном осмотре, так как трубы Истца выглядят абсолютно иначе.

Таким образом, Ответчик реализует какие-то другие трубы, исходя из жалоб клиентов Ответчика –худшего качества, визуально отличных от труб, производимых Истцом, однако под товарным знаком Истца.

Истец не предоставлял Ответчику право использовать товарный знак каким-либо образом, в том числе размещать его на товарах, в предложениях о продаже товаров, в сети Интернет, в связи с чем такое размещение нарушает исключительное право его использования. Действия Ответчика по продаже аналогов продукции Истца под брендом Истца наносит вред деловой репутации Истца и его бренду, известному на рынке дренажных систем по всей России.

Сохранение товарного знака при продаже оригинальных труб, предусмотренное пунктом 1.3. Договора поставки не равно праву указывать товарный знак Истца в рекламе продукции, а также при продаже аналогов продукции Истца.

Лицензионные договор на использование товарного знака сторонами не заключался, договором поставки право использования товарного знака стороне не предоставлялось. Кроме того в соответствие с частью 2 статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации: Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 настоящего Кодекса.

Факт принадлежности истцу прав на товарный знак подтверждается представленными в дело доказательствами.

Как следует из пп.2 и 5 п.1 ст.1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

На основании изложенного, требования истца в части запрета ООО "ДРЕНАЖ-ШОП" использования при предложении к продаже, продаже или введении в гражданский оборот иным образом на территории РФ, а также в сети Интернет, в частности на сайте http://drenazh-magazin.ru/, для индивидуализации товаров обозначение «SOFTROCK» сходное до степени смешения с товарными знаками, охраняемыми на территории РФ на основании Свидетельства на товарный знак № 530302 подлежат удовлетворению.

Кроме того, согласно пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Как указано в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В обоснование размера заявленной компенсации 500 000 рублей, истец ссылался на фактические обстоятельства дела, степень вины ответчика, соразмерность последствиям нарушения.

При этом суд не усматривает правовых оснований для снижения заявленного размера компенсации, в связи с чем требования в данной части подлежат удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии со статьями 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Запретить ООО «ДРЕНАЖ-ШОП» использование при предложении к продаже, продаже или введении в гражданский оборот иным образом на территории РФ, а также в сети Интернет, в частности на сайте https://www.drenaj-shop.ru/, для индивидуализации товаров обозначение «SOFTROCK» сходное до степени смешения с товарными знаками, охраняемыми на территории РФ на основании Свидетельства на товарный знак № 530302.

Взыскать с ООО «ДРЕНАЖ-ШОП» в пользу ООО "КАНАТЭКС ГРУПП" компенсацию в размере 500 000 руб., расходы по уплате госпошлины в размере 19 000 руб.

Настоящее решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

СудьяО.Н. Верещак