Решение от 22 июня 2020 г. по делу № А70-13251/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-13251/2019
г. Тюмень
22 июня 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 16.06.2020г.

Решение в полном объеме изготовлено 22.06.2020г.


Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Марковой Н.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ООО «Юридическое агентство Наследие» (далее - истец)

к ООО «Группа компаний В72» (далее – ответчик)

о защите права на товарный знак,

о взыскании 2000000,00 рублей.


при участии:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: не явился, извещен



установил:

ООО «Юридическое агентство «Наследие» 26.07.2019 обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к ООО «Группа компаний В72» о защите права на товарный знак, о взыскании 2000000,00 рублей компенсации.

Стороны в назначенное судебное заседание не явились, извещены.

Как следует из материалов дела, истец с 21.04.2015 на основании свидетельства №540327 является правообладателем зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака «НАСЛЕДИЕ». Также истец с 21.04.2015 на основании свидетельства №540326 является правообладателем зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака «Наследие КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ».

Как указывает истец, 18.02.2019 ему стало известно об использовании ответчиком словесного элемента «НАСЛЕДИЕ», тождественному товарному знаку «НАСЛЕДИЕ» и сходного до степени смещения с товарным знаком «Наследие КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» при строительстве многоквартирного дома «Комфортный дом «Наследие» путем размещения соответствующей информации на официальных сайтах ответчика www.nasledie72.ru и www.b-72.ru/nasledie и в других рекламных ресурсах информации, предназначенной для неопределенного круга лиц об объекте «Комфортный дом «Наследие», расположенном по адресу: <...>. В подтверждение факта размещения указанной информации истцом представлен Протокол осмотра электронного документа №26АА35559698 от 18.02.2019 составленный нотариусом по Ставропольскому городскому нотариальному округу Ставропольского края Российской Федерации–Шаповаловой Ларисой Леонидовной с приложением скриншотов сайта ответчика, содержащие информацию о Жилом Комплексе «НАСЛЕДИЕ». Истец указывает, что ответственность за информацию, размещенную на указанном сайте, несет ответчик. Данный факт подтверждается ответом ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» №1705 от 06.30.2019 на адвокатский запрос от 25.02.2019 №1/19. В соответствии с правилами регистрации доменных имен в доменах RU и РФ порядок использования домена определяет его администратор, он же несет ответственность за возможное нарушение прав третьих лиц, связанное с выбором и использованием домена, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Указывая на нарушение ответчиком исключительного права на товарные знаки №540327 «НАСЛЕДИЕ» и №540326 «Наследие КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ», истец направил в адрес ответчика претензию от 26.02.2019 №0226/19 с требованием выплатить компенсацию в размере 1116000,00 рублей, а также прекратить использование словесного обозначения «НАСЛЕДИЕ» при выполнении работ и оказании услуг и удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения словесное обозначение «НАСЛЕДИЕ». Ответчик претензии истца оставил без удовлетворения, что явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с ч.1 ст.1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных кодексом. Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным кодексом.

Согласно ч.1 ст.1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно ч.2 ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (ч.3 ст.1484 кодекса).

В соответствии со ст.1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное ст.1245, ч.3 ст.1263 и ст.1326 настоящего кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с п.4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с ч.4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч.1 ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Как установлено судом, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак со словесным обозначением «НАСЛЕДИЕ» по свидетельству №540327 в отношении услуг класса 37 МКТУ «строительство», и исключительных прав на товарный знак со словестным обозначением «Наследие КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» по свидетельству №540326 в отношении услуг класса 36 МКТУ, в том числе: «строительство».

Истец, ссылаясь на то, что ответчик при осуществлении предпринимательской деятельности в городе Тюмени (строительство жилого комплекса «НАСЛЕДИЕ») использовал обозначение «НАСЛЕДИЕ» тождественное и сходное до степени смешения со словесным обозначением в двух товарных знаках истца, просит взыскать с ответчика 2000000,00 рублей компенсации рассчитанной исходя из двойной стоимости права использования товарного знака по лицензионному договору. В обоснование заявленного размера компенсации истцом представлен лицензионный договор от 10.01.2018, заключенный с ООО «Строительное управление ЦентрСтрой», согласно которому лицензионное вознаграждение на один товарный знак составляет 1000000,00 рублей.

Ответчик сам факт использования словестного обозначения «НАСЛЕДИЕ» при попытке реализации проекта строительства жилищного комплекса не оспаривает. Между тем, возражая против исковых требований, ответчик считает, что использование им словестного обозначения «наследие» не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, поскольку сферы деятельности истца и ответчика различны: ответчик осуществляет деятельность по производству общестроительных работ по возведению зданий, тогда как истец осуществляет деятельность в сфере оказания юридических услуг.

Указанный довод ответчика отклоняется, поскольку судом установлено, что истец, зарегистрировав в установленном законом порядке исключительные права на спорные товарные знаки, предоставляет их использование за плату по лицензионным договорам организациям в целях осуществления строительства жилой недвижимости именно с использованием данных словестных обозначений.

Ответчик также возражает против размера заявленной истцом суммы компенсации и указывает на то, что в материалах дела отсутствуют фактические доказательства, позволяющие достоверно установить стоимость неисключительных прав использования товарных знаков, которую истец применил при исчислении размера компенсации.

Из представленных истцом документов следует, что в сети Интернет информация о проекте строительства ответчиком Жилищного Комплекса «НАСЛЕДИЕ» размещалась с мая 2018 года по июнь 2019 года.

Материалами дела подтверждается использование ответчиком словестного обозначения «НАСЛЕДИЕ», тождественного со словестным обозначением истца, зарегистрированным по свидетельству №540327, в течение 13 месяцев в качестве рекламы проекта строительства жилищного комплекса путем размещения соответствующей информации в сети Интернет. Также из представленных истцом документов следует, что риэлторские компании в настоящее время продолжают предлагать к продаже недвижимость в жилищном комплексе «Наследие» в городе Тюмени.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в п.13 Информационного письма от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен самим судом без назначения экспертизы на основе Правил рассмотрения заявки.

В силу п.14.4.2 приказа Роспатента от 05.03.2003 №32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (п.14.4.2.2 Правил №32). Комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в п.п.14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил №32, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

Оценив словестные обозначения «НАСЛЕДИЕ», используемое ответчиком в проекте строительства жилищного комплекса, и «Наследие КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ», принадлежащее истцу, суд считает, что данные обозначения носят одинаковое смысловое значение, обозначение «Наследие КВАРТАЛ НА ПРЕОБРЖАЕНСКОЙ» имеет конкретную территориальную привязку, также указанные обозначения не различны по графическому исполнению и визуальному восприятию.

В материалы дела от ответчика поступило ходатайство о назначении экспертизы по определению рыночной стоимости использования исключительных прав истца на основе неисключительной лицензии в городе Тюмени в период с октября 2018 года по июнь 2019 года на товарный знак «НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНИСКОЙ» (свидетельство №540326) и на товарный знак «НАСЛЕДИЕ» (свидетельство №540324). Истец представил возражения относительно данного ходатайства ответчика. Определением суда от 28.11.2019 судом была назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено ООО «Первая Оценочная Компания» эксперту ФИО2, на разрешение эксперта были поставлены следующий вопрос:

1) Определить рыночную стоимость использования исключительных прав ООО «Юридическое агентство Наследие» на основе неисключительной лицензии в городе Тюмени в период с октября 2018 года по июнь 2019 года: - на товарный знак «НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» (свидетельство №540326), - на товарный знак «НАСЛЕДИЕ» (свидетельство №540327).

09.04.2020 в материалы дела поступило экспертное заключение, согласно выводам которого рыночная стоимость использования исключительных прав ООО «Юридическое агентство Наследие» на основе неисключительной лицензии в городе Тюмени в период с октября 2018 года по июнь 2019 года: - на товарный знак «НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» (свидетельство №540326), - на товарный знак «НАСЛЕДИЕ» (свидетельство №540327) по состоянию на 30.06.2019 составляет 128950,00 рублей.

От истца 18.05.2020 в материалы дела поступило ходатайство, в котором истец поясняет о том, что: с результатами судебной экспертизы не согласен (эксперт не учел при определении стоимости использования товарных знаков тот факт, что истцом были заключены два лицензионных договора) в связи с чем, обратился к специалисту для подготовки рецензии на экспертное заключение; Роспатентом 16.04.2020 признано недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №692064 «Наследие современности».

Ответчик возражений, относительно результатов проведенной экспертизы не заявил.

В силу положений ст.ст.71, 86 АПК РФ заключение эксперта по результатам судебной экспертизы не является безусловным, бесспорным доказательством какого-либо обстоятельства, подлежащего установлению в арбитражном процессе. Такое заключение эксперта оценивается судом по правилам ст.71 АПК РФ наряду с другими доказательствами по делу. Вопросы права и правовых последствий оценки доказательств относятся к исключительной компетенции суда (п.8 постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 №23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» (далее - Пленум №23)). Таким образом, заключение экспертов будет являться одним из доказательств по делу, не имеющим обязательного характера и должно быть оценено судом в совокупности с иными доказательствами по делу.

Проанализировав заключение судебной экспертизы, суд приходит к выводу о том, что оно соответствует требованиям, предъявляемым законом, экспертом полно и всесторонне исследованы представленные по делу доказательства, даны подробные пояснения по вопросу, поставленному на его разрешение. Доказательств, свидетельствующих о нарушении экспертом при проведении экспертного исследования требований действующего законодательства, доказательства наличия в заключении противоречивых или неясных выводов, из материалов дела не усматриваются. Противоречий выводов эксперта иным, имеющимся в деле доказательствам, судом не усматривается.

Возражения истца по представленному экспертному заключению фактически связаны с несогласием с его выводами, приведенным возражениям может быть дана оценка судом, так как в компетенцию арбитражного суда входит оценка заключения судебной экспертизы, являющегося одним из доказательств по делу (ст.ст.64, 65, 67, 68, 71, 86 АПК РФ, п.12 Пленума №23, позиция ВАС РФ по делу №ВАС-13839/2013).

Истец представил в материалы дела рецензию на заключение судебного эксперта. Проанализировав содержание представленной рецензии, суд отметает, что рецензия, составленная после получения результатов судебной экспертизы, не обладает необходимой доказательственной силой и не способна подтверждать доводы истца, а лишь содержит в себе оценочное суждение.

Относимых, допустимых и достоверных доказательств, опровергающих выводы эксперта, в материалы дела не представлено.

Несогласие истца с результатами судебной экспертизы, не дает оснований считать выводы эксперта неправомерными.

Вследствие чего, суд приходит к выводу об отсутствии основания сомневаться в объективности и достоверности выводов, содержащихся в заключении, подготовленном по результатам судебной экспертизы.

Заключение эксперта является в достаточной степени мотивированным, основанным на представленных в материалы дела документах, проведенным в соответствии с требованиями действующего законодательства, методикой оценки, предусмотренной федеральными стандартами оценки и содержит все, предусмотренные ч.2 ст.86 АПК РФ сведения.

В представленном экспертами заключении суд не усматривает наличия каких-либо противоречий или необоснованности сделанных экспертом выводов по заданным вопросам, выводы эксперта понятны, исследования каких-либо иных обстоятельств, а также дополнительных разъяснений не требуется.

Результаты судебной экспертизы в установленном законом порядке оспорены не были.

Ходатайств о назначении повторной ли дополнительной судебной экспертизы не заявлено.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание установленные по рассматриваемому делу обстоятельства, принципы разумности и справедливости компенсации последствиям нарушения, нарушение ответчиком прав в отношении одного товарного знака истца, суд пришел к выводу о возможности уменьшения размера взыскиваемой истцом компенсации до 128950,00 рублей.

В соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, выраженной в постановлении от 02.04.2013 №16449/12, возможно снижение размера компенсации за нарушение исключительного права, определенной по правилам пп.2 ч.4 ст.1515 ГК РФ. Президиум указал, что ч.4 ст.1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (п.п.1 и 2 названной статьи), ввиду чего выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно пп.2 ч.4 ст.1515 ГК РФ.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием. При указанных обстоятельствах, исковые требования истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак подлежат удовлетворению в сумме 128950,00 руб.

Как было указано выше, ст.1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в том числе, путем предъявления требования: - о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; - о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; - о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Поскольку судом установлено нарушение ответчиком исключительных прав истца на один товарный знак «НАСЛЕДИЕ» по свидетельству №540327, суд считает подлежащими удовлетворению следующие исковые требования истца:

- о признании использования словесного обозначения «НАСЛЕДИЕ» обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний В72» нарушением исключительных прав общества с ограниченной ответственностью «Юридическое агентство Наследие» на товарный знак «НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» по свидетельству №540326 и товарный знак «НАСЛЕНИЕ» по свидетельству №540327.

- об установлении запрета обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний В72» на использование словесного обозначения «НАСЛЕДИЕ» при выполнении работ или оказания услуг, в том числе в документации, в рекламе, на вывесках, в сети Интернет.

- о взыскании с ООО «Группа компаний В72» в пользу ООО «Юридическое агентство Наследие» компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В соответствии со ст.110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176, 181 АПК РФ, суд



РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Признать использование словесного обозначения «НАСЛЕДИЕ» обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний В72» нарушением исключительных прав общества с ограниченной ответственностью «Юридическое агентство Наследие» на товарный знак «НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» по свидетельству №540326 и товарный знак «НАСЛЕНИЕ» по свидетельству №540327.

Установить запрет обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний В72» на использование словесного обозначения «НАСЛЕДИЕ» при выполнении работ или оказания услуг, в том числе в документации, в рекламе, на вывесках, в сети Интернет.

Взыскать с ООО «Группа компаний В72» в пользу ООО «Юридическое агентство Наследие» 128950,00 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 10869,00 рублей расходов на оплату госпошлины.

В остальной части иска отказать

Исполнительный лист выдать в установленном законом порядке.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской области.


Судья


Маркова Н.Л.