Решение от 7 ноября 2021 г. по делу № А17-545/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, 59-Б

http://ivanovo.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ



Дело № А17-545/2019
г. Иваново
07 ноября 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 13 сентября 2021 года

В полном объеме решение изготовлено 07 ноября 2021 года


Арбитражный суд Ивановской области в составе:

председательствующего по делу - судьи Тимофеева М.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело


по иску индивидуального предпринимателя ФИО2

(ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Хот Стори»

(ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 153000, <...>)

о запрете использования коммерческого обозначения и товарного знака,

и встречному иску

общества с ограниченной ответственностью «Хот Стори»

к индивидуальному предпринимателю ФИО2

о возложении обязанности по прекращению использования обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком и взыскании судебной неустойки,


третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:

общество с ограниченной ответственностью «Мистер Постер»,

(ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 153002, <...>),


при участии в судебном заседании:

истца по первоначальному и ответчика по встречному искам – предпринимателя ФИО2,

от ответчика по первоначальному и истца по встречному искам – представителя ФИО3 (доверенность от 05.03.2019 года),



установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец, предприниматель ФИО2) обратился в Арбитражный суд Ивановской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Хот Стори» (далее – ответчик, ООО «Хот Стори») о запрете использования коммерческого обозначения «ZOZH», обладателем исключительных прав в отношении которого истец является. Исковые требования основаны на следующих обстоятельствах.

Предприниматель ФИО2 осуществляет деятельность в сфере розничной торговли спортивной одеждой, используя вышеназванное коммерческое обозначение, с 19.04.2017 года. Использование данного средства индивидуализации истцом производится при осуществлении деятельности в торговых предприятиях города Нижнего Новгорода, а также путем размещения рекламы в социальных сетях «Инстаграм» и «Вконтакте».

В дальнейшем истцу стало известно, что ответчик при осуществлении аналогичной коммерческой деятельности также использует обозначение «ZOZH», создав профиль под этим брендом в социальной сети «Инстаграм», а также на сайте http://zozh-shоp.ru. При этом, использование данного обозначения ответчиком начато позже даты начала использования истцом спорного коммерческого обозначения.

Полагая, что данными действиями ответчик нарушает исключительные права истца на вышеназванный продукт интеллектуальной деятельности, предприниматель ФИО2 обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Правовым обоснованием своих требований истец указал положения статей 1225, 1538-1539 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением от 05.02.2019 года Арбитражный суд Ивановской области принял исковое заявление к своему производству, возбуждено производство по делу № А17-545/2019, предварительное судебное заседание назначено на 12.03.2019 года.

Определение о принятии искового заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания направлялось сторонам заказной почтой с уведомлением о вручении по местам государственной регистрации истца и ответчика, указанных в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, и получено ими.

Кроме того, данное определение в порядке, установленном абзацем 2 пункта 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, было 06.02.2019 года размещено на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-сайте http://www.ivanovo.arbitr.ru.

В силу изложенного стороны считаются надлежащим образом извещенными о начатом арбитражном процессе, а также дате, времени и месте рассмотрения дела.

Протокольным определением от 12.03.2019 года дело назначено к рассмотрению по существу спора на 17.04.2019 года.

В соответствии с определением суда от 20.06.2019 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Мистер Постер».

При рассмотрении дела истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменил исковые требования, и, помимо вышеизложенного требования о запрете использования коммерческого обозначения, просил возложить на ответчика запрет на использование товарного знака «ZOZH» (дата регистрации 05.10.2018 года, свидетельство № 674053), полагая при этом, что при регистрации данного товарного знака ответчиком было допущено злоупотребление правом.

Определением от 20.06.2019 года к производству арбитражного суда принято для совместного рассмотрения с первоначальным иском встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Хот Стори» к индивидуальному предпринимателю ФИО2, в котором истец по встречному иску просит запретить ответчику по встречному иску незаконное использование словесного обозначения «ZOZH», сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) «ZOZH» № 674053.

При этом, требования встречного иска о возложении такого запрета распространены, в том числе, путем удаления словесного обозначения «ZOZH»:

с вывесок и оформления интерьеров магазинов спортивной одежды, расположенных по адресам: <...> (ТЦ «Крым»), <...> (ТЦ «Небо»);

с документации, в том числе товарных (кассовых) чеков, ценников товаров, любых рекламных материалов;

из адресов (доменных имен) и материалов сайтов и групп в социальных сетях, размещенных в сети Интернет по адресам:

https://zozhme.ru,

https://www/instagram.com/zozhme/,

https://vk.com/zozhme,

https://www.facebook.com/zozhofficial/?ref=bookmarks,

https://stapico.ru/zozhme,

а равно при предложении к продаже и реализации товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Кроме того, истец по встречному иску просил взыскать с предпринимателя ФИО2 судебную неустойку в размере 20 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта с даты его вступления в силу.

Требования встречного иска основаны на положениях статей 308.3, 1229, 1250, 1252, 1484, 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Ивановской области от 13.11.2019 года исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 – удовлетворены в полном объеме, а во встречном иске обществу «Хот Стори» было отказано.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 17.08.2020 года производство по делу в части требований индивидуального предпринимателя ФИО2 к обществу «Хот Стори» о запрете использования товарного знака № 674053 прекращено, решение суда в этой части отменено. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Хот Стори» - без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2020 года все принятые по делу судебные акты отменены, дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В соответствии с определением от 20.01.2021 года дело принято к производству Арбитражного суда Ивановской области, предварительное судебное заседание назначено на 10.03.2021 года.

Согласно определению от 17.03.2021 года дело назначено к рассмотрению по существу спора судом первой инстанции. В порядке статей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дела откладывалось, и в судебном заседании объявлялся перерыв.

При рассмотрении дела стороны в лице своих представителей в судебном заседании заявленные требования поддержали в полном объеме по основаниям и доводам, изложенных, соответственно, в первоначальном и встречном исковых заявлениях и дополнениях к ним.

Ответчик, возражая на требования первоначального иска, указал на то, что само по себе создание истцом профилей в социальных сетях, где в адресной строке используется обозначение «ZOZH», и сайта www.zozhme.ru не влечет автоматического возникновения у истца исключительного права на коммерческое обозначение «ZOZH», поскольку истцом не доказан факт наличия достаточных различительных признаков такого обозначения и известности его употребления в пределах определенной территории.

По состоянию на 2017 год у истца отсутствовало исключительное право на коммерческое обозначение «ZOZH», поскольку нет доказательств того, что спорное обозначение фактически использовалось и было достаточно известным среди потребителей в пределах определенной территории.

Довод истца о наличии у потребителей спортивной одежды стойкой ассоциативной связи между брендом «ZOZH» и ИП ФИО2, исходя из фактов создания истцом групп в социальных сетях, где указание на ИП ФИО2 как на продавца отсутствует, и сайта в сети Интернет, с посещаемостью в 1 300 человек является неверным.

Сами по себе факты размещения отдельными лицами в открытом доступе на сейтах в сети Интернет материалов, посвященных каким-либо товарам, не доказывает возникновение у потребителя ассоциации определенного обозначения с конкретным производителем.

Обратил внимание на то, что ответчик является правообладателем товарного знака «ZOZH» по свидетельству № 674053 с правом приоритета с 03.10.2017 года. Следовательно, ответчик на законных основаниях использует данный товарный знак в своей предпринимательской деятельности, в том числе путем его размещения на Интернет-сайте.

Указал на то, что логотип «ZOZH» до регистрации его в качестве товарного знака использовался с января 2017 года в качестве коммерческого обозначения обществом с ограниченной ответственностью «Мистер Постер», что подтверждается представленными в дело договорами поставки. Изначально данный логотип был разработан как служебное произведение, в дальнейшем использовался при оптовой реализации текстильной продукции, и обладал значительной долей известности на территории Ивановской области.

После регистрации заявки обозначения «ZOZH» в качестве товарного знака, право на регистрацию товарного знака было передано ООО «Хот Стори» по договору от 10.07.2018 года. При этом, в хоте проведения экспертизы обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности не было выявлено никаких нарушений и не установлено сходства до степени смешения с иными средствами индивидуализации.

При таких обстоятельствах отсутствуют основания для признания регистрации ответчиком данного товарного знака недобросовестной, поскольку ему о деятельности истца известно не было.

Ответчик является правообладателем зарегистрированного в установленном законом порядке товарного знака, которому предоставлена правовая охрана, оспаривание которой возможно лишь в административном порядке.

Истец по первоначальному иску, считая доводы встречного заявления несостоятельными, указал на то, что обществом «Хот Стори» не представлено доказательств недобросовестного поведения предпринимателя ФИО2, а также возникновения права на средство индивидуализации ранее использования коммерческого обозначения «ZOZH» истцом.

В силу того, что основное требование о возложении на предпринимателя ФИО2 запрета по использованию обозначения «ZOZH» не может быть удовлетворено, то, соответственно, не подлежит взысканию и судебная неустойка, о которой заявлено ответчиком. Кроме того, полагал, что заявителем не обоснован размер данной неустойки и не соответствует принципам справедливости и соразмерности.

Третье лицо явку своего представителя в суд не обеспечило, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещено надлежащим образом, ходатайствовало о рассмотрении дела в свое отсутствие.

На основании пункта 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие третьего лица.

Третьим лицом в дело представлен отзыв, из содержания которого следует, что логотип «ZOZH» до регистрации его в качестве товарного знака использовался в качестве коммерческого обозначения. Первоначально это обозначение было разработано в компании «Мистер Постер» его работником ФИО4 и передано работодателю по акту приема-передачи служебного произведения от 23.12.2016 года.

ООО «Мистер Постер» осуществляло деятельность по продаже спортивной одежды под маркой «ZOZH» до истца, что подтверждается представленными в дело договорами с контрагентами.

03.10.2017 года ООО «Мистер Постер» подало заявку на регистрацию товарного знака «ZOZH» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. В дальнейшем между данным обществом и ответчиком был заключен договор о передаче права на заявку на регистрацию данного товарного знака, в соответствии с которым права по заявке были переданы ООО «Хот Стори».

Товарный знак «ZOZH» был зарегистрирован 05.10.2018 года, о чем было выдано свидетельство № 674053, правообладателем товарного знака является ответчик.

Отметил, что ООО «Мистер Постер» никогда не имело офиса/представительства на территории Нижнего Новгорода, в том числе в ТЦ «Небо», утверждение истца об обратном является недостоверным.

Полагал, что оснований для удовлетворения иска предпринимателя ФИО2 не имеется. В то же время требования встречного иска ответчика обоснованы и подтверждены совокупностью представленных в дело доказательств.

Заслушав объяснения участвующих в деле лиц, исследовав представленные в дело письменные доказательства, судом устанавливаются следующие фактические обстоятельства.

Из дела следует, что по договору об оказании услуг по разработке логотипа от 17.03.2017 года, заключенном между индивидуальным предпринимателем ФИО5 (исполнителем) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (заказчиком), исполнитель по заданию заказчика оказал, а заказчик принял услуги по разработке логотипа (товарного знака, знака обслуживания), состоящего из словесного обозначения «ZOHZ».

Как следует из содержания искового заявления предпринимателя ФИО2 и его объяснений в судебном заседании, использование им данного логотипа в качестве коммерческого обозначения начато путем совершения следующих действий:

- в области рекламы своей деятельности в виде создания профилей в социальных сетях «Инстаграм» по адресу: https://www/instagram.com/zozhme/ (дата создания профиля 19.04.2017 года) и «Вконтакте» по адресу: https://vk.com/zozhme (дата создания профиля 24.04.2017 года),

- создания и регистрации вэб-сайта https://zozhme.ru, ориентированном на рекламе и продвижении спортивных товаров, маркированных обозначением «ZOZH»,

- проведения рекламных акций в сети Интернет, в частности путем публикаций рекламы бренда «ZOZH» в новостных каналах, а также личных страничках блогеров Olyaal_nn (16 600 подписчиков), olga_raduntseva (158 000 подписчиков), Lebedev_serg_bb (24 900 подписчиков), ola_rembo (48 200 подписчиков), anelly_pirogova (10 100 подписчиков), sugaritochka (96 300 подписчиков);

- осуществления розничной торговли спортивной одежды в торговых предприятиях, расположенных по адресам: <...> (торгово-развлекательный центр «Крым») и <...> (торгово-развлекательный центр «Небо»).

Как следует из доводов искового заявления, подтвержденных протоколом осмотра доказательств (интернет-сайтов zozhme.ru и zozh-shop.ru) от 23.11.2018 года, произведенным нотариусом города областного значения Нижнего Новгорода ФИО6 в порядке досудебного обеспечения доказательств, ответчиком осуществляется аналогичная деятельность в области производства и продажи спортивной одежды посредством создания профиля в социальной сети «Инстаграм» по вэб-адресу: https://www.instagram.com/zozhrussia/, а также сайта http://zozh-shop.ru. При этом, осуществляя данную деятельность, ответчик использует обозначение «ZOZH», идентичное обозначению, используемое истцом в качестве коммерческого, а даты регистрации профиля в социальной сети «Инстаграм» и интернет-сайта, соответственно, - 03.07.2018 года и 12.09.2017 года.

В судебном заседании также установлено, что ООО «Хот Стори» является обладателем исключительных прав на средство индивидуализации - словесный товарный знак «ZOZH», подтверждением чему служит выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности свидетельство № 674053 (заявка 2017740975, дата истечения срока действия исключительного права 03.10.2027 года, дата приоритета 03.10.2017 года, дата государственной регистрации 05.10.2018 года).

Сфера распространения действия данного товарного знака охватывается 25 и 35 классами МКТУ, и включает в себя, в числе прочих, белье нижнее; изделия трикотажные; изделия спортивные трикотажные; обувь; одежда верхняя; одежда спортивная; презентацию товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Полагая, что право на использование коммерческого обозначения «ZOZH» у истца возникло ранее, а ответчик, осуществляя деятельность с применением данного обозначения, в том числе путем его регистрации в качестве товарного знака, допустил злоупотребление правом, чем нарушил исключительные права истца, предприниматель ФИО2 обратился в Арбитражный суд Ивановской области с настоящим иском. Исследовав и оценив представленные в дело доказательства в их совокупности по правилам статей 64-65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.

В силу подпункта 16 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации коммерческие обозначения относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Защита исключительных прав осуществляется по общим правилам и способами, установленными статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 указанной статьи, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 1 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Установление различных способов защиты по отношению к указанным средствам индивидуализации (товарному знаку и коммерческому обозначению) обусловлено в первую очередь особенностями предоставления правовой охраны каждому из них. Так в соответствии со статьями 1477, 1479, 1480 правовая охрана товарного знака связана, прежде всего, с фактом его государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В то же время право на коммерческое обозначение по смыслу положений статей 1538, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации возникает не ранее момента начала его фактического использования правообладателем.

При обращении в суд первой инстанции с целью защиты исключительных прав истец требовал:

- запретить ответчику использовать коммерческое обозначение «ZOZH»;

- запретить ответчику использование товарного знака «ZOZH»;

С учетом изложенных положений Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающих различные способы защиты исключительных прав в отношении тех или иных результатов интеллектуальной деятельности, судом устанавливается, что требования истца и запрете ответчику использовать товарный знак не соответствуют законодательно установленным способам защиты исключительного права.

Поскольку Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрен административный порядок рассмотрения данной категории дел, истец не лишен права на обращение с соответствующим требованием в Федеральную службу по интеллектуальной собственности по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Согласно пункту 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Учитывая изложенное, производство по требованию предпринимателя ФИО2 к ответчику о запрете использовать товарный знак № 674053 подлежит прекращению.

При разрешении остальной части требований суд исходит из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети Интернет, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В пункте 177 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Для установления наличия у лица исключительных прав на коммерческое обозначение необходимо установить, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

В числе условий, необходимых для возникновения права на коммерческое обозначение, как указано выше, закон называет известность в пределах определенной территории употребления этого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения.

Как следует из содержания искового заявления, использование спорного обозначения в качестве коммерческого начато истцом с апреля 2017 при создании профилей в социальных сетях «Инстаграм» (с 19.04.2018 года) и «Вконтакте» (с 24.04.2017 года), а также при регистрации доменного имени zozhme.ru (с 24.04.2017 года).

Однако, сам по себе факт создания профилей в социальных сетях, а также регистрация доменного имени в апреле 2017 года, для рекламы и продвижения товаров под спорным обозначением не является достаточным основанием для вывода о возникновении у истца именно на эту дату (апрель 2017 года) права на коммерческое обозначение, поскольку такое право (на коммерческое обозначение) возникает не с момента начала использования словесного обозначения для индивидуализации предприятия, а лишь тогда, когда оно уже приобрело определенную известность в результате его длительного и (или) интенсивного использования.

Суд считает, что истцом не представлено достаточных доказательств возникновения у потребителя стойкой и ассоциативной связи реализуемой продукции именно с предпринимателем ФИО2, указание на него в социальных сетях как на продавца товаров, реализуемых под брендом «ZOZH», отсутствует.

Сам по себе факт продвижения на рынке товара под этим брендом не подчеркивает факт возникновения ассоциации с конкретным производителем. При таких обстоятельствах представление истцом в дело документации, свидетельствующей о введении в оборот товаров определенной группы, не может свидетельствовать о такой ассоциации, так как данные документы подтверждают лишь факт ведения хозяйственной деятельности, без взаимосвязи с представленным к защите коммерческим обозначением.

С учетом изложенного, суд считает недоказанным довод о возникновении права на использование спорного обозначения в качестве коммерческого обозначения у предпринимателя ФИО2 в апреле 2017 года, поскольку, доказательства на которые он сослался, не свидетельствуют о широком использовании истцом спорного обозначения на какой либо определенной территории именно на указанную дату (апрель 2017 года).

Приведенные данные о количестве посетителей сайта истца за период с 01.04.2017 года по 30.09.2017 года, аренда торговых помещений на территории города Нижний Новгород для организации в них магазинов по продаже спортивной одежды, товаров и аксессуаров, количество реализованного товара, не подтверждают доводов иска и не позволяют установить, с какого именно момента используемое истцом обозначение в своей деятельности приобрело узнаваемость при реализации спортивной одежды, а также определенную известность и репутацию на какой-то определенной территории Российской Федерации.

Вместе с тем данное обстоятельство, является существенным для определения таких значимых обстоятельств для рассмотрения настоящего дела, как установление того, какой из объектов интеллектуальной собственности возник ранее, коммерческое обозначение истца или товарный знак ответчика, приоритет которого исчисляется с 03.10.2017 года.

Суд отмечает, что оба этих объекта интеллектуальной собственности имеют самостоятельную правовую защиту (статьи 1477, 1484, 1538, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом суд учитывает, что обе стороны настоящего спора представили доказательства о том, что они начали использовать спорное обозначение примерно в один и тот же промежуток времени в 2017 году.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

При наличии такой конкуренции соответствующий спор в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит разрешению в пользу правообладателя того средства индивидуализации, которое обладает более ранним приоритетом.

Учитывая изложенное, принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований первоначального иска ввиду недоказанности обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения спора.

Вместе с тем, с учетом положений подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающего возможность защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия, требования встречного иска о возложении на предпринимателя ФИО2 обязанности по прекращению использования словесного обозначения «ZOZH», сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) «ZOZH» № 674053 по предложенным вариантом, суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Ссылка истца на недобросовестность поведения ответчика при регистрации данного товарного знака своего подтверждения при рассмотрении дела не нашла, поскольку убедительных доказательств тому, что на дату подачи заявки на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ZOZH» ответчик был осведомлен о широком использовании данного обозначения иным лицом, и действия по подаче такой заявки направлены исключительно на причинение вреда другому лицу, в дело не представлено.

Истцом также заявлено требование о начислении в отношении ответчика судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта в части передачи недопоставленного товара в размере по 20 000 рублей 00 копеек в день, начиная с даты вступления решения в законную силу по дату фактического исполнения этого обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 данного постановления Пленума).

Основываясь на приведенных выше законоположениях в совокупности с установленными по делу фактическими обстоятельствами, руководствуясь вышеназванными принципами, суд считает возможным удовлетворить требование о присуждении судебной неустойки из расчета по 1 000 рублей в день, начиная с истечения срока исполнения обязанности по прекращению использования обозначения, по дату фактического исполнения этого обязательства.

При этом суд считает, что такой размер неустойки будет способствовать достижению целей побуждения должника к скорейшему исполнению судебного решения и возместит возможные потери кредитора, вызванные недобросовестным поведением ответчика.

Расходы по государственной пошлине распределяются по правилам пункта 1 статьи 110 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

1. Производство по делу в части требований индивидуального предпринимателя ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Хот Стори» о запрете использования товарного знака по свидетельству № 674053 – прекратить.

2. Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Хот Стори» о запрете использования коммерческого обозначения «ZOZH» – оставить без удовлетворения.

3. Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Хот Стори» - удовлетворить.

4. Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН <***>, ИНН <***>) прекратить использование словесного обозначения «ZOZH», сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) «ZOZH» № 674053, в том числе путем удаления словесного обозначения «ZOZH» в течение 10 календарных дней с даты вступления настоящего решения суда в законную силу:

с вывесок и оформления интерьеров магазинов спортивной одежды, расположенных по адресам: <...> (ТЦ «Крым»), <...> (ТЦ «Небо»);

с документации, в том числе товарных (кассовых) чеков, ценников товаров, любых рекламных материалов;

из адресов (доменных имен) и материалов сайтов и групп в социальных сетях, размещенных в сети Интернет по адресам:

https://zozhme.ru,

https://www/instagram.com/zozhme/,

https://vk.com/zozhme,

https://www.facebook.com/zozhofficial/?ref=bookmarks,

https://stapico.ru/zozhme,

а равно при предложении к продаже и реализации товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Хот Стори» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 153000, <...>):

- судебную неустойку в случае неисполнения настоящего судебного акта в части, установленной пунктом 4 резолютивной части решения, в размере 1 000 рублей 00 копеек в день, начиная с даты истечения срока исполнения, установленного пунктом 4 резолютивной части настоящего решения, по дату фактического исполнения этого обязательства.

- расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 рублей 00 копеек.

На решение суда первой инстанции в течение месяца со дня принятия может быть подана апелляционная жалоба во Второй арбитражный апелляционный суд (<...>) (статья 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На вступившее в законную силу решение суда может быть подана кассационная жалоба в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения (статья 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Подача апелляционной и кассационной жалоб производится через Арбитражный суд Ивановской области.




Судья Тимофеев М.Ю.