Решение от 13 ноября 2019 г. по делу № А17-545/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А17-545/2019
13 ноября 2019 года
г.Иваново


Резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2019 года

В полном объеме решение изготовлено 13 ноября 2019 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе:

председательствующего по делу - судьи Тимофеева М.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании

гражданское дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО2

(ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Хот Стори»

(ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 153000, <...>)

о запрете использования коммерческого обозначения и товарного знака,

и встречному иску

общества с ограниченной ответственностью «Хот Стори»

к индивидуальному предпринимателю ФИО2

о возложении обязанности по прекращению использования обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:

общество с ограниченной ответственностью «Мистер Постер»,

(ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 153002, <...>),


при участии в судебном заседании:

от истца по первоначальному и ответчика по встречному искам – предпринимателя ФИО2, представителя ФИО3 (доверенность от 23.11.2018 года),

от ответчика по первоначальному и истца по встречному искам – представителя ФИО4 (доверенность от 05.03.2019 года),

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец, предприниматель ФИО2) обратился в Арбитражный суд Ивановской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Хот Стори» (далее – ответчик, ООО «Хот Стори») о запрете использования коммерческого обозначения «ZOZH», обладателем исключительных прав в отношении которого истец является. Исковые требования основаны на следующих обстоятельствах.

Предприниматель ФИО2 осуществляет деятельность в сфере розничной торговли спортивной одеждой, используя вышеназванное коммерческое обозначение, с 19.04.2017 года. Использование данного средства индивидуализации истцом производится при осуществлении деятельности в торговых предприятиях города Нижнего Новгорода, а также путем размещения рекламы в социальных сетях «Инстаграм» и «Вконтакте».

В дальнейшем истцу стало известно, что ответчик при осуществлении аналогичной коммерческой деятельности также использует обозначение «ZOZH», создав профиль под этим брендом в социальной сети «Инстаграм», а также на сайте http://zozh-shоp.ru. При этом, использование данного обозначения ответчиком начато позже даты начала использования истцом спорного коммерческого обозначения.

Полагая, что данными действиями ответчик нарушает исключительные права истца на вышеназванный продукт интеллектуальной деятельности, предприниматель ФИО2 обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Правовым обоснованием своих требований истец указал положения статей 1225, 1538-1539 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением от 05.02.2019 года Арбитражный суд Ивановской области принял исковое заявление к своему производству, возбуждено производство по делу № А17-545/2019, предварительное судебное заседание назначено на 12.03.2019 года.

Определение о принятии искового заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания направлялось сторонам заказной почтой с уведомлением о вручении по местам государственной регистрации истца и ответчика, указанных в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, и получено ими.

Кроме того, данное определение в порядке, установленном абзацем 2 пункта 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, было 06.02.2019 года размещено на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-сайте http://www.ivanovo.arbitr.ru.

В силу изложенного стороны считаются надлежащим образом извещенными о начатом арбитражном процессе, а также дате, времени и месте рассмотрения дела.

Протокольным определением от 12.03.2019 года дело назначено к рассмотрению по существу спора на 17.04.2019 года.

В соответствии с определением суда от 20.06.2019 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Мистер Постер».

При рассмотрении дела истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменил исковые требования, и, помимо вышеизложенного требования о запрете использования коммерческого обозначения, просил возложить на ответчика запрет на использование товарного знака «ZOZH» (дата регистрации 05.10.2018 года, свидетельство № 674053), полагая при этом, что при регистрации данного товарного знака ответчиком было допущено злоупотребление правом.

Определением от 20.06.2019 года к производству арбитражного суда принято для совместного рассмотрения с первоначальным иском встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Хот Стори» к индивидуальному предпринимателю ФИО2, в котором истец по встречному иску просит запретить ответчику по встречному иску незаконное использование словесного обозначения «ZOZH», сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) «ZOZH» № 674053.

При этом, требования встречного иска о возложении такого запрета распространены, в том числе, путем удаления словесного обозначения «ZOZH»:

с вывесок и оформления интерьеров магазинов спортивной одежды, расположенных по адресам: <...> (ТЦ «Крым»), <...> (ТЦ «Небо»);

с документации, в том числе товарных (кассовых) чеков, ценников товаров, любых рекламных материалов;

из адресов (доменных имен) и материалов сайтов и групп в социальных сетях, размещенных в сети Интернет по адресам:

https://zozhme.ru,

https://www/instagram.com/zozhme/,

https://vk.com/zozhme,

https://www.facebook.com/zozhofficial/?ref=bookmarks,

https://stapico.ru/zozhme,

а равно при предложении к продаже и реализации товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Кроме того, истец по встречному иску просил взыскать с предпринимателя ФИО2 судебную неустойку в размере 20 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта с даты его вступления в силу.

Требования встречного иска основаны на положениях статей 308.3, 1229, 1250, 1252, 1484, 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В порядке статей 158 и 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дела откладывалось, и в судебном заседании объявлялся перерыв.

При рассмотрении дела стороны в лице своих представителей в судебном заседании заявленные требования поддержали в полном объеме по основаниям и доводам, изложенных, соответственно, в первоначальном и встречном исковых заявлениях и дополнениях к ним.

Ответчик, возражая на требования первоначального иска, указал на то, что истец не доказал факт изготовления спорного обозначения «ZOZH» 17.03.2017 года по его заказу, поскольку по договору от этой даты изготовитель обязался разработать логотип (товарный знак, знак обслуживания), а не коммерческое обозначение.

Само по себе создание истцом профилей в социальных сетях, где в адресной строке используется обозначение «ZOZH», и сайта www.zozhme.ru не влечет автоматического возникновения у истца исключительного права на коммерческое обозначение «ZOZH», поскольку истцом не доказан факт наличия достаточных различительных признаков такого обозначения и известности его употребления в пределах определенной территории.

По состоянию на 2017 год у истца отсутствовало исключительное право на коммерческое обозначение «ZOZH», поскольку нет доказательств того, что спорное обозначение фактически использовалось и было достаточно известным среди потребителей в пределах определенной территории.

Обратил внимание на то, что ответчик является правообладателем товарного знака «ZOZH» по свидетельству № 674053 с правом приоритета с 03.10.2017 года. Следовательно, ответчик на законных основаниях использует данный товарный знак в своей предпринимательской деятельности, в том числе путем его размещения на Интернет-сайте.

Указал на то, что логотип «ZOZH» до регистрации его в качестве товарного знака использовался с января 2017 года в качестве коммерческого обозначения обществом с ограниченной ответственностью «Мистер Постер», что подтверждается представленными в дело договорами поставки. Изначально данный логотип был разработан как служебное произведение, в дальнейшем использовался при оптовой реализации текстильной продукции, и обладал значительной долей известности на территории Ивановской области.

После регистрации заявки обозначения «ZOZH» в качестве товарного знака, право на регистрацию товарного знака было передано ООО «Хот Стори» по договору от 10.07.2018 года. При этом, в хоте проведения экспертизы обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности не было выявлено никаких нарушений и не установлено сходства до степени смешения с иными средствами индивидуализации.

При таких обстоятельствах отсутствуют основания для признания регистрации ответчиком данного товарного знака недобросовестной, поскольку ему о деятельности истца известно не было.

Ответчик является правообладателем зарегистрированного в установленном законом порядке товарного знака, которому предоставлена правовая охрана, оспаривание которой возможно лишь в административном порядке.

Истец по первоначальному иску, считая доводы встречного заявления несостоятельными, указал на то, что обществом «Хот Стори» не представлено доказательств недобросовестного поведения предпринимателя ФИО2, а также возникновения права на средство индивидуализации ранее использования коммерческого обозначения «ZOZH» истцом.

В силу того, что основное требование о возложении на предпринимателя ФИО2 запрета по использованию обозначения «ZOZH» не может быть удовлетворено, то, соответственно, не подлежит взысканию и судебная неустойка, о которой заявлено ответчиком. Кроме того, полагал, что заявителем не обоснован размер данной неустойки и не соответствует принципам справедливости и соразмерности.

Третье лицо явку своего представителя в суд не обеспечило, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещено надлежащим образом, ходатайствовало о рассмотрении дела в свое отсутствие.

На основании пункта 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие третьего лица.

Третьим лицом в дело представлен отзыв, из содержания которого следует, что логотип «ZOZH» до регистрации его в качестве товарного знака использовался в качестве коммерческого обозначения. Первоначально это обозначение было разработано в компании «Мистер Постер» его работником ФИО5 и передано работодателю по акту приема-передачи служебного произведения от 23.12.2016 года.

ООО «Мистер Постер» осуществляло деятельность по продаже спортивной одежды под маркой «ZOZH» до истца, что подтверждается представленными в дело договорами с контрагентами.

03.10.2017 года ООО «Мистер Постер» подало заявку на регистрацию товарного знака «ZOZH» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. В дальнейшем между данным обществом и ответчиком был заключен договор о передаче права на заявку на регистрацию данного товарного знака, в соответствии с которым права по заявке были переданы ООО «Хот Стори».

Товарный знак «ZOZH» был зарегистрирован 05.10.2018 года, о чем было выдано свидетельство № 674053, правообладателем товарного знака является ответчик.

Отметил, что ООО «Мистер Постер» никогда не имело офиса/представительства на территории Нижнего Новгорода, в том числе в ТЦ «Небо», утверждение истца об обратном является недостоверным.

Полагал, что оснований для удовлетворения иска предпринимателя ФИО2 не имеется. В то же время требования встречного иска ответчика обоснованы и подтверждены совокупностью представленных в дело доказательств.

Заслушав объяснения участвующих в деле лиц, исследовав представленные в дело письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

При рассмотрении дела установлено, что по договору об оказании услуг по разработке логотипа от 17.03.2017 года, заключенном между индивидуальным предпринимателем ФИО6 (исполнителем) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (заказчиком), исполнитель по заданию заказчика оказал, а заказчик принял услуги по разработке логотипа (товарного знака, знака обслуживания), состоящего из словесного обозначения «ZOHZ».

Материалами дела также подтверждено, что использование данного логотипа в качестве коммерческого обозначения истцом начато путем совершения следующих действий:

-в области рекламы своей деятельности в виде создания профилей в социальных сетях «Инстаграм» по адресу: https://www/instagram.com/zozhme/ (дата создания профиля 19.04.2017 года) и «Вконтакте» по адресу: https://vk.com/zozhme (дата создания профиля 24.04.2017 года),

-создания и регистрации вэб-сайта https://zozhme.ru, ориентированном на рекламе и продвижении спортивных товаров, маркированных обозначением «ZOZH»,

-осуществления розничной торговли спортивной одежды в торговых предприятиях, расположенных по адресам: <...> (торгово-развлекательный центр «Крым») и <...> (торгово-развлекательный центр «Небо»).

Как следует из доводов искового заявления, подтвержденных протоколом осмотра доказательств (интернет-сайтов zozhme.ru и zozh-shop.ru) от 23.11.2018 года, произведенным нотариусом города областного значения Нижнего Новгорода ФИО7 в порядке досудебного обеспечения доказательств, ответчиком осуществляется аналогичная деятельность в области производства и продажи спортивной одежды посредством создания профиля в социальной сети «Инстаграм» по вэб-адресу: https://www.instagram.com/zozhrussia/, а также сайта http://zozh-shop.ru. При этом, осуществляя данную деятельность, ответчик использует обозначение «ZOZH», идентичное обозначению, используемое истцом в качестве коммерческого, а даты регистрации профиля в социальной сети «Инстаграм» и интернет-сайта, соответственно, - 03.07.2018 года и 12.09.2017 года.

В судебном заседании также установлено, что ООО «Хот Стори» является обладателем исключительных прав на средство индивидуализации - словесный товарный знак «ZOZH», подтверждениемчему служит выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности свидетельство № 674053 (заявка 2017740975, дата истечения срока действия исключительного права 03.10.2027 года, дата приоритета 03.10.2017 года, дата государственной регистрации 05.10.2018 года).

Сфера распространения действия данного товарного знака охватывается 25 и 35 классами МКТУ, и включает в себя, в числе прочих, белье нижнее; изделия трикотажные; изделия спортивные трикотажные; обувь; одежда верхняя; одежда спортивная; презентацию товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Полагая, что право на использование коммерческого обозначения «ZOZH» у истца возникло ранее, а ответчик, осуществляя деятельность с применением данного обозначения, в том числе путем его регистрации в качестве товарного знака, допустил злоупотребление правом, чем нарушил исключительные права истца, предприниматель ФИО2 обратился в Арбитражный суд Ивановской области с настоящим иском. Исследовав и оценив представленные в дело доказательства в их совокупности по правилам статей 64-65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит первоначальные исковые требования обоснованными, а доводы встречного иска подлежащими отклонению, исходя из следующего.

В силу подпункта 16 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации коммерческие обозначения относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения (пункт 2 данной нормы права).

По смыслу статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве коммерческих обозначений подлежат охране как словесные, так и изобразительные или комбинированные обозначения (пункт 177 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10)).

Из содержания пункта 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее) (абзац 5 пункта 177 Постановления Пленума № 10).

При рассмотрении дела установлено, а ответчиком не опровергнуто, что обозначение «ZOZH» в качестве коммерческого начато истцом 19.04.2017 года путем создания профилей в социальных сетях «Инстаграм», а позднее – «Вконтакте».

Содержание страниц данных профилей свидетельствуют об осуществлении истцом рекламной деятельности спортивных товаров, маркированных этим обозначением, в целях дальнейшего продвижения на рынке. При этом, подписчиками бренда «ZOZH», как следует из данных страницы профиля истца в сети «Инстаграм», являются 8 849 человек.

Согласно заявке № 111803 от 24.04.2017 года предпринимателем ФИО2 осуществлена регистрация домена zozhme.ru, а представленные в материалы дела скрин-шоты данного сайта свидетельствуют о размещении рекламных материалов в отношении товаров, обозначенных логотипом «ZOZH», с указанием категорий и видов товаров, их стоимости, электронных и фактических адресов мест реализации.

Из представленного в дело скрина отчета статистики посещений сайта zozhme.ru, выполненного ресурсом ЯндексМетрика, следует, что за период с 01.04.2017 года по 30.09.2017 года посетителями данного сайта стали более 1 300 пользователей, в том числе, зарегистрированные за пределами Российской Федерации.

Согласно представленному в материалы дела договору аренды от 24.04.2017 года с обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Спектр-НН», истец является арендатором нежилого помещения площадью 38,3 кв.м, расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, д. 2-Г, торгово-развлекательный центр «Крым», для организации в нем магазина по продаже спортивной одежды, товаров и аксессуаров.

Бланк по согласованию вывесок/рекламных конструкций от 25.05.2017 года, а также представленные в дело фототаблица, карточки постоянных покупателей, а также квитанции розничных продаж свидетельствуют об использовании истцом при осуществлении деятельности в данной торговой точке обозначения «ZOZH».

Таким образом, анализируя изложенное, суд приходит к выводу, что истцом представлена необходимая совокупность доказательств, позволяющих сделать вывод о возникновении у него права на коммерческое обозначение «ZOZH», используемое им при осуществлении предпринимательской деятельности.

При этом, суд отмечает, что данное обозначение обладает достаточными различительными признаками, отличными от других, узнаваемостью и известностью. Период использования данного обозначения, а также его характер, виды и способы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», также являются достаточными для возникновения у потребителей стойкой ассоциации предлагаемого бренда с коммерческой деятельностью истца.

Возражения ответчика в этой части суд не может принять в качестве состоятельных, поскольку установление обстоятельств, позволяющих определить всю необходимую совокупность фактических данных, подтверждающих право истца на коммерческое обозначение, относится к компетенции суда, рассматривающего дело, на основе представленных в дело доказательств, проведение дополнительных процессуальных действий, в том числе социологического исследования, на что обратил внимание ответчик, в данном случае не требуется.

Исходя из этого, принимая во внимание, что ответчиком не представлено доказательств возникновения у него права на использование обозначения «ZOZH», в том числе, в товарном знаке ранее права истца, суд находит требования предпринимателя ФИО2 о применении предусмотренных законом мер защиты исключительного права подлежащими удовлетворению.

Приведенные ответчиком при рассмотрении дела доводы судом отклоняются по следующим основаниям.

Регистрация обществом «Хот Стори» товарного знака «ZOZH» № 674053 произведена 05.10.2017 года, дата приоритета – 03.10.2017 года, то есть позднее возникновения у истца права на спорное коммерческое обозначение.

Утверждение, что использование обозначения «ZOZH» в качестве коммерческого было начато обществом «Мистер Постер» ранее истца, ответчиком не доказано. Сама по себе передача ответчику логотипа «ZOZH» в рамках служебного задания № 04-СЗ от 28.11.2016 года не свидетельствует о начале использования обществом «Хот Стори» этого логотипа в качестве коммерческого обозначения.

Представленные в дело договоры поставки № 10/01-МП от 16.01.2017 года с предпринимателем ФИО8, № 20/01-МП от 14.03.2017 года с предпринимателем ФИО9 и № 16/01-МП от 20.02.2017 года с ООО «ОМ-Групп», в соответствии с которыми третьим лицом была реализована продукция (спортивная одежда), снабженная маркировкой «ZOZH», свидетельствуют лишь о совершенных разовых сделках, но не могут служить достаточным подтверждением использования данного обозначения как средства индивидуализации предприятия третьего лица и его известности в пределах определенной территории, то есть соответствия критериям, установленным пунктом 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Помимо этого, судом обращает внимание, что все вышеперечисленные документы, приобщенные к делу в качестве письменных доказательств, представлены ответчиком в копиях, без подтверждения их достоверности подлинными экземплярами.

В силу пункта 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного суда (пункт 9 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исходя из обстоятельств дела, судом предлагалось ответчику представить подлинные экземпляры этих документов, что им исполнено не было, приемлемого объяснения невозможности такого исполнения не приведено.

При таких обстоятельствах, а также принимая во внимание оспаривание истцом данных доказательств, суд лишен возможности проверить достоверность представленных документов на предмет их допустимости.

Кроме того, судом отклоняется суждение ответчика о переходе к нему права на обозначение «ZOZH» по договору о передаче права на заявку на регистрацию товарного знака (заявка № 2017740975,50 (Z17007077) от 03.10.2017 года «ZOZH») от 10.07.2018 года, заключенному с ООО «Мистер Постер».

Как следует из содержания данного договора, ответчику, выступавшего в роли Нового заявителя, было передано только право на вышеуказанную заявку на регистрацию товарного знака (пункт 1.1 договора). Передача права в отношении коммерческого обозначения «ZOZH» ни этим договором, ни каким-либо другими соглашениями не осуществлялась.

Между тем, как следует из содержания пункта 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора (пункт 2 статьи 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, учитывая отсутствие в материалах дела письменного договора, либо иного допустимого доказательства об отчуждении исключительного права в отношении спорного обозначения в пользу ответчика (в том числе по правилам пунктов 4 и 5 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации), суд не может признать за ним правопреемство по данному средству индивидуализации состоявшимся.

В силу пункта 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Предусмотренные настоящим Кодексом меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено настоящим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права (пункт 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом, согласно пункту 5 данной статьи, отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как публикация решения суда о допущенном нарушении, пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права. Указанные действия осуществляются за счет нарушителя.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

В случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством (пункт 7 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истцом предъявлены требования к ответчику, направленные на пресечение действий, нарушающих право, в виде запрета использования коммерческого обозначения и запрета на использование товарного знака «ZOZH» (дата регистрации 05.10.2018 года, свидетельство № 674053).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 154 Постановления Пленума № 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В силу пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации, квалифицируются как недобросовестная конкуренция.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 данной статьи).

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883 года) и пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

Материалами дела подтверждено, что использование спорного обозначения началось и стало известным до даты приоритета товарного знака ответчика, ассоциируется у потребителей именно с брендом «ZOZH». Третье лицо, а впоследствии и ответчик до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака мог и должен был иметь информацию о широкой известности продукции с обозначением «ZOZH», выпускаемой и реализуемой предпринимателем ФИО2, подтверждением чему служат данные, приведенные в протоколе осмотра доказательств от 23.11.2018 года.

Информация, размещенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет», свидетельствует как о достаточно широкой известности спорного обозначения, так и принадлежности его конкретному правообладателю, что в названном протоколе осмотра зафиксировано. Ответчик, являясь профессиональным участником рынка спортивных товаров, мог и должен был при регистрации товарного знака проявить достаточную степень осмотрительности и предосторожности, связанную с установлением возможных конкурентов, в том числе при использовании различных средств индивидуализации товаров и услуг.

В связи с этим суд приходит к выводу о том, что ответчик, регистрируя на свое имя наименование известного широкому кругу лиц товара, рассчитывал на получение преимуществ перед другими хозяйствующими субъектами на рынке, и что фактически ответчик закрепил за собой те преимущества в хозяйственной деятельности, которые были созданы в результате производственной работы другого коммерческого предприятия.

По смыслу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак является средством индивидуализации конкретного лица (за исключением коллективного товарного знака) и служит для распознавания потребителями товаров и услуг именно этого лица. Применительно же к рассматриваемому случаю приобретение ответчиком исключительных прав на средство индивидуализации при наличии иного использующего данное обозначение лица, в отношении однородных товаров, может привести к введению потребителей в заблуждение относительно производителя и свидетельствует о недобросовестности поведения приобретателя таких прав.

Принимая во внимание названные обстоятельства, суд признает действия ответчика по подаче заявки на регистрацию на свое имя обозначения «ZOZH» в качестве товарного знака злоупотреблением правом, запрет на которое закреплен в пункте 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку с учетом того, что он был осведомлен о широком использовании данного обозначения до даты приоритета иным лицом, такие действия были направлены на причинение вреда другому лицу (противоположной стороне конфликта, конкуренту) путем создания препятствий для производства и реализации аналогичной продукции.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения встречных исковых требований и об обоснованности и наличии оснований для удовлетворения первоначальных исковых требований.

Расходы по государственной пошлине распределяются по правилам пункта 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 – удовлетворить.

2. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Хот Стори» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 153000, <...>):

-использование коммерческого обозначения «ZOZH», принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО2;

-использование товарного знака № 674053 «ZOZH» (заявка 2017740975, дата истечения срока действия исключительного права 03.10.2027 года, дата приоритета 03.10.2017 года, дата государственной регистрации 05.10.2018 года).

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Хот Стори» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 153000, <...>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН <***>, ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей 00 копеек.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Хот Стори» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 153000, <...>) государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 6 000 рублей 00 копеек.

5.Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Хот Стори» к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о возложении обязанности по прекращению использования обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком, - оставить без удовлетворения.

На решение суда первой инстанции в течение месяца со дня принятия может быть подана апелляционная жалоба во Второй арбитражный апелляционный суд (<...>) (статья 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На вступившее в законную силу решение суда может быть подана кассационная жалоба в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения (статья 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Подача апелляционной и кассационной жалоб производится через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья Тимофеев М.Ю.