Постановление от 17 мая 2019 г. по делу № А06-8718/2018

ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А06-8718/2018
г. Саратов
17 мая 2019 года
Резолютивная часть постановления объявлена 08 мая 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 мая 2019 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Антоновой О.И.,

судей Борисовой Т.С., Жаткиной С.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

при участии:

от «ФИО2 и Ко.КГаА» - ФИО3, действующая на основании доверенности от 23.11.2018.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО4

на решение Арбитражного суда Астраханской области от 28 февраля 2019 года по делу № А06-8718/2018

по заявлению «ФИО2 и Ко.КГаА»

к индивидуальному предпринимателю ФИО4

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИКС», общество с ограниченной ответственностью «ХЕНКЕЛЬ РУС»,

УСТАНОВИЛ:

"ФИО2 и Ко.КГаА" (Henkel AG & Co. KGaA) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО4 о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков №714889, №1112116, осуществленное путем хранения, предложения к продаже и реализации товаров неизвестного происхождения и неустановленного качества в размере 300 000 руб.

Решением суда от 28.02.2019 с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу «ФИО2 и Ко. КГаА» компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 300 000 руб., а также судебные расходы по оплате госпошлины в размере 9 000 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, предприниматель обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить по основаниям, изложенным в жалобе.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что в принадлежащих ИП ФИО4 магазинах «Красотка profi», расположенных по адресам: <...>; <...>; <...> предлагаются к продаже и реализуются продукция для ухода за волосами, в частности, лак для волос сверхсильной фиксации PROFESSIONELLE 500 ml и мусса для волос сверхсильной фиксации PROFESSIONELLE 500 ml , маркированный товарными знаками № 714889 и № 1112116.

Обнаруженный у Ответчика товар не имеет специальной маркировки (цифрового кода). На товаре отсутствует специальный 7-значный код, который присутствует на всех товарах, легальным образом введенных в оборот на территории РФ. Единственной уполномоченной на введение в гражданский оборот товаров на территории РФ организацией является ООО «Хенкель Рус», именно данное общество производит маркировку продукции, реализуемой на территории РФ.

Таким образом, отсутствие на реализованном Ответчиком товаре 7-значного кода свидетельствует о том, что данный товар приобретался для дальнейшей реализации не у единственного официального дистрибьютора продукции на территории РФ ООО «Хенкель Рус» и был введен в гражданский оборот на территории РФ без согласия правообладателя (Истца).

Истец направил в адрес ИП ФИО4 12.07.2018 претензию с требованием прекратить предложение к продаже и реализацию товаров неизвестного происхождения и неустановленного качества, маркированных товарными знаками №714889 и № 1112116, введенных в гражданский оборот на территории РФ без разрешения правообладателя, а также выплатить компенсацию.

Ответчик на данную претензию не ответил, требования, изложенные в претензии, ответчиком не выполнены.

Истец, полагая, что Индивидуальным предпринимателем ФИО4 нарушены исключительные имущественные права, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска, при этом правомерно исходил из следующего.

Компания «ФИО2 и Ко. КГаА» (далее также - Истец, Правообладатель) является правообладателем товарных знаков «Schwarzkopf Professional и «P Professionnelle», которые зарегистрированы на территории Российской Федерации в соответствии с процедурой, предусмотренной Соглашением о международной регистрации знаков (<...> г.) и Протоколом к нему, и внесены в международный реестр товарных знаков под № 714889 и № 1112116.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг, принятой в рамках Ниццкого соглашения 15 июня 1957 года (в том числе в отношении средств для фиксации и завивки волос).

Принадлежность товарных знаков №714889 и № 1112116 истцу подтверждается следующими доказательствами:

• Выпиской из международного реестра товарных знаков в отношении товарного знака № 714889 (страницы 5 и 10 выписки);

• Выпиской из международного реестра товарных знаков в отношении товарного знака № 1112116 (страницы 1 и 7 выписки).

Срок действия указанных товарных знаков не истек и составляет:

• Товарного знака № 714889 - до 07.05.2019 (страницы 4 и 9 выписки);

• Товарного знака № 1112116 - до 30.11.2021 (страницы 1 и 7 выписки).

Согласно п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу п.п. 1, 3 ст. 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

При этом использование товарного знака не ограничивается действиями по воспроизведению или размещению товарного знака на товарах. Исходя из статей 1229, 1484 и 1487 ГК РФ, хранение для целей продажи, предложение к продаже и продажа товаров, маркированных товарным знаком, являются самостоятельными способами использования товарного знака.

Таким образом, использованием товарного знака является не только его непосредственное размещение на товаре или в рекламе, но хранение для целей продажи, предложение к продаже и продажа такого товара.

Согласно п. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражено средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. Данное положение закона распространяется на случаи незаконного использования товарного знака, не связанные с незаконным размещением его на товаре.

Согласно ст. ст. 1229 и 1484 ГК РФ правомерность использования товарного знака лицами, не являющимися правообладателями, зависит от того, осуществляется ли такое использование с согласия правообладателя. Учитывая изложенное, предложение к продаже и продажа на территории РФ маркированных товарным знаком товаров без согласия правообладателя при отсутствии исчерпания права на товарный знак нарушает исключительное право правообладателя на товарный знак и влечет установленную законом имущественную ответственность.

Принцип исчерпания права имеет четко выраженное территориальное (национальное) действие, который предусматривает, что товар может и должен быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Таким образом, в условиях установления так называемого общего запрета, определяемого нормами, закрепленными пунктом 1 статьи 1229 и пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации не самим правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является незаконным.

И наоборот, товар, введенный в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, но ввезенный на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, применительно к положениям действующего ГК РФ следует квалифицировать как незаконное введение в гражданский оборот.

Следовательно, ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных самим правообладателем, не будет являться нарушением прав последнего при условии, что правообладатель предоставил иному лицу, в том числе и собственнику товара, соответствующее согласие на ввод товара в гражданский оборот, включая согласие на последующие перепродажи данного товара посредством публичного предложения через торговые точки.

Факт предложения к продаже указанных товаров, а также факт заключения договоров розничной купли-продажи указанных товаров с Ответчиком подтверждается кассовыми чеками от 26.06.2018, содержащими информацию о продавце и приобретенных товарах, непосредственно приобретенными товарами, видеозаписями процесса осуществления покупок, осуществленными в рамках самозащиты гражданских прав на основании статей 12, 14 ГК РФ, а также отчетом частного детектива, его показаниями в судебном заседании.

Возражая против заявленных требований, ответчик как в суде первой инстанции так и в рамках апелляционного обжалования указывал, что реализованная продукция приобреталась им у ООО «ПРОФИКС» - официального дистрибьютора.

Указанное лицо было привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, однако представитель ООО «ПРОФИКС» в судебные заседания не являлся, отзыв не представил.

Ответчиком в качестве подтверждения оригинальности продукции представлены следующие документы: договор поставки № 10/01 от 10.01.2017, заключенный с ООО «ПРОФИКС»; товарная накладная № 799 от 24.04.2018 от поставщика ООО «ПРОФИКС» на приобретение 48 единиц лака для волос сверхсильной фиксации Professionnelle 500 ml по цене 460,56 руб., и 31 единицы мусса для волос сверхсильной фиксации Professionnelle 500 ml по цене 480,76 руб. Товар получен Ответчиком 29.04.2018; товарная накладная № 2882 от 19.10.2018 от поставщика ИП ФИО5 на приобретение 24 единицы лака для волос сверхсильной фиксации Professionnelle 500 ml по цене 427,50 руб.; бухгалтерская справка; копия декларации о соответствии на лак Sulhouette; копия декларации о соответствии на лак Professionnelle 500 ml, изготовленный ООО «Хенкель Рус» на территории РФ.

Вместе с тем, согласно пояснениям третьего лица - ООО «Хенкель Рус», в адрес ООО «ПРОФИКС» поставлялась продукция Professionnelle, произведенная до 01.03.2017, содержащая 7-значную маркировку, произведенная после 01.03.2017 - содержащая исключительно русскоязычную этикетку. Рассматриваемые товары, приобретенные у Ответчика, не соответствуют изложенным критериям/

Кроме того, из отзыва ООО «Хенкель Рус» следует, что ООО «Профикс» являлось официальным дистрибьютором до 31.03.2018 г. и ООО «Хенкель Рус» поставляло в адрес ООО «Профикс» лишь продукцию маркированную 7-значным кодом.

При этом как обоснованно указано судом первой инстанции товарная накладная №799 от 24.04.2018 не имеет правового значения при рассмотрении настоящего спора, поскольку материалами дела подтверждается реализация ответчиком контрафактной продукции. Приобретение продукции у официального дистрибьютора не исключает возможности предложения к продаже и реализации контрафактной продукции.

Копия декларации о соответствии на лак Sulhouette не имеет отношения к рассматриваемому спору, в связи с тем, что продукция Sulhouette у Ответчика не приобреталась, и требования в отношении данной продукции Истцом не заявлены.

Копия декларации о соответствии на лак Professionnelle 500 ml, изготовленный ООО «Хенкель Рус» на территории РФ также не имеет отношения к рассматриваемому спору в связи с тем, что Ответчиком используются товарные знаки Истца на товарах Professionnelle, произведенных не на территории РФ.

Бухгалтерская справка составлена исключительно Ответчиком, в одностороннем порядке.

Принимая во внимание то обстоятельство, что 01.03.2017 продукция марки «Professionnelle» предназначенная для реализации на территории РФ, производится исключительно по заказу и на мощностях ООО «Хенкель Рус», расположенных на территории Российской Федерации, что подтверждается письмом правообладателя и отзывом ООО «Хенкель Рус», а товары, приобретенные у Ответчика, произведены не на территории РФ (магазин по ул.Богдана Хмельницкого, 44: мусс - май 2017, лак - март 2017 магазин по ул.Маркина, 68: лак - март 2017, магазин по ул. Воробьева, 3.1.3: лак - март 2017), и имеют мультиязычную этикетку, данные товары обладают признаками контрафактности, и реализация таких товаров нарушает исключительные права Истца на товарные знаки.

Таким образом, материалами дела подтверждается принадлежность Истцу исключительных прав на товарные знаки № 714889 и № 1112116, а также факт использования данных товарных знаков Ответчиком путем предложения к продаже и реализации неоригинальной продукции, содержащей указанные товарные знаки, без разрешения правообладателя.

Ответчиком не представлено допустимых, относимых и достоверных доказательств оригинальности продукции, при наличии доказательств обратного.

Доводы ответчика о произведенном монтаже видеозаписей, которые нашли свое отражение также и в апелляционной жалобе, были оценены судом первой инстанции и правомерно отклонены как не подтвержденные соответствующими доказательствами.

Несостоятельными следует признать и доводы ответчика о том, что "ФИО2 и Ко.КГаА" является ненадлежащим истцом, и требования к ответчику должны быть заявлены ООО «Хенкель Рус».

Как правомерно указал суд первой инстанции, правообладателем товарных знаков «Schwarzkopf Professional и «P Professionnelle» является "ФИО2 и Ко.КГаА", что подтверждается выпиской из международного реестра товарных знаков в отношении товарного знака № 714889 (страницы 5 и 10 выписки) и выпиской из международного реестра товарных знаков в отношении товарного знака № 1112116 (страницы 1 и 7 выписки).

Согласно ст. 493 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется покупатель (ст. 428 ГК РФ), договор розничной купли продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Таким образом, товарные чеки являются доказательствами приобретения указанных выше товаров в магазинах Ответчика.

Видеозапись процесса приобретения товаров фиксирует обстоятельства заключения договора розничной купли-продажи товаров, а также позволяет установить, какие именно товары были реализованы, а также соответствуют ли чек чеку, представленным в материалы дела.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о доказанности предложения к продаже и реализации ответчиком контрафактных товаров, маркированных товарными знаками № 714889 и № 1112116, что нарушает исключительное право Истца на указанные товарные знаки.

Доводы заявителя жалобы об обратном отклоняются судебной коллегией.

В соответствии со статьей 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования товарного знака.

В разъяснениях, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В ходе рассмотрения спора судом первой инстанции, ответчик просил снизить размер взыскиваемой компенсации.

Вместе с тем, судом не установлено оснований для снижения заявленного ко взысканию размера компенсации, исходя из следующего.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 13.12.2016 №28-П взыскание предусмотренной подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК РФ), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, т.е., как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 12 июля 2007 года № 10-П, таким образом, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

Соответственно, лицо, нарушившее исключительное право на объект интеллектуальной собственности при осуществлении предпринимательской деятельности, - исходя из общих принципов гражданско-правовой ответственности и с учетом того, что обладатель нарушенного права в целях реализации предписаний статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков, а санкция в виде выплаты компенсации подлежит применению независимо от вины нарушителя (пункт 3 статьи 1250 и пункт 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации), - должно иметь возможность доказать, что им были предприняты все необходимые меры и проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу - правообладателю.

Предприниматель, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлял каких-либо доказательств, обосновывающих наличие совокупности обстоятельств, прямо предусмотренных Постановлением N 28-П, которые обуславливают применение положений названного Постановления, либо наличие оснований для применения к рассматриваемым правоотношениям положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.

При этом, судом также принято во внимание, что нарушение совершено ответчиком не впервые. Привлечение ответчика к ответственности за аналогичные нарушения, указывает на осведомленность ответчика о нарушении исключительных прав истца и систематичность их нарушения (определение Верховного Суда РФ от 18.01.2018 № 305-ЭС17-14355, постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2017 по делу № А33-7901/2015).

Ранее, решением Арбитражного суда Астраханской области от 20.02.2018 по делу №А06-9759/2017 с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу «ФИО2 и Ко.КГаА» ( Henkel AG & Co. KGaA) взыскана компенсация за нарушение исключительных имущественных прав на товарные знаки № 714889, № 1112116, № 86656 («Schwarzkopf Professional», «Р Professionnelle», «Silhjuette») в размере 255 000 рублей.

В связи с повторностью нарушения, размер требуемой истцом компенсации является обоснованным, соразмерным и отвечающим принципам разумности и справедливости, а также восстанавливает нарушенное право.

Коллегия суда находит выводы суда первой инстанции правомерными в полном объеме, не усматривая оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

Доводы апелляционной жалобы, по сути, аналогичны доводам, приведенным в суде первой инстанции, им дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Астраханской области от 28 февраля 2019 года по делу №А06-8718/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

О.И. Антонова

Судьи


Т.С. Борисова

С.А. Жаткина