Решение от 24 января 2022 г. по делу № А53-16988/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

«24» января 2022 года. Дело № А53-16988/2021


Резолютивная часть решения объявлена «17» января 2022 года.

Полный текст решения изготовлен «24» января 2022 года.


Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Комурджиевой И.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ответчику – индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 318619600009100)

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель патента №182806,


при участии в судебном заседании:

от истца в режиме веб-конференции (онлайн-заседание) представитель ФИО3 по доверенности от 11.11.2020;

от ответчика: представитель ФИО4 по доверенности №61АА8165576 от 21.06.2021; удостоверение адвоката

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» (именуемый истец) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (именуемый ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель патента №182806 в сумме 180 000 рублей, расходов на приобретение товара в сумме 140 рублей.

До начала судебного заседания в материалы дела через канцелярию суда поступило заключение эксперта №97/12-2021.

Заключение эксперта №97/12-2021 по результатам судебной экспертизы оглашено в судебном заседании.

Посредством сервиса подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» в материалы дела от истца поступило ходатайство о назначении повторной патентоведческой экспертизы, полагая заключение эксперта не относимым и не допустимым к предмету спора.

Представитель ответчик в свою очередь представил в материалы дела возражения против удовлетворения заявленного ходатайства истца о назначении по делу повторной экспертизы.

Рассмотрев заявленное ходатайство истца о назначении повторной экспертизы по делу, суд признал его подлежащим отклонению, в связи со следующим.

Основания для проведения по делу дополнительной или повторной экспертизы установлены статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с данной нормой, дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела (часть 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 20 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов, по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

В обоснование заявленного ходатайства о назначении по делу повторной экспертизы, ответчик ссылается на то, что заключение эксперта не относится к предмету спора, в связи с чем, не является допустимым доказательством по делу.

Доводы ответчика судом отклоняются, поскольку согласно статье 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, относимыми являются те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Изучив представленное в материалы дела экспертное заключение, по результатам назначенной судом экспертизы, суд пришел к выводу об отсутствии, предусмотренных статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оснований для назначения по делу повторной экспертизы, поскольку не имеется оснований для сомнений в обоснованности заключения эксперта.

Экспертное заключение составлено в соответствии с требованиями действующего законодательства о проведении судебной экспертизы. Составленное экспертом заключение является ясным и полным, содержит понятный и обоснованный ответ на поставленный судом вопрос; дополнительных вопросов выяснить по делу не требуется. Эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо неверного заключения, экспертиза проведена экспертным учреждением, отвечающим предъявляемым к ним требованиям. Доказательств, свидетельствующих о нарушении экспертом при проведении экспертного исследования требований действующего законодательства, доказательства наличия в заключении противоречивых или неясных выводов, из материалов дела не усматриваются, и истцом, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено.

При этом, само по себе несогласие с экспертным заключением, в отсутствие надлежащих доказательств, опровергающих выводы экспертов, не свидетельствует о недостоверности экспертного заключения.

В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Судебная экспертиза по настоящему делу была назначена на основании ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по определению суда в связи с выяснением вопросов, требующих специальных познаний, и была проведена в соответствии с законом, следовательно, имеющееся в деле заключение эксперта № 97/12-2021 является допустимым доказательством.

Таким образом, доводы истца сводятся к несогласию с выводами заключения эксперта.

Доказательств, безусловно свидетельствующих о недостоверности сведений, изложенных в заключении, истцом не представлено, а само по себе несогласие с изложенными в заключении выводами эксперта не является основанием для назначения повторной экспертизы.

По смыслу части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, само по себе заявление лицом, участвующим в деле, ходатайства о назначении дополнительной экспертизы не создает обязанности суда по ее безусловному назначению.

Учитывая изложенное, суд отклоняет ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы, заявленное истцом.

Представитель истца в судебном заседании пояснил предмет и основания иска, поддержал исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика в судебном заседании выступил с пояснениями, возражал против удовлетворения заявленных требований, просил в иске отказать, мотивированное тем, что истцом не подтвержден факт незаконного использования ответчиком патента на полезную модель, лицензия на которую использует истец.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» обладает исключительным правом на полезную модель «Веник» по патенту №182806 на основании лицензионного договора от «01» октября 2019 года о предоставлении исключительного права на использование патента на полезную модель, зарегистрированного в государственном реестре за номером <***> от 10.01.2020 (автор ФИО5).

Указанная полезная модель относится к устройствам для уборки помещений и может быть использована при изготовлении веников из сорго.

Между истцом и ответчиком в магазине по адресу <...> состоялась сделка купли-продажи, по условиям которой ответчик передал в собственность истцу товар «Веник» на общую сумму 140 рублей в количестве 1 штуки, что подтверждается следующими документами : товарным чеком №147 от 25.02.2020; кассовым чеком № 2 смена 215 от 25.02.2020.

При получении товара истцом он был опломбирован пломбой №22330901. Процесс получения и маркирования товара пломбой зафиксирован видеозаписью, произведенной истцом в порядке статей 12 и 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, доступной для просмотра.

Обращаясь в суд с рассматриваемыми требованиями, истец ссылается на то , что полученный товар имеет все признаки независимого пункта полезной модели по патенту №182806, то есть представляет собой веник, содержащий рабочую часть и ручку, скрепленные вязальным материалом, рукав переменного поперечного сечения, выполненный из полимерного материала и охватывающий ручку, отличающийся тем, что рукав установлен на верхнюю часть ручки без возможности его снятия посредством мускульного усилия, а часть рукава, заведенная на торец ручки, образует юбку.

Полагая, что ответчик нарушил исключительные права истца на полезную модель, выразившееся в незаконном использовании полезной модели путем предложения к продаже и реализации товара, соответствующего всем признакам, перечисленным в независимом пункте формулы полезной модели по патенту №182806, истец обратился в суд с рассматриваемыми требованиями.

С целью урегулирования спора, истцом в адрес ответчика направлено претензионное требование о прекращении использования полезной модели и выплате компенсации, которое ответчиком оставлено без ответа и финансового удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления рассматриваемых исковых требований.

Ответчик с заявленными требованиями истца не согласился, в отзыве на исковое заявление ссылается на то, что истцом не подтвержден факт незаконного использования ответчиком патента на полезную модель, лицензия на которую использует истец, в связи с чем, оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Арбитражный суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на дату предполагаемого использования исключительных прав), патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

В силу подпункта 1 пункта 2 названной статьи изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, является использованием этого изобретения.

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи (пункт 3 той же статьи).

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из предмета и оснований настоящего иска, общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» должно доказать принадлежность ему исключительного права на объект интеллектуальной собственности и факт нарушения ответчиком указанного права, а ответчик должен доказать, что такое нарушение отсутствует.

С целью исследования вопроса об использовании ответчиком принадлежащего истцу полезной модели, суд путем свободной выборки из числа участников Открытого соглашения определил экспертную организацию, которой поручил проведение экспертизы; предупредил эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения; определил вопросы, подлежащие исследованию; установил срок проведения экспертизы. При выборе экспертного учреждения суд исходил из квалификации эксперта, сроков и стоимости проведения экспертизы, заявленных экспертным учреждением.

Проведение экспертизы суд определил поручить обществу с ограниченной ответственностью «Бюро Судебных Экспертиз», эксперту ФИО6, имеющей диплом о высшем образовании, квалификацию товаровед-эксперт по специальности «Товароведение и экспертиза товаров (продовольственных, непродовольственных»), стаж работы с 2010 года.

С учетом мнения участников процесса, суд определи на разрешение эксперта поставить следующий вопрос: «Содержит ли товар (веник) вещественное доказательство (пломба №22330901) каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы, содержащейся в патенте на полезную модель №182806?»

Размер вознаграждения экспертному учреждению определен в сумме 15 500 рублей.

В материалы дела поступило заключение эксперта по результатам исследования №44 от 10.12.2021. По заявлению эксперта и представленному счету стоимость экспертизы составила 15 500 рублей.

Эксперт, проводивший исследование, был в соответствии с законодательством Российской Федерации предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. В экспертном заключении отражены вопросы, поставленные перед экспертом, результаты исследований с указанием примененных методов. Эксперт имеет надлежащую квалификацию. Экспертное заключение подписано руководителем экспертного учреждения, подпись эксперта в заключении имеется.

На основании проведенного исследования, эксперт пришел к выводу, что товар «веник» вещественное доказательство (пломба №22330901) не содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы, содержащийся в патенте на полезную модель №182806.

В силу абз. 3 п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации , согласно которому охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно п. 9.8 Административного регламента исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ на полезную модель, формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Независимый пункт формулы полезной модели характеризует ее совокупностью признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели. Зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

В патенте № 182806 приведена следующая формула полезной модели.

1. Веник, содержащий рабочую часть и ручку, скрепленные вязальным материалом, рукав переменного поперечного сечения, выполненный из полимерного материала и охватывающий ручку, отличающийся тем, что рукав установлен на верхнюю часть ручки без возможности его снятия посредством мускульного усилия, а часть рукава, заведенная на торец ручки, образует юбку.

2. Веник по п. 1, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала используют термоусадочную пленку.

3. Веник по п. 2, отличающийся тем, что термоусадочная пленка изготовлена из поливинилхлорида.

4. Веник по п. 1, отличающийся тем, что рукав переменного поперечного сечения выполнен бесшовным.

5. Веник по п. 1, отличающийся тем, что рукав переменного поперечного сечения выполнен с продольным швом.

6. Веник по п. 1, отличающийся тем, что в качестве вязального материала используют шпагат или вязальную проволоку, или колотую лозу.

Более полно суть запатентованного технического решения может быть уяснена из реферата, изложенного в патенте. В частности, в реферате указано на то,что веник содержит верхнюю часть ручки 1, на которую установлен рукав 2,выполненный предпочтительно из термоусадочного полимерного материала. Рукав 1 размещен без возможности снятия его с ручки 1 посредством приложения мускульного усилия. На технический результат заявляемой полезной модели-повышение прочности веника в его торцевой части, как в процессе погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, так и в процессе эксплуатации.

В силу п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации для определения того, использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и в противопоставленном продукте.

Согласно п. 123 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Таким образом, суду необходимо исследовать вопрос о том, содержится ли в товаре ответчика каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 182806 формулы, что является юридически значимым для установления факта нарушения исключительных прав истца.

Результаты сравнительного анализа признаков полезной модели и объекта исследовании указаны в экспертном заключении, которые отображены в виде следующей таблицы

п/п

Признаки патента РФ№ 182806

Признаки изделия

Вывод о наличии


1
Относится к устройствам для уборки помещений

Предназначен для хозяйственно-бытовых нужд, в частности для подметания пола. Используются как для поддержания чистоты в домашних условиях, так и для уборки мусора в производственных и торговых помещениях

Родовые понятия совпадают, признак содержится


2
Может быть использован при изготовлении веников из сорго

Веник изготовлен из однолетнего злакового растения - веничного сорго. Сухие ветки растения собираются в пучок, который за счет прошивки в нескольких местах имеет форму лопатки

Признак содержится


3
Веник содержит верхнюю часть ручки 1

Верхняя часть — ручка, нижняя - метелка

Признак содержится


4
На которую установлен рукав 2, выполненный предпочтительно из термоусадочного полимерного материала

Верхняя часть ручки имеет рукав из полимерного термоусадочного материала синего цвета

Признак содержится


5
Рукав размещен без возможности

снятия его с ручки 1 посредством приложения мускульного усилия

Рукав установлен плотно,

исключающий снятие в результате приложения усилия

Признак содержится


6
На торце ручки 1 выполнена юбка 3 в виде кольца, частично перекрывающего торец ручки I по ее периметру и площади торца

На торце ручки имеется часть термоусадочного полимерного материала, расположенного в виде кольца и перекрывающего торец ручки по ее периметру

Признак содержится


7
Технический результат -повышение прочности веника в его торцовой части, как в процессе погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, так и в процессе эксплуатации

Прочность веника в торцовой части снижена за счет наличия нарушений целостности рукава в виде разрывов и отверстий, которые могли возникнуть либо в процессе погрузочно-разгрузочных работ либо в процессе транспортировки. Признаков

эксплуатационного характера не обнаружено.

Признак не содержится


8
Заявляемый веник содержит рабочую часть и ручку, скрепленные вязальным материалом

Ручка и метелка скреплены шпагатом

Признак содержится


9
Рукав переменного поперечного сечения может быть выполнен бесшовным или иметь продольный шов

Полимерный термоусадочный рукав имеет продольный шов

Признак содержится


10

Уменьшается вероятность выхода из строя верхней части ручки за счет повышения прочности, обеспечиваемой плотным прилеганием рукава

Верхняя часть ручки имеет пониженную прочность за счет неплотного прилегания рукава в торцовой части

Признак не содержится


С учетом приведенного сравнения, суд пришел к выводу, что истцом не доказан факт использованных в изделии, реализуемом ответчиком, каждого признака формулы полезной модели, удостоверенной патентом.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце.

В рассматриваемом случае истец не представляет доказательств, достоверно свидетельствующих о том, что совпадают все признаки полезной модели, следовательно, не подтвержден факт незаконного использования ответчиком патента на полезную модель, лицензия на которую использует общество.

Довод истца относительно того, что эксперт вместо признаков, приведенных в независимом пункте формулы патента №182806, определяющих объем правовой охраны полезной модели, проанализировала иную совокупность признаков, которую сама же произвольно переформулировала, а также дополнила новыми признаками судом отклоняется, поскольку более полно суть запатентованного технического решения может быть уяснена из реферата, изложенного в патенте.

С учетом установленных вышеуказанных обстоятельств не находит оснований для удовлетворения заявленных требований истца, о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель патента №182806 в сумме 180 000 рублей.

Поскольку в удовлетворении основного требования отказано, производное требование о взыскании расходов на приобретение товара в сумме 140 рублей, также подлежит отклонению.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы.

Истцом при подаче искового заявления по платежному поручению № 21 от 26.03.2021 оплачена государственная пошлина в сумме 6 400 рублей.

Исходя из правил, установленных статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы по оплате государственной пошлины, понесенные истцом при подаче искового заявления, подлежат отнесению судом на истца, поскольку в удовлетворении заявленных требований отказано.

Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» внес платежным поручением №47 от 27.09.2021 сумму 12 500 рублей. На депозитный счет суда для проведения экспертизы индивидуальный предприниматель ФИО2 внесла платежным поручением №89 от 03.09.2021 сумму 19 500 рублей.

Стоимость судебной экспертизы составила 15 500 рублей, что подтверждено счетом на оплату №99 от 10.12.2021 общества с ограниченной ответственностью «Бюро судебных экспертиз».

Исходя из правил, установленных статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы за проведение экспертизы, понесенные индивидуальным предпринимателем ФИО2, подлежат отнесению на истца, в связи с чем, суд полагает необходимым взыскать с истца в пользу ответчика расходы по оплате экспертизы в сумме 3 000 рублей.

Излишне перечисленные денежные средства, перечисленные на депозитный счет суда в сумме 16 500 рублей, подлежат возврату ответчику.

Руководствуясь статьями 110,167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 расходы по оплате экспертизы в сумме 3 000 рублей.

Возвратить с депозитного счета суда ФИО2 16 500 рублей из оплаченных по платежному поручению №89 от 03.09.2021 на сумму 19 500 рублей, внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Ростовской области за проведение судебной экспертизы.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


СудьяКомурджиева И. П.