Постановление от 1 марта 2019 г. по делу № А19-13836/2018

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ул. Ленина, дом 100б, Чита 672000, http://4aas.arbitr.ru


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А19-13836/2018
г. Чита
01 марта 2019 года
Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2019 года

Полный текст постановления изготовлен 01 марта 2019 года Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Макарцева А.В., судей Капустиной Л.В., Скажутиной Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «МДИ» на решение Арбитражного суда Иркутской области от 27 сентября 2018 года по делу № А19-13836/2018

по иску общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светоч» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес местонахождения: 443548, Самарская обл, Волжский р-н, Смышляевка пгт, Первомайская ул, 1) к обществу с ограниченной ответственностью «МДИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес местонахождения: 664040, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 166) о запрете использования товарного знака, о взыскании 500 000 руб., (суд первой инстанции: судья Архипенко А.А.),

при участии в судебном заседании: от истца представитель ФИО2,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светоч» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «МДИ» о запрете использования товарного знака, взыскании 500 000 руб.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 27 сентября 2018 года исковые требования удовлетворены.

Обществу с ограниченной ответственностью «МДИ» запрещено использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» по свидетельству РФ № 621468, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары 28-го классов МКТУ с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», продавать, использовать в предложениях о продаже товаров, использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» на интернет-сайте под доменом mdi-toys.ru, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

С общества с ограниченной ответственностью «МДИ» взыскано в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светоч» 500 000 руб. – компенсации, 19 000 руб. – расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с решением суда, ответчик обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт. Считает решение незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального права и процессуального права. Из апелляционной жалобы и дополнений к ней следует, что ответчик ранее истца использовал товары, на которые истцом зарегистрирован товарный знак; требования не были доказаны истцом.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит в ее удовлетворении отказать.

В связи с заменой в составе суда на судью Капустину Л.В. судьи Юдина С.И., с участием которого рассматривалось дело, судебное разбирательство в заседании 26.02.2019 начато сначала на основании пункта 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца поддержал свои доводы, изложенные письменно.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и времени его проведения уведомлен надлежащим образом.

Руководствуясь частью 3 статьи 156, частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Решение пересматривается в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела и проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Предметом иска по настоящему делу является требование общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светоч» к обществу с ограниченной ответственностью «МДИ» о запрете использования товарного знака, взыскании денежной компенсации.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, В 2007 году ООО «Торговый дом «Светоч» был разработан игровой набор и торговый знак «Дары Фрёбеля» и начат процесс по продвижению данного продукта в учебных учреждениях Российской Федерации, а также сотрудничество с Министерством образования РФ по разработке методических пособий.

02.11.2011 ООО «Торговый дом «Светоч» был заключен договор на разработку комплектов методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля». Впоследствии полученные по договору методические пособия по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля» издаются по договору от 16.06.2011, заключенному с ООО «Издательство «ВАРСОН», обязательные экземпляры авторского права на методические пособия передаются в Российскую книжную палату; с 2012 года начинаются активные продажи игрового набора под названием «Дары Фрёбеля», в том числе государственным учебным заведениям. 16.04.2014 методические пособия по договору на разработку комплекта методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля», заключенному с авторским коллективом в лице ФИО3, ФИО4, ФИО5, усовершенствуются, регистрируются в Торгово-промышленной палате Самарской области (Свидетельство № 188), и как наглядный материал, инструкция по непосредственному использованию игрового набора «Дары Фрёбеля» выходят в тираж по договору издания от 02.06.2014 с передачей обязательного экземпляра в Российскую книжную плату 01.09.2014.

29.06.2017 товарный знак «Дары Фрёбеля» ООО «Торговый дом «Светоч» на основании статей 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации, что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 621468, приоритет товарного знака 15.07.2016, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В ходе мониторинга рынка правообладателем был выявлен факт предложения и продажи ООО «МДИ» на сайте mdi-toys.ru и в розничном магазине по адресу: г. Москва,

2-я улица Энтузиастов, д. 5, корп. 4, склад № 3 товаров со словесным обозначением «Игровой набор Фрёбеля», сходных до степени смешения с зарегистрированным ООО «Торговый дом «Светоч» товарным знаком № 621468, о чем составлен протокол осмотра интернет-сайта от 19.07.2017. Разрешение на использование обозначений, сходных с принадлежащим ООО «Торговый дом «Светоч» товарным знаком, правообладатель ООО «МДИ» не предоставлял, и посчитал, что потенциальные потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя и свойств продукта. В силу части 1 статьи 1252, статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. В этой связи правообладатель 07.07.2017, 11.07.2017, 25.07.2017, 02.08.2017 обращался к нарушителю с требованиями прекратить незаконное использование принадлежащего ему товарного знака. ООО «МДИ» в ответе на претензию факт допущенного нарушения признал и обязался прекратить дальнейшее использование товарного знака, однако требования ООО «Торговый дом «Светоч» не исполнил.

Досудебными претензиями от 18.04.2018 и от 24.05.2018 правообладатель вновь потребовал от нарушителя прекратить использование принадлежащего ему товарного знака и рассмотреть вопрос о возмещении компенсации за нарушение. От удовлетворения претензий правообладателя нарушитель уклонился, напротив, 11.12.2017 направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Дары Фрёбеля». В обоснование возражений нарушителем, в частности, указано, что поставку игрового набора «Дары Фрёбеля» ООО «МДИ» осуществляет свыше 4 лет (товар как производится на территории РФ, так и импортируется из Китая); в июне 2017 года им для указанного набора было разработано методическое пособие с практическими рекомендациями по его применению, которые входят в комплект поставки; ранее игровой набор носил название «Монтессори», а с 20.04.2016 – то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака был переименован в «Дары Фрёбеля», о чем было указано на официальном сайте ООО «МДИ». В этой связи, по мнению ООО «МДИ», была создана ситуация, при которой правообладатель использует товарный знак для идентификации товара, который не является его инновационной разработкой или эксклюзивным продуктом, а поставляется из Китая одновременно несколькими российскими компаниями, в том числе ООО «МДИ» на протяжении нескольких лет и, соответственно, регистрация товарного знака в нарушение статьи 1483 Гражданского кодекса РФ вводит потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, а потому является незаконной.

Решением Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.05.2018 в удовлетворении возражений ООО «МДИ» против предоставления правовой охраны товарному знаку «Дары Фрёбеля» было отказано, правовая охрана принадлежащего ООО «Торговый дом «Светоч» товарного знака № 621468 оставлена в силе. Несмотря на указанные обстоятельства, ООО «МДИ» продолжает реализацию игрового набора «Дары Фрёбеля», сходного до степени смешения с товарным знаком № 621468, принадлежащим истцу.

Установив факт нарушения ответчиком охраняемых исключительных прав истца, суд первой инстанции исходил из обоснованности иска как по основаниям, так и по праву.

Выводы суда соответствуют установленным обстоятельствам дела, приведенным в решении нормам материального права. Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта, судом не допущено. Изложенные в апелляционной жалобе доводы подлежат отклонению.

В соответствии с частью 1 стать 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным кодексом.

По правилам статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права правообладатель вправе в соответствии с частью 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

По основаниям, подробно приведенным в решении, был установлен факт распространения ООО «МДИ» игровых наборов посредством предложения к продаже товара на сайте mdi-toys.ru со словесным обозначением Игровой набор «Дары Фрёбеля», сходных до степени смешения с зарегистрированным ООО «Торговый дом «Светоч» товарным знаком № 621468, что подтверждается протоколом осмотра интернет-сайта от 19.07.2017, составленным Союзом «Торгово-промышленная палата Самарской области», универсальным передаточным актом от 27.07.2017 № 1726. При этом право на товарный знак - словесное обозначение «Дары Фрёбеля» принадлежит ООО «Торговый дом «Светоч», что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 621468, приоритет товарного знака 15.07.2016.

При таких установленных по делу обстоятельствах суд правомерно исходил из обоснованности заявленного иска.

Доводы апелляционной жалобы и дополнений к ней сводятся к тому, что у ответчик ранее истца использовал товары, на которые истцом зарегистрирован товарный знак, а также что требования не были доказаны истцом.

Данные доводы отклоняются апелляционным судом.

В соответствии с частью 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Данная норма не применима к настоящему спору, поскольку речь в иске шла о товарном знаке, а не о полезной модели или промышленном образце.

Суд первой инстанции проверил утверждения ответчика о добросовестном использовании им на территории Российской Федерации созданного независимо от правообладателя тождественного игрового набора «Дары Фрёбеля» и правомерно отклонил, оценив доказательства по правилам статей 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отразив результаты оценки на основании статьи 170 Кодекса.

Ответчиком в качестве доказательств использования ранее истца в материалы дела представлен контракт от 05.01.2008, заключенный с фирмой «YiWU EXCELLENT IMP. AND EXP. CO., LTD», Китай, предметом которого является поставка последней ответчику конструкторов и пазлов из фанеры и деревянных игрушек, и счета-фактуры от 22.04.2016

№ 1109, 26.04.2016 № 1147, от 28.04.2016 № 1171, от 11.05.2016 № 1242, № 1244, от 13.05.2016, от 19.05.2016 № 1309, от 23.05.2016 № 1333, № 1335, № 1338, от 27.05.2016 № 1400, № 1401, от 30.05.2016 № 1408, № 1263, от 06.06.2016 № 1499, № 1502, от 07.06.2016 № 1512, № 1523, от 09.06.2016 № 1551, от 24.06.2016 № 1652, от 28.06.2016 № 1687, от 29.06.2016 № 1695, от 30.06.2016 № 1704, от 01.07.2016 № 1715, от 08.07.2016 № 1788, от 11.07.2016 № 1808, от 12.07.2016 № 1809. Однако, как видно из контракта от 05.01.2008, заключенного с фирмой «YiWU EXCELLENT IMP. AND EXP. CO., LTD», Китай, предметом поставки являются товары, наименование которых ограничено перечислением артикулов товара, согласования на поставку товара с наименованием «Дары Фрёбеля» условия контракта не содержат.

Счета-фактуры, которые упоминаются в жалобе, не указывают на факт использования, введения в граждански оборот, поскольку их содержание проверялось судом первой инстанции, контрактом от 05.01.2008 поставка товара с наименованием «Дары Фрёбеля» не предусмотрена.

Счета-фактуры (УПД) датированы 2016 годом, в то время как материалами дела документально подтвержден факт использования с 2011 года ООО «Торговый дом «Светоч» наименования «Дары Фрёбеля», разработки им методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля», продвижении на рынок и реализации игровых наборов. Оснований для вывода о злоупотреблении истцом своими правами у суда первой инстанции не имелось, и у апелляционного суда такие основания отсутствуют.

Судом дана правильная оценка представленным доказательствам, размер компенсации обоснован и соответствует положениям статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем решение подлежит оставлению без изменения как вынесенное без нарушения норм материального и процессуального права.

Государственная пошлина, уплаченная при подаче апелляционной жалобы, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

п о с т а н о в и л:

решение Арбитражного суда Иркутской области от 27 сентября 2018 года по делу

№ А19-13836/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев с даты его принятия.

Председательствующий: А.В. Макарцев

Судьи: Л.В. Капустина

Е.Н. Скажутина