Решение от 14 марта 2024 г. по делу № А40-200044/2023

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-200044/23-51-1666
город Москва
14 марта 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 29 февраля 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 14 марта 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1, единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАМО ТУЛС» (ОГРН <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛАВМАГ» (ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 575499, взыскании компенсации в размере 1 166 666 руб. 66 коп., процентов на случай неисполнения судебного акта, астрента,

третье лицо - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» (ОГРН <***>),

при участии:

от истца – ФИО3, по дов. № б/н от 23 августа 2023 года;

от ответчика – ФИО4, по дов. № 1 от 26 октября 2023 года;

от третьего лица – не явилось, извещено;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАМО ТУЛС» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛАВМАГ» (далее – ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 575499, взыскании компенсации в размере 558 333 руб. 33 коп., процентов на случай неисполнения решения суда, астрента.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12 сентября 2023 года исковое заявление было назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам Главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Истец 10 октября 2023 года загрузил через систему «Мой Арбитр» заявление об отказе от неимущественного требования и требования о взыскании астрента.

Истец 25 октября 2023 года загрузил через систему «Мой Арбитр» ходатайство об увеличении цены иска до 1 166 666 руб. 66 коп., которое было направлено в адрес ответчика средствами почтовой связи только 24 октября 2023 года.

Ответчик заявил в тексте отзыва на исковое заявление ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения.

В соответствии с абзацем 6 пункта 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» судам следует иметь в виду, что в случае необходимости выяснения дополнительных обстоятельств или исследования дополнительных доказательств суд вправе вынести определение о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (часть четвертая статьи 232.2 ГПК РФ, часть 5 статьи 227 АПК РФ).

Определением от 03 ноября 2023 года суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства; отказал в удовлетворении ходатайства ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения, поскольку претензия была направлена в адрес ответчика средствами почтовой связи 02 августа 2023 года. Исковое заявление загружено в систему «Мой Арбитр» 04 сентября 2023 года. То есть установленный пунктом 5.1. статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) тридцатидневный срок был истцом соблюден. Дата получения ответчиком претензии правового значения не имеет. Также суд принял в порядке ст. 49 АПК РФ увеличение цены иска до 1 166 666 руб. 66 коп.; привлек в порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ».

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явилось, против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен в его отсутствие на основании статей 121, 123, 156 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Поскольку отказ от неимущественного требования и требования о взыскании астрента не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, он принимается судом, производство по делу в указанной части подлежит прекращению.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 575499, дата государственной регистрации: 20.05.2016, в отношении товаров 04, 06, 07, 08, 16, 21, услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик в своей деятельности использует схожее до степени смешения с товарным знаком истца обозначение «STAMO» при предложении к продаже товаров, однородных товарам 06 класса МКТУ (пружины), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, на интернет-сайте: https://yunimag.ru/instrument/stanki/promyshlennyekomponenty/pruzhiny/szhatiya/brand-stamo/.

В подтверждение данных обстоятельств истец приложил к иску протокол нотариального осмотра доказательств от 24 июля 2023 года.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Исходя из пункта 78 постановления № 10, владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», далее - Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности, из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Как следует из протокола нотариального осмотра доказательств от 24 июля 2023 года (т. 1 л.д. 94-95), на сайте https://yunimag.ru/ приведены реквизиты ответчика: наименование, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес, банковские реквизиты. В связи с чем суд приходит к выводу о том, что ответчик является владельцем указанного сайта.

В возражениях на отзыв истец указал, что ответчик является владельцем и администратором интернет-сайта https://yunimag.ru/.

В данном случае истец смешивает понятия владелец сайта (https://yunimag.ru/) и администратор доменного имени (yunimag.ru).

Администратор домена это лицо, на имя которого регистрируется домен.

Согласно сведениям Whois, администратором доменного имени yunimag.ru является private person, то есть физическое лицо, а не ответчик – юридическое лицо.

При этом ответчик в данном случае является именно владельцем спорного сайта https://yunimag.ru/.

На указанном сайте на 5 вкладках размещены предложения о продаже товаров «Сжатия STAMO» в количестве – 402 (т. 1 л.д. 41).

Данные товары предлагаются к продаже, о чем свидетельствует указанные на товары цены, предложения добавить в корзину, а также имеющиеся банковские реквизиты.

Временное отсутствие некоторых из указанных товаров на сайте об обратном не свидетельствует.

В пункте 162 постановления № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом директора ФИПС от 20 января 2020 года № 12 (далее – Руководство), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно. В случае если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено. При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 года № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Как отмечено в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Как установлено судом, товарный знак истца является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Спорное обозначение на сайте «STAMO» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Указанные обозначения являются полностью тождественными по фонетическому критерию.

Незначительные графические отличия не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Напротив, исполнение словесного элемента буквами одного алфавита усиливает установленное выше фонетическое сходство.

Оценка по семантическому критерию не производится ввиду фантазийности обозначения.

Представленным истцом протоколом нотариального осмотра подтверждается, что на сайте предлагались к продаже товары 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца (пружины).

При таких обстоятельствах, вероятность смешения является доказанной.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что администрирует электронную торговую площадку «ЮниМаг.РФ», которая представляет собой интернет-магазин техники, оборудования, строительных материалов и комплектующих. В указанном интернет-магазине представлены товары самого широкого спектра брендов и производителей. Выступая администратором интернет-магазина, ответчик не является собственником всех представленных на сайте товаров, а лишь организует заказ и поставку продукции по заявке покупателя. Ответчик сотрудничает с третьим лицом по настоящему делу (ООО «ВсеИнструменты.ру»), которое является одним из крупнейших поставщиков данной продукции федерального масштаба со своим интернет-магазином по адресу https://www.vseinstrumenti.ru/.

Производителем продукции STAMO является компания ООО «Стамо Спрингс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 192236, г Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, 12 / корпус 4 / литера Б, помещ. 7), сайт http://www.stamo.ru/.

Как видно из публикации на сайте поставщика, третье лицо является официальным дилером ООО «Стамо Спрингс» (то есть официальным представителем бренда STAMO).

В частности, что касается продукции с товарным знаком «STAMO»: у ответчика заключен договор поставки от 23.03.2020 № ВИ-760-П-20 с третьим лицом с продлением его действия до 22.03.2024 по дополнительному соглашению от 27.02.2023 № 6. По указанному договору третье лицо приняло на себя обязательства поставлять товары в пользу ответчика, при этом гарантируя её качество и отсутствие препятствий к гражданскому обороту (в частности, подлинность), что закреплено в пунктах 1.5., 5.1. договора. За всё время действия договора ответчик только единожды закупило у третьего лица товары с товарным знаком истца: - STAMO Пружина сжатия DIN 2098 и 2098R (1x9x19x5,5 -сталь) VI4967 (упак. 10 шт.) – на сумму 1 986 руб. по УПД № 5050419-МСК от 15.06.2023. Далее указанный товар был поставлен в адрес ООО «МАРКЕТ.ОПЕРАЦИИ» (119021, <...>, ком. 3, ком. 83122) по УПД № ГМ00002568 от 21.06.2023 на сумму 2 616 руб. Указанные операции касались закупки и продажи исключительно оригинального товара STAMO, введённого в гражданский оборот производителем и/или его официальными дилерами, в связи с чем произошло исчерпание права правообладателя возражать против дальнейшей реализации товара (ст. 1487 ГК РФ).

Таким образом, по мнению ответчика, какие-либо правовые основания для предъявления к ответчику требований о защите исключительного права отсутствуют – ответчик не нарушал прав истца. Приложенный к иску нотариальный протокол осмотра сайта https://yunimag.ru/ не свидетельствует о реальной постоянной продаже ответчиком товаров STAMO (как указано в иске – «нарушение имеет явно грубый, длительный и системный характер») – указанный сайт представляет собой по сути платформу для информирования покупателей о существующих на рынке видах оборудовании и комплектующих. Если же покупатель проявляет интерес к той или иной продукции и оставляет заявку, то далее ответчик организует закупку необходимых товаров исключительно у официальных вендоров, дилеров и дистрибьюторов.

Вышеуказанные доводы ответчика подлежат отклонению судом в силу следующего.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

Единственным таким ограничением, предусмотренным законом, является исчерпание исключительного права (статья 1487 ГК РФ).

Согласно статье 1487 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, исчерпание права и пр.). Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявлений, ходатайств.

Таким образом, вопрос установления контрафактности спорных товаров, используемых ответчиком в своей предпринимательской деятельности, подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания.

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительных прав на товарные знаки, а ответчик (при доказанности факта использования) заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительных прав на средства индивидуализации истца, о незаконности использования таких объектов интеллектуальных прав подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств. Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что маркированный товарными знаками товар введен в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ).

Таким образом, именно на ответчике лежит обязанность предоставления доказательств легальности ввода в гражданский оборот конкретных спорных товаров.

Как указано выше, по состоянию на 24 июля 2023 года на сайте было размещено предложение о продаже 402 единиц товаров (пружины STAMO).

Соответственно, ответчику было необходимо представить доказательства легальности ввода в гражданский оборот каждого из данных товаров.

Ответчик представил в материалы дела заключенный им 23 марта 2020 года договора поставки с третьим лицом, дополнительное соглашение № 6 от 27 февраля 2023 года к договору, а также УПД от 15.06.2023 (продавец – третье лицо, товар - STAMO Пружина сжатия DIN 2098 и 2098R (1x9x19x5,5 - сталь) VI4967 (упак 10шт) – 3 штуки). Также ответчик представил УПД от 21.06.2023 (продавец – ответчик, товар - STAMO Пружина сжатия DIN 2098 и 2098R (1x9x19x5,5 - сталь) VI4967 (упак 10шт – 3 штуки).

Соответственно, даже приобретенный 15 июня 2023 года у третьего лица ответчиком товар, был впоследствии им реализован сторонней организации.

Протокол же нотариального осмотра был составлен 24 июля 2023 года.

Доказательств того, что товар, факт предложения к продаже которого был зафиксирован нотариусом 24 июля 2023 года, в количестве 402 единиц, ранее был введен в гражданский оборот самим правообладателем, либо с его согласия, не представлено.

Представленный третьим лицом заключенный им с ООО «СТАМО СПРИНГС» 24 августа 2021 года договор поставки, как и выданное истцом в адрес ООО «СТАМО Спрингс» согласие от 25 мая 2016 года, без представления соответствующих первичных доказательств поставки конкретных товаров, таким доказательством не является.

Довод о злоупотреблении истцом правом также не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения приведенных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Само по себе обращение правообладателя с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на принадлежащий ему товарный знак злоупотреблением правом не является.

Как указал истец и данное обстоятельство ответчиком не опровергнуто, предложения к продаже спорных товаров с сайта были удалены после обращения истца с настоящим иском в суд.

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 1 166 666 руб. 66 коп. на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определен истцом в сумме 1 166 666 руб. 66 коп., исходя из следующего расчета: (1 000 000 руб. (паушальный разовый платеж) / 3 (кол-во товарных знаков по лицензионному договору)) + ((75 000 руб. (периодический ежемесячный платеж) х 3 месяца (срок незаконного использования товарного знака с июля по сентябрь 2023 года)) х 2.

В соответствии с пунктом 61 постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

В подтверждение заявленной суммы компенсации истец представил лицензионный договор № 1 от 11.11.2021, заключенный между истцом (лицензиаром) и ИП ФИО5 (лицензиатом), в соответствии с которым за использование товарных знаков по свидетельствам № 573245, № 575498, № 575499 лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение, которое состоит из: а) паушального платежа в сумме 1 000 000 руб. без учета НДС, который оплачивается сверх указанной суммы в порядке, установленном действующим законодательством. b) ежемесячных платежей (роялти) в размере 75 000 руб. ежемесячно.

Истец указал, что количество товарных знаков (3 шт.), право использования которых передается по лицензионному договору, учтено истцом при расчете компенсации. Сумма паушального платежа 1 000 000 руб. разделена по количеству товарных знаков на три.

Оценив представленный истцом расчет, суд считает, что он должен определяться без учета разового паушального платежа в размере 1 000 000 руб. ввиду следующего.

В хозяйственной практике термин «паушальный платеж» используют с целью обозначения вознаграждения в форме фиксированного разового платежа.

Согласно абзацу 3 пункта 5 статьи 1235 ГК РФ, выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Разовый паушальный платеж это единоразовое фиксированное вознаграждение за право пользоваться предметом лицензионного договора до того, как будет получен экономический эффект (прибыль) от его использования. При этом, паушальный платеж может производиться как единовременно, так и в рассрочку. Данное вознаграждение представляет собой четко зафиксированную в тексте лицензионного договора сумму, закрепляет экономические интересы обеих сторон и не зависит от срока действия договора, даже в случае продления исключительного права на товарный знак.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Таким образом, разовый паушальный платеж в размере 1 000 000 руб. при расчете не должен приниматься судом во внимание, поскольку лицензионным договором от 11 ноября 2021 года не предусмотрен срок, за который выплачивается данное вознаграждение. В этой связи определение ежемесячной платы за пользование товарным знаком с учетом единовременного паушального взноса является некорректным.

Указанная правовая позиция согласуется с правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлениях: от 05 апреля 2023 года по делу № А01-1709/2022, от 04 августа 2023 года по делу № А35-5238/2022, от 07.09.2022 № А72-18045/2021.

В связи с отсутствием у суда права по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), суд соглашается с расчетом использования соответствующего права, представленного истцом, непосредственно исходя из цены, установленной в лицензионном договоре от 11 ноября 2021 года - 75 000 руб. При этом, как указывалось выше, паушальный платеж судом в расчете не учитывается.

Соответственно, размер компенсации составляет: 75 000 руб. * 3 месяца (срок незаконного использования) * 2 = 450 000 руб.

Ответчиком не представлено доказательств чрезмерности, необоснованности данного размера компенсации, иных лицензионных договоров или иных сведений о цене, которая обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с позиций их относимости, допустимости и достоверности, а также их достаточность и взаимную связь в совокупности в соответствии с положениями статей 67, 68, 71 АПК РФ, суд признает заявленные истцом требования подлежащими частичному удовлетворению на сумму 450 000 руб.

Истец просит суд взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами на случай неисполнения решения суда, начисленные на сумму взысканной компенсации за период с даты вступления решения суда в законную силу до фактической даты исполнения обязательства.

Возможность взыскания данных процентов была предусмотрена Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 04.04.2014 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта».

Указанное постановление утратило силу в связи с изданием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7, которым даны новые разъяснения.

В соответствии с пунктом 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ). Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (пункт 1 статьи 330, статья 394 ГК РФ). Начисление предусмотренных статьей 395 ГК РФ процентов на сумму судебной неустойки не допускается.

Соответственно, такой вид ответственности может быть установлен только в части неимущественных требований.

Действие указанной нормы рассчитано только на ситуацию, в которой должник не исполнил судебное решение, предметом которого являлось обязание ответчика исполнить обязательство в натуре.

В настоящем деле истец отказался от неимущественных требований к ответчику в связи с их фактическим удовлетворением, как и от требования о взыскании астрента, в связи с чем правовых оснований для взыскания с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами на случай неисполнения решения суда у суда не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При цене иска в сумме 1 166 666 руб. 66 коп. государственная пошлина, подлежащая уплате, составляет 24 667 руб.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, государственная пошлина, составляет 6 000 руб.

Таким образом, общий размер государственной пошлины составляет 30 667 руб.

Истцом платежными поручениями № 3080 от 31.08.2023 на сумму 20 167 руб., № 3305 от 24.10.2023 на сумму 6 300 руб. уплачена государственная пошлина в общем размере 26 467 руб.

Расходы истца по уплате государственной пошлины за рассмотрение требования о взыскании компенсации в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям (38,57 %), что составляет 9 514 руб. 41 коп.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. за рассмотрение неимущественного требования в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика с учетом того обстоятельства, что неимущественные требования истца фактически были удовлетворены ответчиком после обращения в суд с настоящим иском. Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», при прекращении производства по делу ввиду отказа истца от иска в связи с добровольным удовлетворением его требований ответчиком после обращения истца в суд судебные издержки взыскиваются с ответчика.

Поскольку истец, увеличивая размер исковых требований, государственную пошлину в нужном размере не доплатил, исковые требования удовлетворены судом частично, с истца в доход федерального бюджета Российской Федерации подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4 200 руб.

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Принять в порядке ст. 49 АПК РФ отказ от неимущественного требования и требования о взыскании астрента. Производство по делу в указанной части прекратить.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛАВМАГ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАМО ТУЛС» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 575499 в размере 450 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 514 руб. 41 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАМО ТУЛС» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 4 200 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О. ФИО6