Решение от 2 июля 2018 г. по делу № А40-151117/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-151117/17-105-1174

03.07.2018г.

резолютивная часть решения объявлена 25.06.2018

текст решения изготовлен в полном объеме 03.07.2018

Арбитражный суд в составе судьи

Судьи Никоновой О.И.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Алексеевой Ю.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)

истец: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата регистрации 24.02.2010)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИТ" (109316, <...>, СТР.2, ОРГН: 1107746140149, ИНН: <***>, Дата регистрации 27.02.2010)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО" (115054,<...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>, Дата регистрации 24.11.2014)

третье лицо: ООО «Толмир»

о запрете осуществлять ввоз в РФ, использовать в производстве товара и вводить товар с использованием защитных накладок для цилиндрового механизма «Броненакладка ХТ» с использованием технических решений, о взыскании компенсации и убытков, судебных расходов

при участии представителей:

от истцов – ФИО2 по дов. № 22 от 31.07.2017 (ИП РЫЛЕЕВ), по дов. № 21 от 31.07.2017 (ООО "КРИТ")

от ответчика - ФИО3 по дов. от 30.06.2017г.

от третьего лица – ФИО2 по дов. от 13.07.2017г.

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 и ООО "КРИТ" обратились в суд с иском к ООО "ТЕХНО", просят с учетом уточнений пресечь действия Ответчика, нарушающие права Истца по исключительной лицензии от 17.05.2016 года на производство и продажу продукции, или создающие угрозу их нарушения; за нарушение прав Истца по исключительной лицензии от 17.05.2016 года, в отношении изобретения по патенту № 2370612 от 20 октября 2009 года, обязать Ответчика выплатить компенсацию в размере 427 050 рублей; взыскать с Ответчика расходы за обеспечение доказательств в сети Интернет нотариусом в размере 24 000 рублей.

Исковые требования заявлены со ссылкой на ст. ст. 1225, 1229, 1252, 1358 1406.1 ГКРФ, и мотивированы следующими обстоятельствами.

ФИО1, было создано изобретение - «защитная накладка для цилиндрового механизма», что подтверждается патентом на изобретение № 2370612, патентообладатель и автор ФИО1, заявка № 2008108304, приоритет изобретения 05 марта 2008 года, зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 октября 2009 года, срок действия патента истекает 05 марта 2028 года.

Между ИП ФИО1 и ООО «КРИТ» (далее - Истец - 2) был заключен лицензионный договор от 09.03.2016, №5 (Далее - Договор), зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 17.05.2016 № РДО 198144.

В силу п. 2.1. Договора, Истец - 2 имеет право на производство и продажу продукции по лицензии, указанной в Приложении №1 Договора, без ограничения территории.

В Приложение №1 Договора, включен патент на изобретение № 2370612 «защитная накладка для цилиндрового механизма».

ООО «ТЕХНО» (Далее - Ответчик) через интернет-магазин http://rezidentdesign.com, занимается незаконным ввозом, использованием в производстве товаров и последующим вводом товаров в оборот на территории Российской Федерации, защитных накладок для цилиндрового механизма «Броненакладка ХТ».

01.02.2017 Истец - 1 обратился в ООО «Толмир» (Далее - Третье лицо) с просьбой произвести закупку Товара у Ответчика, для получения доказательств незаконного ввоза, использования в производстве и последующего ввода в оборот Товара на территории Российской Федерации.

Третье лицо заключило с Ответчиком разовый договор поставки от 03.02.2017 №518 на поставку Товара в количестве 1950 штук на сумму 854 100,00 рублей.

22.02.2017 Истец-2 обратился к нотариусу города Москвы ФИО4 с заявлением о проведении осмотра доказательств - интернет-сайта по адресу: http://rezidentdesign.com, где предлагалась к продаже Броненакладка XT Арт. 15320, о чем нотариусом ФИО4 составлен протокол осмотра доказательств от 22.02.2017 № 77 АВ 3472509.

01.03.2017 образцы Товара были переданы эксперту ФИО5. для проведения технической экспертизы.

В соответствии с экспертным заключением в исследуемом изделии «Броненакладка ХТ» (производитель REZIDENT) используется изобретение по патенту РФ № 2370612, так как все признаки независимого пункта формулы изобретения нашли отражение в исследуемом объекте.

14.03.2017 Истцы направили претензию Ответчику, с требованием о прекращении нарушения исключительных прав правообладателя, посредством незаконного предложения к продаже и ввода в оборот Товара, в котором используется изобретение по патенту Российской Федерации № 2266384, исключительные права на которое Ответчику не передавались.

Ответчик без согласия правообладателя предлагает к продаже и вводит в оборот товар, в котором используется изобретение по патенту Российской Федерации № 2266384, исключительные права на которое ответчику не передавались.

Ответчик исковые требования не признает согласно доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основания иска, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

ФИО1, было создано изобретение - «защитная накладка для цилиндрового механизма», что подтверждается патентом на изобретение № 2370612, патентообладатель и автор ФИО1, заявка № 2008108304, приоритет изобретения 05 марта 2008 года, зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 октября 2009 года, срок действия патента истекает 05 марта 2028 года.

Между ИП ФИО1 и ООО «КРИТ» (далее - Истец - 2) был заключен лицензионный договор от 09.03.2016, №5 (Далее - Договор), зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 17.05.2016 № РДО 198144.

В силу п. 2.1. Договора, Истец - 2 имеет право на производство и продажу продукции по лицензии, указанной в Приложении №1 Договора, без ограничения территории.

В Приложение №1 Договора, включен патент на изобретение № 2370612 «защитная накладка для цилиндрового механизма».

В исковом заявлении Истцы утверждают, что Ответчик через интернет-магазин http:// rezidentdesign.com занимается незаконным ввозом, использованием в производстве и вводом в оборот товаров с использованием защитных накладок на цилиндровый механизм «Броненакладка ХТ». В качестве доказательства Истцы прилагают к иску протокол осмотра сайта в интернете по адресу: http://rezidentdesign.com.OflHaKO в указанном протоколе нигде нет подтверждения утверждению Истцов о том, что данный интернет ресурс принадлежит Ответчику. ООО «ТЕХНО» не является собственником домена http://rezidentdesign.com.

Согласно п. 1 ст. 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой (п. 1 ст. 1351 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пунктам 1, 2 ст. 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Согласно п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

По смыслу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, для признания изобретения использованным в продукте необходимо установить, что этот продукт содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Определением от 14.02.2018 судом назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту Общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ПАТЕНТНЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ", патентному поверенному ФИО6.

Перед экспертом поставлены вопросы:

1. Содержится ли каждый признак изобретения, приведенный и содержащиеся в патенте РФ № 2370612 от 20 октября 2009 года, формулы изобретения "Защитная накладка для цилиндрового механизма", либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такого в данной области техники до даты приоритета изобретения в изделии "Броненакладка XT"?

2.Используется ли в изделии «Броненакладка ХТ» признак независимого пункта формулы изобретения по патенту № 2370612 - « прилегание к полотну двери» ?

3.Используется ли в изделии «Броненакладка ХТ» изобретение по патенту №2370612?

Имеются ли различия в изделиях, представленных истцом и ответчиком?

Согласно заключению, экспертом сделаны следующие выводы:

По вопросу № 1.

1.В изделии "Броненакладка XT Ответчика" не содержится каждый признак или эквивалентные признаки формулы изобретения "Защитная накладка для цилиндрового механизма" по патенту РФ №2370612.

2.В изделии "Броненакладка XT Истца" содержится каждый признак формулы изобретения "Защитная накладка для цилиндрового механизма" по патенту РФ №2370612.

По вопросу № 2.

3. В изделии "Броненакладка XT Ответчика" не содержится признак независимого пункта формулы изобретения по патенту №2370612 - «прилегание к полотну двери», поскольку указанный признак относится к защитному элементу, который отсутствует в представленном устройстве.

4. В изделии "Броненакладка XT Истица" содержится признак независимого пункта формулы изобретения по патенту №2370612 - «прилегание к полотну двери», поскольку защитный элемент броненакладки предназначен для его установки на полотно двери.

По вопросу № 3.

5.С учетом вывода, сделанного по вопросу № 2 (вывод № 3) патент №2370612 не признается использованным в изделии "Броненакладка XT Ответчика".

6.С учетом вывода, сделанного по вопросу № 2 (вывод № 4) патент №2370612 признается использованным в изделии "Броненакладка XT Истца".

По вопросу № 4.

7.В изделиях, представленных истцом и ответчиком выявлены отличия. Изделие Броненакладка XT Ответчика отличается от изделия Броненакладка XT Истца тем, что изделие Броненакладка XT Истца включает защитный элемент, который отсутствует в изделии Броненакладка XT Ответчика. При этом, изделие Броненакладка XT Ответчика содержит два боковых вкладыша, которые отсутствуют в изделии Броненакладка XT Истца.

В судебном заседании 06.06.2018 эксперт подтвердил доводы и выводы содержащиеся в заключении, ответтил на вопросы лиц, участвующих в деле.

Суд признает заключение эксперта соответствующим требованиям, предъявляемым к нему статьей 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральным законом "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

В соответствии со статьей 87 АПК РФ повторная экспертиза назначается в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта. Назначение повторной экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

Оснований для проведения повторной экспертизы судом не усматривается.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности суд считает требования истца не обоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В результате исследования фактических обстоятельств дела, изучения доводов, участвующих в деле лиц, оценки представленных в дело доказательств, суд пришел к выводу, что истцы не доказали нарушение своих прав.., а именно, то, что ответчик использовал изобретение по патенту № 2370612.

Признаки изобретения, приведенные в патенте формулы изобретения не совпадают в полном объеме в изделии реализуемом ответчиком.

Поскольку права истцом не изобретение не нарушены, требование о взыскании компенсации в порядке ст. 1252 ГК РФ и затрат на нотариальные услуги, также не подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы относят на истцов.

Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 1229, 12,52,1358, ГК РФ, ст.ст. 65, 66, 67, 71, 101-103, 110, 112,167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.И. Никонова