Решение от 7 декабря 2021 г. по делу № А50-13546/2021

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru


Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

Дело № А50-13546/2021
07 декабря 2021 года
город Пермь



Резолютивная часть решения оглашена 07 декабря 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 07 декабря 2021 года


Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Короткова Д.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «РАВ» (г. Москва; ОГРН <***>; ИНН <***>) и ФИО2 (ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (г. Пермь; ОГРН <***>; ИНН <***>)

о запрете ответчику осуществлять рекламу и продажу изделия, нарушающего исключительное право на патент на промышленный образец, взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права,

при участии в судебном заседании:

от истцов: ФИО4, доверенности от 11.10.2021, от 09.11.2021, паспорт, диплом,

от ответчика: ФИО3 (лично), паспорт; ФИО5, доверенность от 03.12.2021, удостоверение адвоката,

УСТАНОВИЛ:

Истец, общество с ограниченной ответственностью «РАВ», обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ответчик) о запрете ответчику рекламировать и продавать изделия, нарушающие исключительное право на патент Российской Федерации на промышленный образец № 68222, взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение патента № 68222, право использования которого для производства когтеточек предоставлено исключительно ООО «РАВ».

От ответчика поступил отзыв; возражает против удовлетворения исковых требований. В качестве доводов о несогласии с заявленными требования указывает следующее: отсутствие у ООО «РАВ» исключительных прав на спорный промышленный образец; не доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав, поскольку спорный товар (когтеточку) ответчик не изготавливал, а лишь предъявил к продаже; истцом не доказано использование в спорном товаре всех существенных признаков промышленного образца № 68222 или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец № 68222; истец не обосновал заявленный размер компенсации за нарушение исключительного права; исковые требования не позволяют индивидуализировать изделие, рекламу и продажу которого истец просит запретить.

25.11.2021 в дело поступило заявление ФИО2 о вступлении в дело в качестве соистца. ФИО2 указывает на то, что является правообладателем патента № 68222, что передал исключительное право на промышленный образец в пользу ООО «РАВ» по лицензионному договору от 15.12.2020 (договор зарегистрирован в Роспатенте 09.09.2021), что до даты регистрации договора в Роспатенте ООО «РАВ» использовало патент под контролем ФИО2 как правообладателя и учредителя ООО «РАВ», что требования ФИО2 вытекают из экономической деятельности и подсудны арбитражному суду.

Протокольным определением от 30.11.2021 ФИО2 привлечен к участию в деле в качестве соистца.

В судебном заседании истцы ООО «РАВ» и ФИО2 уточнили заявленные исковые требования, уточнения приняты судом в порядке ст. 49 АПК РФ:

- истец ООО «РАВ» просит запретить ответчику рекламу и продажу изделия, нарушающего исключительное право на патент Российской Федерации на промышленный образец № 68222;

- истец ФИО2 просит запретить ответчику рекламу и продажу изделия, нарушающего исключительное право на патент Российской Федерации на промышленный образец № 68222, а также взыскать с ответчика 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на патент Российской Федерации на промышленный образец № 68222.

Истцы в судебном заседании на иске настаивали в полном объеме.

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований истцов по доводам отзыва на иск и письменных пояснений.

Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела в соответствии со ст.ст. 65, 71, 162 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.

Истец ФИО2 является обладателем исключительных прав на промышленный образец № 68222 «Когтеточка для кошек (три варианта)», что подтверждается патентом РФ № 68222 (дата регистрации 16.10.2008; дата подачи заявки 27.12.2007; дата публикации 16.10.2008), существенные признаки которого описаны в патенте и охарактеризованы в следующих вариантах:

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3



Характеризуется:

- составом композиционных элементов: основание, панель с рабочей поверхностью, крышка;

- выполнением основания в виде горизонтально ориентированного уплощенного параллелепипеда;

- выполнением панели с рабочей поверхностью для заточки когтей образованной торцевыми поверхностями вертикально ориентированных листов гофрокартона и занимающей почти всю поверхность верхней грани основания.

Характеризуется:

- составом композиционных элементов: основание, панель с рабочей поверхностью, крышка;- выполнением основания в виде горизонтально ориентированного уплощенного параллелепипеда;- выполнением панели с рабочей поверхностью для заточки когтей образованной торцевыми поверхностями вертикально ориентированных листов гофрокартона и расположенной на верхней грани основания с образованием свободных участков вдоль ее узких сторон.

Характеризуется:

- составом композиционных элементов: основание, панель с рабочей поверхностью, крышка;- выполнением основания в виде горизонтально ориентированного уплощенного параллелепипеда;- выполнением панели с рабочей поверхностью для заточки когтей в форме четырехугольника со скошенными углами и образованной торцевыми поверхностями вертикально ориентированных листов гофрокартона с расположением на верхней грани основания с образованием свободных участков вдоль сторон основания.


15.12.2020 между истцом ФИО2 и истцом ООО «РАВ» был заключен лицензионный договор № 1, по условиям которого обществу «РАВ» была предоставлена исключительная лицензия на использование промышленного образца № 68222; договор зарегистрирован Роспатентом 09.09.2021 за номером <***>.

Согласно пояснениям истцов ООО «РАВ» до момента заключения и государственной регистрации лицензионного договора № 1 от 15.12.2020 осуществляло использование промышленного образца № 68222 под контролем правообладателя (ФИО2) в силу статуса ФИО2 в качестве учредителя ООО «РАВ».

В целях защиты своих исключительных прав истцами было выявлено, что 30.12.2020 ответчиком на торговой площадке «Озон» (ООО «Интернет Решения») был реализован товар «Когтеточка для кошек «Гусельки» 45х30х3 см с мятой» в количестве 1 шт., стоимостью 270 руб.

Сравнив реализованный ответчиком товар с патентом на промышленный образец № 68222, истцы посчитали, что фактом реализации спорного товара ответчик нарушил их исключительные права на запатентованный промышленный образец № 68222.

24.03.2021 истцы направили ответчику совместную претензию с целью досудебного урегулирования спора. Претензия оставлена ответчиком без исполнения, что послужило основанием обращения истцов в суд с настоящими исковыми требованиями (с учетом их уточнения).

В обоснование нарушения ответчиком своих исключительных прав истцы также ссылаются на заключение от 16.12.2019 специалиста ФИО6 (российский артист цирка, дрессировщик кошек, первый заместитель художественного руководителя и солист Театра кошек ФИО6), который указал, что когтеточка по патенту № 68222 с 2008 года ассоциируется у владельцев домашних животных с продукцией, производимой ООО «РАВ».

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования истца ООО «РАВ» подлежат удовлетворению в полном объеме, а требования истца ФИО2 подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом.

В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линии, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно абз. 4 п. 3 ст. 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если:

- это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца

- или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Как разъяснено в п. 123 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает. Наличие же в изделии ответчика всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования промышленного образца.

Таким образом, по настоящему делу надлежит установить совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца № 68222, нашедших отражение в описании и изображениях когтеточки для кошек, и её сходство с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (спорный товар ответчика).

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Материалами дела подтверждается, что истец ФИО2 обладает исключительными правами на промышленный образец № 68222, в отношении которого было зафиксировано нарушение со стороны ответчика.

Материалами дела также подтверждается наличие у ООО «РАВ» исключительных прав на промышленный образец № 68222. При этом доводы ответчика о недоказанности наличия у ООО «РАВ» соответствующих прав судом отклоняются в силу следующего.

Согласно ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

Действительно, в соответствии с нормой п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Вместе с тем, отсутствие государственной регистрации лицензионного договора не влечет недействительность самого договора.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 ст. 433 ГК РФ).

Таким образом, отсутствие на момент выявления нарушения государственной регистрации лицензионного договора, впоследствии прошедшего такую регистрацию, не является основанием для признания того, что у истца ООО «РАВ» не возникло права на судебную защиту нарушенного исключительного права, полученного от правообладателя ФИО2 по лицензионному договору от 15.12.2020, поскольку обязательственные отношения сторон этого договора возникают с момента его заключения.

Суд отмечает, что лицензионный договор от 15.12.2020 недействительным не признан, доказательств его заключения лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия ответчиком не представлено. О фальсификации данного договора как доказательства ответчиком в порядке ст. 161 АПК РФ также не заявлялось, из числа доказательств по делу договор не исключен.

Кроме того, суд учитывает вступление ФИО2 в дело в качестве истца наряду с ООО «РАВ» и последующее уточнение истцами исковых требований, согласно которым истцы просят запретить ответчику рекламу и продажу изделия, нарушающего исключительное право на патент Российской Федерации на промышленный образец № 68222, в то время как требование о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец № 68222 заявлено только истцом ФИО2

Факт продажи ответчиком спорного товара подтвержден электронным кассовым чеком от 30.12.2020, в котором указано наименование товара («Когтеточка для кошек «Гусельки» 45х30х3 см с мятой»), количество и стоимость товара, наименование и ИНН ответчика. Данный факт ответчиком не опровергнут (ст. 65 АПК РФ).

Довод ответчика о введении товара в оборот самим правообладателем судом отклоняется, поскольку доказательств происхождения спорной когтеточки от уполномоченного правообладателем поставщика или изготовителя ответчиком не представлено. Доказательств, подтверждающих, что правообладатель передал ответчику исключительные права на использование спорного промышленного образца, ответчиком в материалы дела также не представлено.

Доводы ответчика о том, что она лично не производила спорный товар, а закупила его в готовом виде у поставщика ИП ФИО7 по договору поставки № 543 от 29.12.2020 правового значения для настоящего дела не имеют, так как факт реализации товара (наряду с его изготовлением) является самостоятельным нарушением исключительного права.

Кроме того, исходя из характера предпринимательской деятельности, осуществляемой на свой риск и под свою ответственность, ответчик обязан проявлять необходимую степень осторожности и осмотрительности при выборе поставщиков и не допускать действий, которые могут быть квалифицированы как противоправные. Вступая в отношения, урегулированные нормами права, ответчик должен не только знать о существовании обязанностей, установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований закона. Указание ответчиком на то, что при закупке товара у своего поставщика она не проверяла факт соблюдения патентных прав свидетельствует лишь о не проявлении ответчиком должной осмотрительности.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит, в том числе, совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Вопрос об использовании промышленного образца в конкретном товаре является вопросом факта, поэтому может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Сравнив реализованный ответчиком товар с патентом на промышленный образец № 68222 (применительно к варианту его исполнения №2 ) суд установил, что изделие по патенту № 68222 характеризуется составом композиционных элементов: основание, панель с рабочей поверхностью, крышка; выполнением основания в виде горизонтально ориентированного уплощенного параллелепипеда; выполнением панели с рабочей поверхностью для заточки когтей образованной торцевыми поверхностями вертикально ориентированных листов гофрокартона и расположенной на верхней грани основания с образованием свободных участков вдоль ее узких сторон. Указанные признаки воспроизведены в спорном товаре, реализованном ответчиком.

Довод ответчика о том, что все признаки спорной когтеточки обусловлены исключительно технической функцией данного изделия и поэтому не являются охраняемыми признаками промышленного образца опровергается материалами дела.

Действительно, согласно п. 1 ст. 1352 ГК РФ признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. Однако все существенные признаки спорного изделия описаны и отображены в патенте № 68222. Патент является действующим, не оспорен. Реализуя спорную когтеточку, ответчик не был лишен возможности приобрести для последующей розничной продажи товар с иными решениями внешнего вида.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что реализованный ответчиком товар повторяет совокупность существенных признаков промышленного образца по патенту № 68222.

Таким образом, в целях недопущения впредь нарушения исключительных прав истцов на промышленный образец суд удовлетворяет требования истцов о запрете ответчику рекламировать и продавать изделие, нарушающее исключительное право на патент Российской Федерации на промышленный образец № 68222. При этом отсутствует необходимость указания конкретного наименования изделия, реклама и продажа которого запрещаются, поскольку выбор ответчиком того или иного наименования товара (изделия) не исключает факт нарушения патентных прав правообладателей. В части габаритов изделия суд отмечает, что из описания патента № 68222 следует возможность изготовления изделий (когтеточек) различных габаритных размеров. Следовательно, конкретизация запрещаемых габаритов изделия также не требуется.

Помимо требований о запрете ответчику рекламировать и продавать изделие, истцом ФИО2 заявлено о взыскании с ответчика 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на патент Российской Федерации на промышленный образец № 68222.

Согласно ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст.ст. 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015, п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд учитывает доводы ответчика о том, что ранее исключительных прав иных правообладателей ответчик не нарушала, что основным видом её деятельности является «прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий». Из материалов дела не следует, что торговля контрафактной продукцией является для ответчика основной статьей её дохода. Нарушение ответчиком исключительного права правообладателя носило разовый характер.

В то же время суд учитывает и доводы истцов, указывающих на высокую популярность когтеточек-когтедралок для кошек на торговых интернет-площадках (на площадке Wildberries данный товар в типоразмере 50х24х3,5 приобрели более 18 300 раз, в типоразмере 56х30 – более 38 600 раз). Также истцы указывают на то, что торговля когтеточками-когтедралками является основной статьей их дохода.

Учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, объем закупленной для последующей реализации партии спорных когтеточек (38 штук), отсутствие в материалах дела доказательств ранее совершенных ответчиком нарушений исключительных прав данного или иного правообладателя, а также руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд полагает разумной величину компенсации в сумме 300 000 руб.

При этом суд отклоняет довод ответчика о не подсудности требований истца ФИО2 арбитражному суду, поскольку рассматриваемый спор носит экономический характер с учетом существа хозяйственной деятельности истцов (ч. 1 ст. 27 АПК РФ).

По правилам ст. 110 АПК РФ с учетом полного удовлетворения уточненных исковых требований ООО «РАВ» следует взыскать с ответчика в пользу ООО «РАВ» 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины за удовлетворенное требование неимущественного характера. Излишне оплаченная истцом ООО «РАВ» государственная пошлина в сумме 23 000 руб. с учетом уточнения требований имущественного характера подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

По правилам ст. 110 АПК РФ с учетом частичного удовлетворения заявленных требований истца ФИО2 следует взыскать с ответчика в пользу ФИО2 13 800 руб. расходов по оплате государственной пошлины, в том числе 6 000 руб. за удовлетворенное требование неимущественного характера и 7 800 руб. за частично (60%) удовлетворенное требование имущественного характера.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края



РЕШИЛ:

1. Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «РАВ» удовлетворить полностью.

1.1. Запретить индивидуальному предпринимателю ФИО3 (г. Пермь; ОГРН <***>; ИНН <***>) рекламу и продажу изделия, нарушающего исключительное право общества с ограниченной ответственностью «РАВ» (г. Москва; ОГРН <***>; ИНН <***>) на патент Российской Федерации на промышленный образец № 68222.

1.2. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (г. Пермь; ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РАВ» (г. Москва; ОГРН <***>; ИНН <***>) 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

1.3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «РАВ» (г. Москва; ОГРН <***>; ИНН <***>) из федерального бюджета 23 000 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 253 от 25.05.2021 на сумму 29 000 руб.


2. Исковые требования ФИО2 удовлетворить частично.

2.1. Запретить индивидуальному предпринимателю ФИО3 (г. Пермь; ОГРН <***>; ИНН <***>) рекламу и продажу изделия, нарушающего исключительное право ФИО2 на патент Российской Федерации на промышленный образец № 68222.

2.2. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (г. Пермь; ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу ФИО2 (ИНН <***>) компенсацию за нарушение исключительного права на патент Российской Федерации на промышленный образец № 68222 в сумме 300 000 руб.; а также взыскать 13 800 руб. расходов по оплате государственной пошлины.


Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.



Судья Д.Б. Коротков