Решение от 23 декабря 2019 г. по делу № А07-18423/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/



Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

Дело № А07-18423/2019
г. Уфа
23 декабря 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 19.12.2019

Полный текст решения изготовлен 23.12.2019


Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шагабутдиновой З. Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Первая Кровельная" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Первая Кровельная. Нефтекамск» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

об обязании прекратить использование зарегистрированного товарного знака, принадлежащего истцу, о взыскании компенсации в размере 500 000 руб.

третье лицо - ООО «Первая Кровельная Компания. Нефтекамск» (ИНН <***>)


при участии в судебном заседании:

от истца: нет явки

от ответчика: нет явки

от третьего лица: нет явки



На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Первая Кровельная" к обществу с ограниченной ответственностью «Первая Кровельная. Нефтекамск» об обязании прекратить использование зарегистрированного товарного знака, принадлежащего истцу, о взыскании компенсации в размере 500 000 руб.

Ответчик представил отзыв, в удовлетворении требований просил отказать, ссылаясь на то, что на объявлениях рисунки фирменного знака не похожи до степени смешения на товарный знак №454287, приоритет товарного знака 18.04.2011.

Третье лицо отзыв не представило.

Стороны и третье лицо явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных, о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие (часть 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон и третьего лица в порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав имеющиеся материалы дела, суд


УСТАНОВИЛ:


Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак «Первая кровельная», зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за номером 454287, 17.02.2012, приоритет товарного знака 18.04.2011 в отношении следующих товаров: выписка счетов, демонстрация товаров, представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, продвижение товаров (для третьих лиц), включая сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в частности строительных.

В обоснование иска истец ссылается на то, что ответчик разместил в г. Нефтекамске наружную рекламу с товарным знаком, до степени смешения схожим с зарегистрированным товарным знаком истца (баннер); разместил рекламу в еженедельную газету «Весточка» (выпуск №6 за февраль 2018 г., выпуск 29». (1023) от 10 августа 2018 г.), разместил рекламу в городскую газету «МЕТРО 74» (выпуск № 01 (451), от 18.01.2019) с изображением товарного знака, до степени смешения схожим с зарегистрированным товарным знаком истца, а также изготовил и использует в своей деятельности печать с товарным знаком, до степени смешения схожим с зарегистрированным товарным знаком истца.

Помимо этого, как указывает истец в иске, на официальном сайте ответчика также демонстрируется товарный знак, до степени смешения схожий с зарегистрированным товарным знаком истца. По ссылке http://станки102.рф/ продукция размещены разделы «Доборные элементы» и «Металлоштакетник», где демонстрируется товарный знак, схожий до степени смешения с товарным знаком истца. Истец утверждает, что ответчиком также выставляются спецификации на товар для клиентов с нанесенным товарным знаком, до степени смешения схожим с зарегистрированным товарным знаком истца.

Истец полагая, что ответчик нарушает его интеллектуальные права, так как товары производимые ответчиком, и товары, для которых зарегистрирован товарный знак № 454287, являются однородными и обозначение «Первая кровельная» является сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, обратился в суд с рассматриваемым иском.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

На основании статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак является результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к нему средством индивидуализации, которым предоставлена правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ).

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя, при этом единственным таким ограничением является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. В силу пункта 2 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 5.2 Методических рекомендаций по проверке обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года № 197 (далее - Методические рекомендации), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении.

Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Статьей 3 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон о рекламе) определено, что реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие, на привлечение внимания к которым направлена реклама.

В силу статьи 5 Закона № 38-ФЗ реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются. Недобросовестной признается реклама, которая порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента.

В рекламе не допускаются использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу статей 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса).

Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 (далее – постановление Президиума ВАС РФ №122), разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.

При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Согласно пункту 4.1 Методических рекомендаций словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Перечисленные ниже признаки сходства словесных обозначений могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 4.2 Методических рекомендаций).

В представленном отзыве ответчик пояснил, что производственная база располагался на Первом километре от города Нефтекамск по Староуразаевской дороге. Другие адреса или ориентиры отсутствуют. Для запоминания адреса было решено назвать регистрируемую организацию «Первая кровельная. Нефтекамск». Так как в адресе звучал первый километр, фирменным знаком является цифра 1 и название организации.

Таким образом, ответчик не оспорил размещение и использование сходного с истцом товарного знака, но при этом, по мнению ответчика, на объявлениях рисунки фирменного знака не похожи до степени смешения на товарный знак №4584287.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

В соответствии с пунктом 3.1. Методических рекомендаций при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю). При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение.

Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (правовая позиция, выраженная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 № 2133).

Товарный знак № 454287, и обозначение «Первая кровельная», используемое ответчиком, относятся к словесному виду обозначения, полностью совпадают по звуку и смыслу, то есть имеет место полное фонетическое и семантическое тождество.

Согласно свидетельству на товарный знак 454287 цвет или цветовое сочетание товарного знака № 454287, принадлежащего истцу – черный, охра, белый.

При размещении рекламы на баннере (лд.54), в еженедельную газету «Весточка» (лд.23, 39), в городскую газету «МЕТРО 74» (лд.47) товарный знак ответчика содержал в себе такие же цвета –черный, охра, белый, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

Материалы дела также свидетельствуют о том, что ответчик использовал товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком истца, в частности, на деловой документации - фирменном бланке -печати, проставленной на приказе от 20.03.2018 (лд.48).

Визуально (графически) часть обозначения ответчика и торговый знак истца сходны: оба содержат цифру 1, выполнены заглавными кириллическими буквами, слова и буквы (Первая Кровельная) совпадают, выполнены одним и тем же шрифтом (и цветом при предъявлении к рекламе).

Также имеет место степень смешения между изображением цифры 1, используемой ответчиком, и товарным знаком истца, исходя из их внешней формы, наличия симметрии, вида и характера изображений (стилизованное), цветовой гаммы; ввиду расположения слова «Первая Кровельная» под знаком доминирующее положение в данном обозначении занимает не слово, а сама цифра 1 (изобразительный элемент).

Отдельные графические отличия обозначения незначительны, отличительным знаком ответчика является лишь слово «Нефтекамск».

Проводя сравнительный анализ спорных обозначений, суд соглашается с доводами истца об использовании ответчиком в своем фирменном наименовании, на печати, бланках, словесные обозначения сходство до степени смешения которых с зарегистрированными истцом товарными знаками является явным как с точки зрения фонетики, так и с точки зрения смыслового сходства ввиду полного тождества звучания и заложенных в обозначении понятий.

В силу п. 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Товарный знак №454287 «Первая кровельная», зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 17.02.2012, приоритет товарного знака 18.04.2011.

Истцом доказан факт использования ответчиком товарного знака сходного до степени смешения с товарным знаком истца без разрешения последнего.

В силу статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Согласно статье 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

При этом не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического, лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (пункт 3 статья 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Юридическое лицо, нарушившее указанное правило, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 статья 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

Исходя из требований статьи 4 Федерального закона от 08.02.1998 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование, так как именно при сходстве произвольной части фирменного наименования возникает угроза смешения юридических лиц.

В предмет доказывания по требованию о защите права на фирменное наименование входят факты использования ответчиком фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию истца или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым истцом, установления приоритета в использовании наименований.

Как следует из материалов дела, в качестве юридического лица истец зарегистрирован 16.08.2010, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) под основным государственным регистрационным номером <***>, видом деятельности - деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами (ОКВЭД 46.13.2.), дополнительный вид деятельности - обработка металлических изделий.

Ответчик в качестве юридического лица зарегистрирован 23.09.2015 под основным государственным регистрационным номером <***>, с основным видом деятельности- торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (ОКВЭД - 46.73), дополнительный вид деятельности - производство металлических конструкций, изделий и их частей.

Как усматривается из материалов дела, виды деятельности истца и ответчика - оптовая торговля строительными материалами, производство, обработка металлических изделий и конструкций.

При указанных обстоятельствах, оценив представленные в дело доказательства в их взаимной связи и совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями Методических рекомендаций, суд приходит к выводу о том, что товарный знак ответчика и обозначение, сходны до степени смешения с товарным знаком истца.

При таких обстоятельствах исковые требования истца об обязании прекратить использовании зарегистрированного товарного знака, принадлежащего истцу, подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истцом также заявлено требование о взыскании компенсации на нарушение его исключительного прав на объект интеллектуальной собственности в размере 500 000 рублей.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, в частности в статье 1252 ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Кроме того, на основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя исключительного права на товарный знак вместо возмещения убытков выплаты компенсации, которая может определяться двумя способами.

Согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившей в силу с 01.06.2016 и измененной впоследствии с 12.07.2017, если для определенной категории споров федеральным законом установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора, либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого порядка.

На основании пункта 5.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 12.07.2017, с учетом подпункта 3 пункта 1 этой же статьи в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии. При этом иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.

Таким образом, суд полагает, что для предъявления требования об обязании прекратить использование зарегистрированного товарного знака законодательством не предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, тогда как для заявления в суд имущественного требования о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. после 12.07.2017 соблюдение такого порядка является обязательным.

В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом.

Соответственно, с 01 июня 2016 года при обращении в арбитражный суд с исковыми заявлениями, возникающими из гражданских правоотношений, предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, и истец имеет право обратиться в суд по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), за исключением случаев, перечисленных в части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании пункта 5.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 12.07.2017, с учетом подпункта 3 пункта 1 этой же статьи в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии. При этом иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.

Таким образом, для заявления в суд имущественного требования о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. после 12.07.2017 соблюдение претензионного порядка является обязательным.

Суд отмечает, что истцом определение суда от 25.11.2019 о предоставлении доказательств соблюдения претензионного порядка урегулирования спора о выплате компенсации в размере 500 000 руб. не исполнено.

Пунктом 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

В подтверждение соблюдения досудебного претензионного порядка урегулирования спора истец представил скриншот с экрана (лд.10), который, по мнению истца, подтверждает отправку претензии на электронную почту ответчика, указанную на официальном сайте общества с ограниченной ответственностью «Первая Кровельная. Нефтекамск», содержащий e-mail для обращений.

Право на иск возникает с момента рассмотрения претензии и отказа в ее удовлетворении либо с истечением срока ответа на претензию, если он не был дан.

В данном случае сведения о направлении и получении истцом претензии по юридическому адресу не представлены, сведения об отказе в удовлетворении претензии не представлены.

В силу ч. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ юридическим адресом ответчика является:, 452680, <...>, тогда как истец доказательств направления данной претензии в адрес ответчика не представил, а направление указанной претензии не по юридическому адресу ответчика, не является доказательством соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора. Данная позиция нашла свое отражение в Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.02.2018 по делу №А41- 39727/17.

Оставляя иск без рассмотрения, суд приходит к выводу о том, что со стороны истца не представлены доказательства, бесспорно подтверждающие соблюдение претензионного порядка урегулирования спора, поскольку ссылки истца о соблюдении им претензионного порядка, в связи с тем, что досудебная претензия была направлена на электронную почту ответчика, отклоняется судом.

В пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что если иное не установлено законом или договором и не следует из обычая или практики, установившейся во взаимоотношениях сторон, юридически значимое сообщение может быть направлено, в том числе посредством электронной почты, факсимильной и другой связи, осуществляться в иной форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, информация о которых содержится в таком сообщении, когда можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

Факт направления электронных уведомлений с помощью сети "Интернет" и доказательства их направления в адрес ответчика не означает получение (доставку сообщений) и прочтение таких уведомлений адресатом (ответчиком). Доказательств обратного, иной претензии или доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования возникших разногласий материалы дела не содержат.

Кроме того в материалах дела отсутствует направленный текст претензии, содержащий требование о выплате компенсации в размере 500 000 руб.

Истцом не представлены доказательства, что адрес электронной почты, по которому им была направлена претензия, является официальными адресом электронной почты ответчика.

Суд приходит к выводу, что указанные обстоятельства являются основаниями для оставления требований о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. без рассмотрения применительно к п. 2 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В Обзоре судебной практики № 4, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015, разъяснено, что претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату государственной пошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

Из приведенных положений следует, что установление обязательности досудебной стадии призвано обеспечить более оперативное, менее формализованное и затратное (в сравнении с судебным процессом) разрешение споров.

Поскольку российским законодательством не установлено каких-либо требований или условий к форме и содержанию претензионного письма, то она должна недвусмысленным образом говорить о наличии материально- правового спора, подлежащего урегулированию сторонами, а те вопросы, которые не урегулированы применительно к порядку досудебного урегулирования споров, могут быть реализованы сторонами по своему усмотрению. Законодателем установлены не только различные способы определения размера компенсации, но и для одного из них минимальный и максимальный пределы (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

На основании изложенного суд полагает, что после внесения в 2017 г. вышеупомянутых изменений в законодательство, желая реализовать свое намерение по взысканию с ответчика денежной компенсации, истец, безусловно, должен был исполнить требование части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 5.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и направить в адрес ответчика претензию, из содержания которой можно однозначно установить за какое правонарушение, в какие сроки и в каком размере (либо по какому правовому основанию и в каких пределах) истец требует выплатить ему компенсацию, поскольку только претензия с таким содержанием могла обеспечить менее затратное и формализованное в сравнении с судебным процессом разрешение спора.

Суд исходит из несоблюдения истцом в указанной части претензионного порядка урегулирования спора ввиду того, что представленная в материалы дела претензия не содержит требования об оплате обществом компенсации.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление (заявление) без рассмотрения, если истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Суд относит на ответчика расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. за предъявление иска, содержащего нематериальное требование. При этом истцу подлежит возврату из федерального бюджета уплаченная госпошлина в размере 7 000 руб., поскольку материально – правовое требование оставлено без рассмотрения.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Первая Кровельная" удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Первая Кровельная. Нефтекамск» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) прекратить использование товарного знака №454287, зарегистрированного за обществом с ограниченной ответственностью "Первая Кровельная"(ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 17.02.2012 (приоритет товарного знака 18.04.2011).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первая Кровельная. Нефтекамск» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Первая Кровельная" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Требования общества с ограниченной ответственностью "Первая Кровельная" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. –оставить без рассмотрения..

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Первая Кровельная" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) из федерального бюджета уплаченную по платежному поручению № 76962 от 27.05.2019 государственную пошлину в размере 7000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.



Судья З.Ф. Шагабутдинова