Решение от 27 августа 2018 г. по делу № А40-368/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-368/18-51-2
город Москва
28 августа 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 21 августа 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 28 августа 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «КУРОРТМЕДСЕРВИС» (ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ» (ОГРН <***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 35 804 160 руб.,

третьи лица – общество с ограниченной ответственностью «ВЛАСТА», общество с ограниченной ответственностью «ВЛАСТА ФАРМА», общество с ограниченной ответственностью «Аптека от склада - Урал», общество с ограниченной ответственностью «Аптека от склада - Запад», общество с ограниченной ответственностью «ПродуктСервис»

при участии:

от истца – ФИО2, по дов. № б/н от 17 августа 2017 года;

от ответчика – ФИО3, по дов. № б/н от 07 августа 2018 года;

от третьих лиц – не явились, извещены;

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «КУРОРТМЕДСЕРВИС» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 35 804 160 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «ВЛАСТА», общество с ограниченной ответственностью «ВЛАСТА ФАРМА», общество с ограниченной ответственностью «Аптека от склада - Урал», общество с ограниченной ответственностью «Аптека от склада - Запад», общество с ограниченной ответственностью «ПродуктСервис».

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились.

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен в его отсутствие на основании статей 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- по свидетельству РФ № 183422, дата подачи заявки: 20.09.1999, дата регистрации: 14.01.2000, в отношении товаров следующих классов МКТУ: 05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; 31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод; 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;

- по свидетельству РФ № 338019, дата приоритета: 17.11.2005, дата регистрации: 23.11.2007, в отношении товаров 30 класса МКТУ - кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе товары 30 кл., содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 кл.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица (часть 2 статьи 69 АПК РФ).

Как установлено судом, ранее истец обращался в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «ПродуктСервис», Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании недействительным договора от 29.10.2012 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 182117, № 183422, № 264357 и № 338019, зарегистрированного Роспатентом 19.03.2013 под № РД 0120872, и применении последствий недействительности сделки путем обязания Роспатент внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации; о признании незаконными действий Роспатента по регистрации договора от 29.10.2012 между ООО «КУРОРТМЕДСЕРВИС» и ООО «ПродуктСервис» по отчуждению исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 182117, № 183422, № 264357 и № 338019 с регистрационным номером № РД 0120872 от 19.03.2013; о признании исключительного права общества «КУРОРТМЕДСЕРВИС» на указанные товарные знаки; об обязании Роспатент внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2013 по делу № А40-49613/13, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2013, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2014 решение Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2013 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Арбитражный суд города Москвы при повторном рассмотрении дела решением от 21.12.2015 в удовлетворении исковых требований отказал.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2016 решение Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2015 отменено: договор от 29.10.2012 № РД 0120872 по отчуждению исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 182117, № 183422, № 264357, № 338019 признан недействительным, применены последствия недействительности сделки, признано исключительное право ООО «КУРОРТМЕДСЕРВИС» на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 182117, № 183422, № 264357, № 338019, Федеральную службу по интеллектуальной собственности обязали внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В удовлетворении иска в части признания незаконными действий Роспатента по регистрации договора от 29.09.2012 между ООО «КУРОРТМЕДСЕРВИС» и ООО «ПродуктСервис» по отчуждению исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 182117, № 183422, № 264357, № 338019 с регистрационным номером № РД 0120872 от 19.03.2013 отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2016 года постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2016 по делу № А40-49613/13 оставлено без изменения.

Таким образом, в силу положений части 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно которым недействительная сделка недействительна с момента ее совершения, начиная с 15 января 2013 года, истец не утрачивал принадлежащих ему исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки.

В деле № СИП-434/2013 рассматривалось требование ООО «Мерцана Сервис» к ООО «ПродуктСервис» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 338019 (в отношении товаров 30-го класса МКТУ), № 264357 (в отношении товаров 3, 5, 32-го классов МКТУ), № 182117 (в отношении товаров 5-го, 32-го и услуг 42-го классов МКТУ), № 183422 (в отношении товаров 5, 31, 32-го классов МКТУ) вследствие их неиспользования.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2014 по делу № СИП-434/2013:

- досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 338019 в части товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки, в том числе товары 30 класса, содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества – пищевые добавки к товарам 30 класса;

- установлено, что БАды и товары 30 класса, содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества – пищевые добавки к товарам 30 класса, являются однородными товарами.

В соответствии с Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2014 по делу № СИП-434/2013:

- досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 183422 в части товаров 5 класса МКТУ – фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей; детское питание;

- установлено, что БАДы и товары 5 класса МКТУ – фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей; детское питание являются однородными товарами.

В последующем ООО «КУРОРТМЕДСЕРВИС» обратилось в Президиум Суда по интеллектуальным правам с заявлением о пересмотре по новым и вновь открывшимся обстоятельствам решения Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2014 по делу № СИП-434/2013 и постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2014 по тому же делу.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам дело № СИП-434/2013 направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении между ООО «Мерцана Сервис» и ООО «КУРОРТМЕДСЕРВИС» заключено мировое соглашение, согласно условиям которого общество с ограниченной ответственностью «Мерцана Сервис» отказывается от иска полностью, с 19.03.2013 по момент исполнения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2016 по делу № А40-49613/2013, исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 182117, № 183422, № 264357, № 338019 принадлежат без каких-либо изъятий ООО «Курортмедсервис», несмотря на наличие записи в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации о наличии прав ООО «Продуктсервис» (прежнее наименование ООО «Монтажсервис») на указанные товарные знаки, основанных на признанном ничтожным договоре № РД0120872 от 29.10.2012 г. об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 182117, № 183422, № 264357, № 338019.

Таким образом, ООО «Курортмедсервис» с 15.01.2013 по настоящий момент является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации:

- № 183422 (наименование «Баю-бай») в отношении товаров 05 класса МКТУ - фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей; детское питание;

- № 338019 (наименование «БАЮ-БАЙ») в отношении товаров 05 класса МКТУ - кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки, в том числе товары 30 класса, содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества – пищевые добавки к товарам 30 класса.

ООО «Курортмедсервис» без каких-либо изъятий принадлежат права требования восстановления его прав и законных интересов от нарушителей его прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 183422, 338019, 182117, 264357 независимо от времени действия решения Суда по интеллектуальным спорам от 30.04.2014 и постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2014 по делу № СИП-434/2013, отмененных постановлениями Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2017 и от 03.03.2017.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Истцу стало известно, что в аптеках Российской Федерации, в том числе, г. Москвы, Московской области и Воронежа осуществляется реализация товаров с использованием обозначения сходного с товарными знаками Баю-бай (номер регистрации № 183422) и БАЮ-БАЙ (номер регистрации № 338019).

В ходе мониторинга рынка были осуществлены контрольные закупки биологически активной добавки к пище (БАД) «Капли «Колыбельные» в ООО «Власта» (ОГРН <***>) – 21 марта 2016 года, 159,19 руб.; ООО «ВЛАСТА ФАРМА» (ОГРН <***>) - 21 марта 2016 года, 155,50 руб.; ООО «Аптека от склада – Урал» (ОГРН <***>) – 20 октября 2016 года, 155,39 руб.; ООО «Аптека от склада – Запад» (ОГРН <***>) – 25 октября 2016 года, 155,40 руб.

Как установлено судом, БАД «Капли «Колыбельные» представляют собой стеклянный флакон 50 мл. с наклеенной этикеткой, этот флакон упакован внутрь картонной коробки (внешняя упаковка). На этой картонной коробке/упаковке нанесены рисунки и текст. В таком комплекте БАД «Капли «Колыбельные» реализуются потребителю.

Истцом приведены фото: упаковок БАД «Капли «Колыбельные» (внешняя упаковка - картонная коробка), кассовые и товарные чеки, паспорт качества № 92 и свидетельство о государственной регистрации (СГР) на БАД «Капли «Колыбельные». Документы содержат указание места продаж (адрес аптеки), наименование организации-продавца, цены товара, наименование производителя – ООО «Йодные технологии и маркетинг», которое указано в СГР, паспорте качества и на оборотной стороне упаковки.

На этикетке, наклеенной на флакон, размещёно обозначение, сходное с товарными знаками № 183422 Баю-бай и № 338019 БАЮ-БАЙ, правообладателем которых является истец. На лицевой стороне картонной упаковки размещёно обозначение, сходное с товарными знаками № 183422 Баю-бай и № 338019 БАЮ-БАЙ, правообладателем которых является истец. На обратной стороне упаковки производителем контрафактной продукции указано ООО «ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ», претензии по её качеству принимает ООО «ПродуктСервис». На лицевой стороне картонной упаковки около обозначения БАЮ-БАЙ®есть значок ®.

Согласно ст. 1485 ГК РФ знак правовой охраны товарного знака «R» имеет право размещать только правообладатель товарного знака БАЮ-БАЙ.

Однако в Роспатенте товарный знак «БАЮ-БАЙ» на имя ответчика не зарегистрирован.

Согласно информации на упаковке (этикетка, картонная упаковка) и приложенным ко всем закупленным во время контрольных закупок БАД «Капли «Колыбельные» документам, полученным от аптек во время контрольных закупок: (кассовый чек с указанием стоимости БАД, место продаж; товарный чек или заказ с указанием стоимости БАД и производителя БАД; паспорт качества № 92 от производителя ООО «ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ», выпущенный на партию № 1, с указанием торгового названия БАД «Баю-Бай. Капли «Колыбельные», названия производителя ООО «ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ», даты производства, количество произведенных БАД в этой партии; свидетельство о государственной регистрации БАД «Капли «Колыбельные»), БАД «Капли «Колыбельные» произведены ООО «ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ» в составе товарной партии в флаконах по 50 мл. в общем количестве 57 600 шт. Дата выпуска 19.02.2015.

БАД «Капли «Колыбельные» произведены в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации (СГР) №RU.77.99.11.003.Е011434.11.14 от 28.11.2014.

В паспорте качества № 92 указана дата выпуска партии – 19.02.2015, наименование продукции по паспорту качества - «Баю-Бай. Капли колыбельные», номер паспорта качества - № 92, количество - 57 600 шт.

Как установлено судом, вместо наименования БАД «Капли «Колыбельные», что следует из СГР, выданного производителю ООО «ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ» на БАД «Капли «Колыбельные», ООО «ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ» в паспорте качества указывает другое торговое название: «Баю-Бай. Капли колыбельные» (т. 1 л.д. 44-45, 50-51, 56-57, 62-63, 64-65, 70-71).

Это название включает обозначение, сходное с товарными знаками № 183422 Баю-бай и № 338019 БАЮ-БАЙ, правообладателем которых является истец.

Из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2014 по делу № СИП-434/2013 (т. 2 л.д. 55-73) следует, что БАДы однородны товарам, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака № 183422; из решения Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2014 по делу № СИП-434/2013, следует, что БАДы однородны товарам, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака № 338019.

Факт нарушения исключительных права истца на товарные знаки подтверждается следующими доказательствами: товарные и кассовые чеки, листы заказа, сопроводительные документы на контрольные закупки биологически активной добавки к пище (БАД) «Капли «Колыбельные»: свидетельство о государственной регистрации (СГР) БАД «Капли «Колыбельные» и паспорт качества производителя БАД производства ООО «ЙТМК» № 92 (т. 1 л.д. 42-67).

На оборотной стороне упаковки, в товарных чеках и листах заказа, в свидетельстве о государственной регистрации (СГР) БАД «Капли «Колыбельные», в паспорте качества производителя № 92, полученных при контрольных закупках, указано, что производителем спорной продукции, маркированной словесным обозначением «БАЮ-БАЙ», является ООО «Йодные технологии и маркетинг», расположенное по адресу 249717, Россия, Калужская обл., Козельский р-н, с Фроловское, что подтверждается следующими доказательствами: фотография оборотной стороны упаковки контрафактного товара с указанием производителя БАД ответчика - ООО «ЙТМК» (т. 1 л.д. 28, 32, 36, 39); товарные чеки, листы заказа контрольных закупок с указанием производителя БАД ответчика - ООО «ЙТМК» (т. 1 л.д. 43, 49, 55, 61); свидетельство (с приложением) о государственной регистрации БАД «Капли «Колыбельные» с указанием производителя БАД ответчика - ООО «ЙТМК» (т. 1 л.д. 46-47, 52-53, 58-59, 66-67, 68-69); паспорт качества производителя № 92 с указанием производителя БАД ответчика - ООО «ЙТМК» - т. 1 л.д. 44-45, 50-51, 56-57, 62-63, 64-65, 70-71).

Факт использования ответчиком спорного обозначения, сходного с товарными знаками истца по свидетельствам №№ 183422, 338019, на упаковке и этикетке продукции, подтверждается следующими доказательствами:

- фотографии упаковок контрафактного товара БАД «Капли «Колыбельные» производства ООО «ЙТМК» (дата производства 19.02.2015), приобретенных при контрольных закупках (т.1 л.д. 27, 31, 35, 38);

- фотография упаковки контрафактного товара БАД «Капли «Колыбельные» производства ООО «ЙТМК» (дата производства 19.02.2015), приобретенной при контрольных закупках – (т. 1 л.д. 72). Рядом с этой упаковкой для сравнения размещена упаковка БАД «Баю-Бай» производства ООО «Курортмедсервис» (дата производства 10.2015, серия 025),

- фотография флаконов контрафактного товара БАД «Капли «Колыбельные» производства ООО «ЙТМК» (дата производства 19.02.2015), приобретенных при контрольных закупках (т.1 л.д. 29, 33, 37,4 0);

- фотография флакона контрафактного товара БАД «Капли «Колыбельные» производства ООО «ЙТМК» (дата производства 19.02.2015), приобретенного при контрольных закупках (т. 1 л.д. 41);

- фотография флакона контрафактного товара БАД «Капли «Колыбельные» производства ООО «ЙТМК» (дата производства 19.02.2015), приобретенного при контрольных закупках (т. 1 л.д. 72,73). Рядом с этим флаконом для сравнения размещен флакон БАД «Баю-Бай» производства ООО «Курортмедсервис» (дата производства 10.2015, серия 025).

Истец заявил, что ответчик на своем стенде на выставке «Аптека 2015» в декабре 2015 года, «Аптека 2016» в декабре 2016 года в рекламных целях демонстрировал БАДы «Капли «Трудный день» и «Капли «Колыбельные», раздавал посетителям свой прайс-лист, в частности, от 01.12.2016, при этом на упаковке, этикетке БАД «Капли «Колыбельные» и в прайс-листе ответчик использует обозначение «БАЮ-БАЙ», которое сходно с товарными знаками №№ 183422, 338019, правообладателем которых является истец.

В прайс-листах, размещаемых ответчиком в период с 03.2015 по 03.2017 на профессиональном интернет-сайте, принадлежащем ООО «Компания ФармАналитик», который используется, как «торговая площадка» для производителей и дистрибуторов БАД, а также в прайс-листах от 01.03.2016, 01.12.2016, 27.07.2016, 17.03.2017 ответчик в наименовании БАД вместо «Капли «Колыбельные» указывает «Баю-Бай. Капли Колыбельные».

Таким образом, ответчик в рекламных целях, для предложения к продаже и в сети «интернет» использует обозначение «Баю-Бай», которое сходно с товарными знаками №№183422, 338019, правообладателем которого является истец, что подтверждается следующими доказательствами: прайс-лист ООО «ЙТМК» от 01.12.2016 (т. 1 л.д. 86); протокол обеспечения доказательств от 27.07.2016 (нотариальный обзор интернет-сайта ООО «Компания ФармАналитик»), содержащий прайс-лист ООО «ЙТМК» (т. 2 л.д. 87-92); письмо от ООО «Компания ФармАналитик» от 17.04.2017 с указанием на размещения прайс-листов ответчика на их сайте (т. 1 л.д. 93); прайс-лист ООО «ЙТМК» от 01.03.2016, получен от ООО «Компания ФармАналитик» 21.03.2016 (т.1 л.д. 100-101); скриншот сайта компании «Фарманалитик» от 17.03.2017, содержащий прайс-лист ООО «ЙТМК» на 17.03.2017 (т. 1 л.д. 94).

Ответчик в справке № б/н от 15 ноября 2017 года о произведенной и реализованной продукции ООО «ЙТМК» с 2013 года по 2016 год по оспариваемым товарным знакам указал, какое количество контрафактных БАД он произвел 19.02.2015 согласно паспорту качества № 92 и сколько ответчик продал дистрибуторам.

В соответствии с подпунктами 1, 3, 4, 5 пункта 2 ст. 1484 ГК РФ только правообладатель имеет право использовать товарный знак на товарах, этикетках, упаковках, которые производятся; предлагаются к продаже, в том числе в сети «интернет»; продаются; демонстрируются на выставках; на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, в связи с чем суд считает, что ответчик своими действиями многократно нарушил исключительные права истца на товарные знаки №№ 183422, 338019.

Размер компенсации был исчислен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товара, произведенного ответчиком, исходя из цены 155,40 руб., по которой он был реализован обществом с ограниченной ответственностью «Аптека от склада – Запад».

Суд считает данный подход неправомерным в силу следующего.

При рассмотрении настоящего спора суд учитывает позицию Суда по интеллектуальным правам (постановление по делу № А40-36719/17 от 26 июня 2018 года), согласно которой при определении компенсации в двукратном размере стоимости товаров необходимо исходить из отпускной цены произведенных ответчиком товаров.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ расчет компенсации может быть произведен исходя из двукратного размера стоимости контрафактных товаров. При этом за основу должна быть принята та стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже нарушителем третьим лицам.

Учитывая, что исковые требования заявлены к обществу с ограниченной ответственностью «Йодные технологии и маркетинг», сумма компенсации должна определяться исходя из той стоимости товара, по которой оно продавало контрафактные товары третьим лицам.

Согласно представленной ответчиком в материалы дела товарной накладной № 1692 от 11 сентября 2015 года, стоимость спорного товара (БАД Баю-Бай «Капли «Колыбельные») составила 75,42 без НДС.

Что касается включения в состав цены НДС, то исходя из смысла пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и системного толкования норм ГК РФ, при расчете размера компенсации следует учитывать цену введения контрафактного товара в гражданский оборот.

В этой связи, довод ответчика о необходимости исключения НДС из стоимости товара при расчете размера компенсации является необоснованным.

С учетом НДС 18 %, стоимость товара составляет 89 руб.

Таким образом, двукратный размер компенсации за нарушение исключительных прав на два товарных знака составляет: 57 600 * 89 руб. * 2 * 2 = 20 505 600 руб.

Ответчик заявил довод о наличии оснований для снижения размера компенсации.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 21 Обзора судебной практики № 3 (2017), утвержденного 12.07.2017 президиумом Верховного Суда Российской Федерации, снижение размера компенсации, исчисленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, возможно при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В этом же пункте данного Обзора содержится ссылка на критерии (условия) снижения размера компенсации ниже минимального размера, установленные Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», в числе которых - многократное превышение размера компенсации над размером убытков.

Таким образом, данные критерии подлежат применению не только в случае снижения размера компенсации ниже минимального размера, установленного абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, но и при рассмотрении вопроса о возможности снижения размера компенсации, исчисленной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд считает, что ответчик, как лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, несет предпринимательские риски, в том числе и риски связанные с выбором контрагентов, ответчик принял на себя риски заключения договора на производство товара, права на товарные знаки которого оспариваются собственником, в связи с чем, заключая договор и производя товар, ответчик должен был осознавать последствия признания сделки по отчуждению товарных знаков недействительной.

Довод ответчика об отсутствии вины в связи с заключенным агентским договором подлежит отклонению с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №13537/12 от 19.30.2013 по делу № А32-26605/2011, согласно которой «нарушение исключительных прав вообще не является сделкой, в том числе совершенной агентом во исполнение указаний принципала, а порождает деликтное обязательство (обязательство вследствие причинения вреда), возникшее у предпринимателя вследствие нарушения исключительных смежных прав общества. Обязанность возместить вред, причиненный нарушением, не связана с исполнением или неисполнением договорных обязательств».

Название же договора определяется не записью в наименовании договора, а содержанием этого договора, «По смыслу статей 1005-1011 гражданского кодекса Российской Федерации агент не может совершать по поручению принципала действия в отношении самого себя, в то время как согласно пункту 1.1 агентского договора от 02.09.2013г. № 1/13 ООО «Йодные технологии и маркетинг» обязалось произвести для ООО «ПродуктСервис» биологически активные добавки «Серебряный», «Морфей» и «Баю-Бай» на собственных мощностях и по техническим условиям, предоставленными ООО «ПродуктСервис». При таких обстоятельствах суд считает, что агентский договор от 02.09.2013 № 1/13 является, по сути, договором на контрактное производство.

К указанному выводу суд пришел и при рассмотрении дела № А40-219387/16, при этом, выводы кассационного суда, направившего дело на новое рассмотрение, не касались оценки правовой природы агентского договора № 1/13 от 02.09.2013.

Оснований для снижения компенсации суд не усматривает в связи с тем, что ответчик многократными способами нарушил исключительные права истца на товарные знаки №№ 183422, 338019: производство, предложение к продаже, продажа контрафактных БАД дистрибуторам, демонстрация контрафактного товара на выставках, реклама, в том числе в сети интернет, использование чужого товарного знака на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот.

Ответчик является профессиональным участником рынка фармацевтических продуктов (лицензия № 00086-ЛС от 16.01.2015: информация указана в паспорте качества № 92, а также на сайте Росздравнадзора и Мипромторга) и аналогичных товаров, не является индивидуальным предпринимателем, размер партии товара - 57 600 штук БАД «Капли «Колыбельные», согласно паспорту качества № 92, не оставляет сомнений в коммерческой цели и грубом характере правонарушения.

Ответчик произвел контрафактную партию 19.02.2015, при этом контрольные закупки были сделаны с марта 2016 по октябрь 2016 года.

Кроме того, ответчик использует обозначение БАЮ-БАЙ, схожее до степени смешения с товарными знаками №№ 183422, 338019 правообладателем которого является истец, как в рекламных целях, так и для предложения к продаже своих БАД, вплоть до марта 2017 года.

Согласно правовой позиции, выраженной в Определении Верховного Суда Российской Федерации №304-КГ 15-8874 от 09 декабря 2015 года по делу № А67-4453/2014, не только продажа и обмен товара, но любое иное введение в гражданский оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности является недобросовестной конкуренцией. При этом под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство.

При этом согласно пункту 7 статьи 1252 ГК РФ в случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.

Как указывалось в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 10.11.2016 по делу № А40-233942/15, довод ответчика об отсутствии нарушения исключительных прав истца-правообладателя ввиду того, что выпуск спорного товара в свободное обращение не состоялся, не принимается судом кассационной инстанции, поскольку завершение ввода товара в оборот не является обязательным для признания факта нарушения исключительных прав.

По этой причине количество проданных или уничтоженных ответчиком товаров из произведенной им контрафактной партии БАД «Капли «Колыбельные» от 19.02.2017 в флаконах по 50 мл. в количестве 57 6000 шт. не имеет правового значения.

Кроме того, 20 апреля 2018 года Комиссией Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) было вынесено решение по делу № 1-14-23/00-08-17 по заявлению ООО «Курортмедсервис» о признаниях нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Йодные технологии и маркетинг» и ООО «Продуктсервис».

Комиссия установила, что ответчик, ООО «Йодные технологии и маркетинг», и третье лицо, ООО «Продуктсервис», с 2013 года являются взаимозависимыми лицами (стр. 10-11 решения ФАС).

Также Комиссия ФАС получила письмо от Управления Федеральной службы судебных приставов от 11.04.2018 регистрационный № 58111/18 о невозможности установить местонахождение ответчика ООО «Продуктсервис», а так же его имущества, денежных средств и иных ценностей (стр. 12 решения ФАС).

Роспотребнадзор по Южному округу города Москвы в своем письме от 09.10.2014 № 04-19/24-04749/14 (т. 1 л.д. 95) указал, что ООО «Продуктсервис» не имеет ни офиса, ни склада и что он не может найти генерального директора указанного общества.

Исходя из указанных фактов ФАС пришла к выводу, что ООО «Продуктсервис» это номинальная компания, созданная для цели нарушения исключительных прав и защиты реального производителя ответчика ООО «ЙТМК».

Предоставление взаимозависимыми лицами: ответчиком и ООО «Продуктсервис» доказательств того, что произведенные ответчиком биологически активные добавки к пище «Капли «Колыбельные» в указанном ими количестве были якобы уничтожены, лишь дополнительно подтверждает, как факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки №№ 183422, 338019 способом «производство товаров», так и возможность заключения между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка и поэтому не может служить основанием для освобождения ответчика от взыскания компенсации.

В своих письменных пояснениях и отзыве ответчик, ООО «ЙТМК», и третье лицо, ООО «Продуктсервис», указывают на следующие обстоятельства.

В настоящем деле и в деле №А40-219387/2016 те же стороны и те же основания для предъявления иска, поэтому суду по настоящему делу необходимо выполнить указания Суда по интеллектуальным правам из постановления от 02/02/2018 по делу №А40-219387/201 б, а именно: установить правообладателя товарных знаков №183422 и 338019 на момент совершения правонарушения на основании реестра ФИПС; установить объем правовой охраны товарных знаков №183422 и 338019 на момент совершения правонарушения; могли ли ответчики знать об оспаривании права на товарные знаки №183422 и 338019 до признания договора об его отчуждении ничтожным постановлением 9ААС от 18.07.2016 по делу №А40-49613/2013;

В деле № А40-219387/2016 событие правонарушения датировано 28.10.2013, в настоящем деле - 19.02.2015.

Согласно Постановлению Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2016 года по делу № А40-49613/2013 о признании ничтожной сделки хищения у истца товарных знаков «данный договор не может порождать никакие правовые последствия, кроме последствий, связанных с его недействительностью. Правообладателем спорных товарных знаков в течение спорного периода являлось общество «КУРОРТМЕДСЕРВИС» (т.2 л.д. 34-54)

Согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2017 года по делу № СИП-434/2013 (т. 2 л.д. 74-87) президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 03.03.2017 по делу № СИП-434/2013 установил тот факт, что при рассмотрении настоящего спора по существу исследовались обстоятельства, связанные с использованием спорных товарных знаков обществом «ПродуктСервис» - лицом, не являющимся действительным правообладателем товарных знаков и не связанным с действительным правообладателем лицензионным договором либо иными соглашениями, определяющими контроль использования.

Иск, поданный обществом «Мерцана Сервис» (ОГРН <***>) в рамках дела № СИП-434/2013, предъявлен к ненадлежащему ответчику (обществу «ПродуктСервис»), не являющемуся правообладателем спорных товарных знаков. Предъявление требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака к лицу, не являющемуся его правообладателем, является самостоятельным основанием для принятия судом решения об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Таким образом, из судебных актов по делам №А40-49613/2013 и № СИП-434/2013 следует, что правообладателем спорных товарных знаков №№ 183422, 338019 является без каких-либо перерывов ООО «Курортмедсервис», при этом прекращения правовой охраны товарного знака также не происходило, поскольку требование о прекращении заявлялось к ненадлежащему правообладателю (ответчику), а соответствующие судебные акты отменены полностью по вновь открывшимся обстоятельствам и не порождали юридических последствий.

Ответчик знал об оспаривании права на товарные знаки №№183422 и 338019 до признания договора об его отчуждении ничтожным постановлением 9ААС от 18.07.2016 по делу №А40-49613/2013 (т. 2 л.д. 27-33).

Ответчик неоднократно указывал в отзыве и письменных пояснениях, что был осведомлен о наличии спора о признании сделки хищения товарных знаков ООО «Курортмедсервис» товарных знаков №№ 183422 и 338019 ничтожной, что, с учетом предпринимательского характера деятельности ответчика, свидетельствует о не проявлении им должной степени заботливости и осмотрительности.

Кроме того, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЙТМК» является фактическим совладельцем общества «ПродуктСервис» через зависимое лицо - номинального учредителя, связанного с ООО «Йодные технологии и маркетинг» трудовыми отношениями - главного бухгалтера ФИО4

Данное обстоятельство подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении «ПродуктСервис», где учредителем указана ФИО4 49 % (т. 3 л.д. 73), и нотариальным осмотром интернет-сайта общества «ЙТМК» от 17.04.2017 77 АВ 4202420, где главным бухгалтером ООО «ЙТМК», так же указана ФИО4 (т. 1 л.д. 96-99).

Таким образом, ответчик и третье лицо, ООО «ПродуктСервис», являются взаимосвязанными и взаимозависимыми лицами, координирующими свое экономическое и процессуальное поведение.

Согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, доказывание факта общности экономических интересов кредитора и должника допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.

Второй из названных механизмов по смыслу абз. 26 ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.

Аналогичная позиция изложена также в Определении Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС17-3021 от 23.06.2017 по делу № А41-78051/2015.

Довод ответчика о том, что на момент выпуска (19.02.2015) правообладателем согласно реестру товарных знаков являлся контрагент ООО «ЙТМК» - ООО «ПродуктСервис», противоречит постановлению Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2016 года по делу № А40-49613/2013 и постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03 апреля 2017 года по делу № СИП-434/2013.

Ответчик заявил, что суду необходимо отклонить довод истца о том, что право на ТЗ №№183422, 338019 принадлежит истцу согласно мировому соглашению между истцом и ООО «Мерцана Сервис», поскольку: данные лица аффилированы между собой, записи в реестре не признаны недействительными, мировое соглашение не определяет права и обязанности для не участвующих в нем лиц и не порождает для них никаких последствий согласно п.2 ст. 139 АПК РФ;

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону (часть 3 статьи 139 АПК РФ).

Суд по интеллектуальным правам определением от 29 июня 2017 года утвердил мировое соглашение между ООО «Мерцана Сервис» и ООО «Курортмедсервис» (т.2 л.д. 88-96), в частности, о следующем:

- с 19 марта 2013 года по момент исполнения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2016 года по делу № А40-49613/2013 Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 182117, №183422, № 264357, № 338019 принадлежат без каких-либо изъятий ООО «Курортмедсервис», несмотря на наличие записи в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации о наличии прав ООО «Продуктсервис» (до переименования - ООО «Монтажсервис») на указанные товарные знаки, основанной на признанном ничтожным договоре об отчуждении исключительного права на товарные знаки № РД0120872 от 29.10.2012 между ООО «КУРОРТМЕДСЕРВИС» и ООО «МонтажСервис»;

- ООО «Курортмедсервис» без каких-либо изъятий принадлежат права требования восстановления его прав и законных интересов от нарушителей его прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 182117, №183422, № 264357, № 338019 независимо от времени действия решения Суда по интеллектуальным спорам от 30 апреля 2014 года и постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2014 года по делу № СИП-434/2013, отмененных постановлениями президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2017 года и от 3 марта 2017 года.

Ответчик не оспаривал определение от 29 июня 2017 года о прекращении производства по делу и об утверждении мирового соглашения по мотиву нарушения каких-либо его прав или законных интересов. Утверждение мирового соглашения судом означает, что ни аффилированность, ни закрепленные в мировом соглашении обстоятельства не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц, включая ответчика.

Доводы ответчика о том, что ФАС России установил, что ООО «ЙТМК» не нарушало не только антимонопольного, но и гражданского законодательства, противоречат пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, пункту 17 Постановления Пленума ВАС РФ № 11 от 17 февраля 2011 года и Постановлению ВАС РФ от 03.02.2009 № 10458/08 по делу № А40-9281/2008, из которых следует, что само по себе не привлечение лица к публично-правовой ответственности не освобождает от гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак.

К тому же предметом разбирательства в ФАС по делу № 1-14-61/00-08-15 о нарушении антимонопольного законодательства была партия БАД «Баю-Бай. Капли», произведенная в октябре 2013 года по паспорту качества № 857.

В настоящем деле рассматривается совсем другая партия: БАД «Капли «Колыбельные», дата производства 19.02.2015, паспорт качества № 92.

Довод ответчика о том, что словесное обозначение «Баю-Бай» зарегистрировано не только истцом, как ТЗ №№ 183422, 338019, но и компанией Форианелли, как ТЗ № 527696 для товаров 05 класса МКТУ «БАДы», иск которой рассматривался в деле № А40-36719/2017, что является злоупотреблением правом со стороны ООО «Курортмедсервис», судом отклоняется.

Истец с 11.02.2015 заключил договор о исключительной лицензии, в том числе, на товарный знак № 527696 Баю-Бай. Таким образом, какой-либо конкуренции различных прав на спорное обозначение не имеется.

Вопрос злоупотребления истцом правом на защиту товарного знака «Баю-Бай» по свидетельству РФ № 527696 не рассматривается, поскольку истец является правообладателем более раннего товарного знака «Баю-бай» и лицензиатом компании Форианелли в отношении товаров БАД 05 класса МКТУ, которые отсутствовали в регистрациях товарных знаков №№ 183422, 338019.

Довод ответчика о том, что истец не являлся производителем товаров, на рынке отсутствуют товары истца, истец не использовал свои товарные знаки №№ 183422, 338019 в период с 30.03.2009 по 19.03.2013, что подтверждается заявлениями ООО «Мерцана Сервис», компании «Норд проджект» и ООО «Курортмедсервис», о том, что истец не был известен на рынке, поскольку всю произведенную им продукцию реализовывала ООО «Мерцана Сервис», судом отклоняется, поскольку в силу пункта 62 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 5/29 вопросы неиспользования, различительной способности, известности и т.п. основания для прекращения правовой охраны товарного знака не рассматриваются в рамках иска о взыскании компенсации.

Судебные акты по делу № СИП-434/2013 относительно неиспользования спорных товарных знаков №№ 183422, 38019 компанией ООО «ПродуктСервис» отменены полностью по вновь открывшимся обстоятельствам, как рассмотренные в отношении ненадлежащего правообладателя (ответчика).

Довод ответчика о том, что истец не являлся производителем однородных товаров, поскольку согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 15.04.2016 по делу № А40-194843/2015 истец производит БАД, в том числе, под обозначением «Баю-Бай» в жидком виде по запатентованной технологии на основании сублицензионного договора №РД0113691 от 23.11.2012, заключенного с ООО «Мерцана Сервис», и упаковывает их в картонную упаковку, полученную от ООО «ВГ Остпринт», а всю произведенную продукцию отгружает и продает в розницу ООО «Мерцана Сервис» по договору №1 К-17/12 от 17.12.2012, противоречит доводу самого же ответчика о том, что истцом не производится какая-либо продукция.

Довод ответчика о том, что истцом не представлено сведений о стоимости товаров истца, по которым они реализовывались ООО «Мерцана Сервис» третьим лицам, судом отклоняется, поскольку согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсация взыскивается исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров, а не товаров истца.

Довод ответчика об отсутствии вины судом отклоняется на основании положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1250 ГК РФ, которыми установлен принцип безвиновной ответственности субъекта предпринимательства.

Доводы ответчика о том, что ООО «ЙТМК» только изготавливал упаковку для контрафактного товара, а не индивидуализировал свой товар, судом отклоняются, поскольку согласно правовой позиции, выраженной в Определении Верховного Суда Российской Федерации № 304-КГ15-8874 от 09 декабря 2015 года по делу № А67-4453/2014, не только продажа и обмен товара, но любое иное введение в гражданский оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности является недобросовестной конкуренцией. При этом под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство.

Аналогичная правовая позиция была выражена в Постановлении Президиума ВАС РФ № 5939/12 от 11 сентября 2012 года по делу № А41-8764/10, согласно которой, если лицо расфасовывает собственный товар в упаковку, на которую другим лицом незаконно нанесен товарный знак, действия первого лица можно расценивать как создание контрафактного товара, введение его в оборот и нарушение исключительного права на товарный знак.

Довод ответчика о том, что на дату производства спорной продукции 19.02.2015 имелись судебные акты, которые подтверждают, что ООО «ПродуктСервис» являлся законным владельцем ТЗ, судом отклоняется, поскольку данные судебные акты были отменены постановлением СИП от 09.04.2014 задолго до производства спорной продукции 19.02.2015.

На основании вышеизложенного, суд признает заявленные истцом требования подлежащими частичному удовлетворению на сумму 20 505 600 руб.

Поскольку истцу предоставлялась отсрочка уплаты госпошлины, исковые требования удовлетворены судом частично, госпошлина в сумме 114 543 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации, госпошлина в сумме 85 457 руб. подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 106, 110, 123, 156, 167-170, 176 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КУРОРТМЕДСЕРВИС» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 20 505 600 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 114 543 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КУРОРТМЕДСЕРВИС» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 85 457 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова