Решение от 26 мая 2021 г. по делу № А56-104810/2020

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-104810/2020
26 мая 2021 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 12 мая 2021 года. Полный текст решения изготовлен 26 мая 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:

судьи Рагузиной П.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Компания Priorway Solutions LP (64А Камберленд-стрит, Эдинбург, ЕН3 6RE Шотландия, Великобритания, зарегистрировано в Шотландии за № SL25139 23 февраля 2016 года)

ответчик: ФИО2 (паспорт 4514 971247 выдан отделением УФМС России по городу Москва по району Аэропорт 05.05.2015)

третьи лица: 1. ООО «ТаймВэб.Домены» (ОГРН: <***>), 2. ООО «ПЕРВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН: <***>), 2. Индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП: <***>)

при участии

от истца: ФИО4 (доверенность от 28.11.2019)

от ответчика: не явился (извещен)

от третьих лиц: 1. не явился (извещен под роспись в протоколе судебного заседания от 17.02.2021), 2. не явился (извещен), 3. не явился (извещен, ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие представителя)



установил:

Компания Priorway Solutions LP обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ТаймВэб.Домены» (далее – ООО «ТаймВэб.Домены») со следующими требованиями:

- признать действия администратора доменного имени moscareprost.ru по администрированию доменного имени moscareprost.ru, использовании товарного знака на сайте www.moscareprost.ru, предложение к продаже и вводу в оборот продукции, маркированной товарным знаком, нарушением исключительных прав истца,

- запретить администратору доменного имени moscareprost.ru использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 561880 в доменном имени moscareprost.ru, и на сайте www.moscareprost.ru в сети Интернет, а также в предложениях к продаже и продажу контрафактных товаров, маркированных товарным знаком,

- взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за каждое допущенное ответчиком нарушение в размере 10 000 руб., а всего: 40 000 руб.

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление. Также поступила информация об администраторе доменного имени.

В связи с этим истец заявил ходатайство о замене ответчика - ООО «ТаймВэб.Домены» на ФИО2.

Истец также представил уточненное исковое заявление в отношении нового ответчика.

Истец попросил:

- признать действия ФИО2 по администрированию доменного имени moscareprost.ru, использовании товарного знака на сайте www.moscareprost.ru, предложение к продаже и вводу в оборот продукции, маркированной товарным знаком, нарушением исключительных прав истца,

- запретить ФИО2 использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 561880 в доменном имени moscareprost.ru, и на сайте www.moscareprost.ru в сети Интернет, а также в предложениях к продаже и продажу контрафактных товаров, маркированных товарным знаком,

- взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за каждое допущенное ответчиком нарушение в размере 10 000 руб., а всего: 40 000 руб.

Определением от 17.02.2021 на основании статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд заменил ООО «ТаймВэб.Домены» на ФИО2 в качестве ответчика и на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлек к участью в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «ТаймВэб.Домены».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, также привлечены общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» и индивидуальный предприниматель ФИО3, которые извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в соответствии с частью 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От предпринимателя ФИО3 поступила письменная позиция по делу.

ФИО2 в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не представил, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в соответствии с частью 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд полагает возможным рассмотреть настоящее дело в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.

Истец является правообладателем исключительного права на комбинированный товарный знак «Careprost» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 561880 и договору об отчуждении исключительного права на товарный знак от 04.03.2016. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении следующих классов товаров и услуг по МКТУ: 03 - средства для бровей косметические; средства для ресниц косметические; косметические средства, усиливающие рост ресниц и бровей; средства для бровей укрепляющие; средства для ресниц укрепляющие; 05 - препараты медицинские для роста волос; стимуляторы роста волос; капли глазные; 35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуг розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов.

Истец обнаружил, что принадлежащий ему товарный знак незаконно используется на сайте www.moscareprost.ru.

При рассмотрении в соответствии с материалами дела судом установлено, что администратором доменного имени moscareprost.ru является ФИО2.

Товарный знак «Careprost», а также обозначения, сходные с ним до степени смешения, используются ответчиком путем указания в доменном имени и в контенте сайта в сети «Интернет», а также путем предложения к продаже товаров, на которых размещен товарный знак «Careprost», что нарушает исключительное право истца на использование товарного знака.

По общему правилу нарушением исключительных прав на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Принадлежащий истцу товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Careprost», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, представляющий собой сложную геометрическую фигуру, похожую на букву «С», внутри которой располагается стилизованное изображение сферы. Словесный элемент располагается в нижней части обозначения, под изобразительным элементом.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Способы защиты исключительных прав установлены статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе путем предъявления в суд иска о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Как разъяснено в пункте 158 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

В соответствии с положениями статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования принадлежащих ему товарных знаков любым не противоречащим закону способом, в том числе путем размещения товарных знаков в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Сама по себе регистрация доменного имени (исходя из целей такой регистрации и с учетом обстоятельств последующего его использования), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, может быть признана актом недобросовестной конкуренции и нарушением исключительного права на товарный знак.

Использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в доменном имени является нарушением независимо от способа использования доменного имени.

Оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в соответствии с Единообразной политикой по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN (UDRP): доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

В рассматриваемом случае администрируемое ответчиком доменное имя в доминирующей его части тождественно товарному знаку истца; у ответчика нет законных интересов в отношении доменного имени, поскольку оно не отражает его имени и (или) зарегистрированных товарных знаков ответчика; используя доменное имя, ответчик недобросовестно и намеренно привлекает с коммерческой целью пользователей сети Интернет на сайт путем создания видимости связи с истцом.

В силу вышеуказанного администрирование доменного имени ответчиком является нарушением исключительных прав истца.

Таким образом, использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца при осуществлении предложения к продаже, продвижения и реализации товаров, однородных товарам, в отношении которых товарный знак был зарегистрирован, а также в доменном имени нарушает исключительные права истца и является незаконным.

Согласно Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ право и техническая возможность выбора доменного имени и определения порядка его использования принадлежат его администратору. Администратор доменного имени самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором, регистрацией и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя. Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса, администратор домена несет ответственность за содержание размещенной на информации.

Требования истца суд признает обоснованными, подтвержденными представленными в материалы дела доказательствами и подлежащими удовлетворению.

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца на спорный товарный знак.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Доказательства, свидетельствующие об использовании товарного знака в соответствии с законом или отсутствии нарушений прав истца, в материалы дела не представлены.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Истцом был представлен Протокол осмотра письменных доказательств 78 АБ 8968912, составленный нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург ФИО5 Указанным протоколом осмотра зафиксировано использование домена moscareprost.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использование его для размещения интернет-магазина по продаже продукции, маркированной изобразительным элементом товарного знака.

На основании проведенного сравнительного анализа суд приходит к выводу, что доменное имя moscareprost.ru имеет как звуковое, так и графическое сходство со словесным элементом товарного знака, принадлежащего истцу: обозначение «careprost» входит в противопоставляемое доменное имя, имеет доминирующее смысловое значение, при прочтении имеет полностью совпадающие звуки с звучанием словесного элемента товарного знака (Careprost). Графическое сходство выражается в том, что часть доменного имени (careprost) выполнена тем же алфавитом, полностью повторяет часть словесного элемента товарного знака. Добавление слова «mos» не меняет общее зрительное впечатление и скорее ассоциируется с осуществлением ответчиком в г. Москва продаж через сайт www.moscareprost.ru.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу, что доменное имя moscareprost.ru до степени смешения схоже с товарным знаком, принадлежащим истцу.

Факт использования ответчиком сайта, имеющего вышеуказанное доменное имя, для размещения информации о продаже косметических средств для усиления роста ресниц, в том числе маркированных товарным знаком «Careprost», подтверждается Протоколом осмотра письменных доказательств №78 АБ 8968912 от 25.09.2020, Протоколом осмотра доказательств №78 АБ 8968916 от 25.09.2020, Протоколом осмотра доказательств №78 АБ 8968917 от 25.09.2020.

Суду не представлены доказательства наличия у ответчика прав на использование товарного знака «Careprost».

Ответчиком не представлен лицензионный договор, в соответствии с которым ответчик может законно использовать товарный знак, принадлежащий истцу, не представлены доказательства, что ответчик является обладателем прав на товарный знак.

Суд полагает, что такие действия ответчика могут навредить репутации истца как правообладателя товарного знака «Careprost» и являются актом недобросовестной конкуренции.

Судом установлено, что ФИО2 использует доменное имя moscareprost.ru, схожее до степени смешения с товарным знаком «Сareprost», принадлежащим истцу, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, чем нарушено исключительное право истца на товарный знак.

Одним из предусмотренных способов защиты гражданских прав является требование о пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При подаче искового заявления истцом были указаны следующие нарушения: использование доменного имени moscareprost.ru.; использование транслитерации и полного копирования словесного элемента товарного знака на сайте www.moscareprost.ru; использование изобразительного элемента товарного знака, размещение на сайте www.moscareprost.ru предложения к продаже продукции, маркированной товарным знаком; незаконный ввод в гражданский оборот продукции, маркированной товарным знаком без согласия правообладателя.

Оценивая соразмерность заявленной компенсации последствиям нарушения исключительных прав на товарный знак, судом приняты доводы истца о длительности нарушения, известности товарного знака, наличии у ответчика умысла использование товарного знака без согласия правообладателя, продолжении нарушения прав после получения претензии.

Суд признает заявленные требования в 40000 руб. соразмерными.

Оценив собранные по делу доказательства в соответствии со статьями 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по своему внутреннему убеждению, с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, арбитражный суд считает, что истец не доказал иск по праву достаточными и относимыми для подтверждения оснований предъявленного иска доказательствами.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по государственной пошлине относятся на ответчика и взыскиваются в пользу истца.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Признать действия ФИО2 по администрированию доменного имени moscareprost.ru, использовании товарного знака «Careprost» по свидетельству Российской Федерации № 561880 на сайте www.moscareprost.ru, предложение к продаже и вводу в оборот продукции, маркированной товарным знаком, нарушением исключительных прав Компании Priorway Solutions LP.

Запретить ФИО2 использовать товарный знак «Careprost» по свидетельству Российской Федерации № 561880 в доменном имени moscareprost.ru и на сайте www.moscareprost.ru в сети Интернет, а также в предложениях к продаже и при продаже контрафактных товаров, маркированных товарным знаком «Careprost» по свидетельству Российской Федерации № 561880.

Взыскать с ФИО2 в пользу Компании Priorway Solutions LP. 40000 руб. денежной компенсации и 14000 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Рагузина П.Н.