Решение от 9 октября 2020 г. по делу № А40-85180/2019

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-85180/19-93-725
9 октября 2020 года
г. Москва


Резолютивная часть решения объявлена 9 сентября 2020 года.

Решение в полном объеме изготовлено 9 октября 2020 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Позднякова В.Д.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по заявлению АО "АККОНД" (428022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА – ЧУВАШИЯ, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 07.08.2002, ИНН: <***>)

к Московскому областному УФАС России (123423, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ КАРАМЫШЕВСКАЯ, 44, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 18.07.2008, ИНН: <***>)

третье лицо: ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир»

об оспаривании решения, выраженного в письме от 13.12.2018 № 08110265118 об отказе в возбуждении дела

при участии:

от заявителя - ФИО2 дов. № 61 от 14.04.2020 (диплом)

от ответчика – ФИО3 дов. № 03/СЕ/6479 от 03.07.2018 (диплом)

от третьего лица - не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

АО "АККОНД" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением об оспаривании решения Московского областного УФАС России, выраженного в письме от 13.12.2018 № 08110265118, об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир».

Определением Арбитражного суда Московской области от 13.03.2019 дело передано по подсудности в Арбитражный суд г.Москвы.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.07.2019, и, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 06.02.2020 кассационная жалоба на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.07.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019 по делу № А40-85180/19-93-725 с материалами данного дела переданы по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 19.07.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019 по делу № А40-85180/19-93-725 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В обоснование заявленных требований, заявитель указывает, что действия ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир», выразившиеся в незаконном использовании товарного знака «Мадагаскар/Madagascar», содержат признаки нарушения ст. 14.6. закона «О защите конкуренции». Полагает, что антимонопольный орган игнорирует данную законодательную норму, считая, что тождество товарного знака «АО АККОНД» и наименования шоколада нарушителя не свидетельствует о наличии признаков смешения. Считает, что позиция УФАС по данному вопросу противоречит общему смыслу законодательного регулирования данного вида хозяйственной деятельности и законодательному запрету использовать чужую интеллектуальную собственность без разрешения правообладателя и направлена на поощрение нарушителей безнаказанно использовать чужую интеллектуальную собственность в коммерческих целях.

Московским областным УФАС России представлен письменный отзыв на заявление, в котором просит суд в удовлетворении заявленных требований отказать, поскольку Управление не оспаривает исключительное право АО «Акконд» на использование товарного знака «Мадагаскар/Madagascar». Вместе с тем, защита исключительных прав правообладателя товарного знака не входит в компетенцию антимонопольного органа. Предметом рассмотрения обращения являлось не само по себе нарушение исключительного права на товарный знак, а создание смешения товаров АО «Акконд» и ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир», в связи с использованием последним обозначения «Мадагаскар/Madagascar».

ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» представлены письменные пояснения, согласно которым возражает против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на то, что Компания начала производить серии шоколада с указанием страны происхождения сырья согласно мировым традициям с 2012 года. При производстве указанного вида шоколада, Кондитерский комбинат исходил из того, чтобы довести до Потребителя информацию о регионе произрастания используемого вида вкусо-ароматического профиля какао-бобов, что напрямую сказывается на качестве и вкусе конечного продукта. Использование наименования стран на упаковках подтверждено патентом на промобразец №87178 с приоритетом от 18.09.2012 с использованием указаний Венесуэла, Эквадор, Колумбия и пр., причем на коробках на обратной стороне крышки на географической карте даже отмечалось место происхождения используемого сырья.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования по основаниям и доводам, изложенным в заявлении. Также в обоснование требований сослался на решения ФИПС по результатам рассмотрения возражений ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир».

Представитель заинтересованного лица в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям и доводам, изложенным в отзыве.

ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир», извещенное надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе, публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.kad.arbitr.ru, своих представителей в суд не направило. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ч. 5 ст. 156 АПК РФ.

Повторно исследовав материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив все доводы заявления и отзыва на него, суд признает заявление не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Срок для обращения в суд, предусмотренный ч.4 ст.198 АПК РФ, заявителем не пропущен.

Как следует из материалов дела, Московским областным УФАС России принято к рассмотрению обращение АО "АККОНД" (вх. № 26434/18 от 27.09.2018) о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир», выразившегося в производстве и введении в гражданский оборот изделия - молочный шоколад с использованием товарного знака «Мадагаскар/Madagascar», права на который принадлежат Заявителю (свидетельство на товарный знак № 505814 от 07.02.2014).

Согласно обращению, ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» при производстве товара «шоколад молочный «Madagascar» незаконно использует на упаковке указанного товара товарный знак «Мадагаскар/Madagascar» (свидетельство на товарный знак№ 505814 от 07.02.2014).

В целях установления введения АО «Акконд» в гражданский оборот товара с использованием товарного знака «Мадагаскар/Madagascar», Управлением у общества были затребованы соответствующие сведения с приложением подтверждающих документов (исх. № ДС/6004/18 от 08.10.2018).

Согласно письму АО «Акконд» от 22.10.2018 исх. № 14/0661, общество производит товары с использованием товарного знака «Мадагаскар/Madagascar» с 2012 года. Вместе с тем, Заявителем в качестве доказательства введения в гражданский оборот товара с использованием товарного знака «Мадагаскар/Madagascar» представлены универсальные передаточные документы от 31.07.2018, 17.08.2018, 28.09.2018.

Согласно документам и сведениям, представленным ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир», общество использует на упаковке шоколада обозначение «Мадагаскар/Madagascar» с 2008 года, что подтверждается договором поставки полиграфической продукции № 41/08 от 24.04.2008 (далее - Договор), в частности спецификацией № 146 от 06.11.2013 к Договору.

Согласно позиции ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир», использование обществом обозначения «Мадагаскар/Madagascar» на упаковке шоколада обусловлено указанием на упаковке информации о происхождении сырья для производства шоколада.

Учитывая изложенное, согласно материалам обращения, ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» начало использовать обозначение «Мадагаскар/Madagascar» ранее ввода АО «Акконд» товара с использованием товарного знака «Мадагаскар/Madagascar». Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии цели у ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» на создание смешения.

В связи с тем, что сравниваемые обозначения, используемые в упаковке кондитерских изделий производства Общество и ОАО «Кондитерская фабрика «Озерский сувенир» являются комбинированными т. к. упаковка товара оценивается в целом и фонетическое тождество словесных элементов «Мадагаскар» и «Madagascar» не может свидетельствовать о сходстве до степени смешения данных обозначений с позиции потребителя, в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 44 Закона о защите конкуренции, Московским областным УФАС России принято решение от 13.12.2018 № 08110265118 об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» в связи с отсутствием признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Пунктом 1 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ, Закон о защите конкуренции) предусмотрено, что антимонопольный орган возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства.

Согласно части 8 статьи 44 Закона о защите конкуренции по результатам рассмотрения заявления антимонопольный орган принимает одно из следующих решений: 1) о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства; 2) об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Наличие у УФАС полномочий на принятие решения об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства лицами, участвующими в деле, не оспаривалось.

Как следует из пункта 2 статьи 10.bis Парижской конвенции, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров (пункт 3 той же статьи).

В пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции приведено определение понятия недобросовестной конкуренции, согласно которому под ней следует понимать любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Следовательно, для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией такие действия должны одновременно: совершаться хозяйствующим субъектом-конкурентом, быть направленными на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, противоречить законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, причинять (иметь возможность причинять) убытки другому хозяйствующему субъекту конкуренту либо наносить (возможность наносить) вред его деловой репутации (причинение вреда). Совокупность указанных действий признается актом недобросовестной конкуренции.

Конечным итогом действий хозяйствующего субъекта должно являться получение преимущества, занятие более выгодного, доминирующего положения на соответствующем товарном рынке по отношению к конкурентам.

По смыслу антимонопольного законодательства при недобросовестной конкуренции хозяйствующий субъект стремится к освоению той части рынка товаров, работ, услуг, которая занята его конкурентами, с одновременным вытеснением конкурирующих хозяйствующих субъектов из общей сферы деятельности либо к созданию условий, ограничивающих или устраняющих возможность доступа на соответствующий товарный рынок других участников.

Кроме того, согласно разъяснению, изложенному в пункте 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" при анализе вопроса о том, является ли конкретное совершенное лицом действие актом недобросовестной конкуренции, подлежат положения статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, пунктом 2 которой в качестве недобросовестной конкуренции предусмотрен всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В пункте 17 того же Постановления разъяснено, что для квалификации конкретных совершенных лицом действий как акта недобросовестной конкуренции следует исходить из цели таких действий. В частности, о том, что соответствующие действия являются актом недобросовестной конкуренции, может свидетельствовать их направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, объем реализуемой продукции.

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Право использования товарного знака предоставляется правообладателем третьим лицам на основании лицензионного договора (статья 1489 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

Проанализировав представленные АО «Акконд» к заявлению материалы, антимонопольный орган пришел к правомерному выводу об отсутствии доказательств наличия в действиях ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» акта недобросовестной конкуренции.

Положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, предусмотрено, что суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Между тем Компания ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» при производстве молочного шоколада «Madagascar», Кондитерский комбинат исходил из того, чтобы довести до Потребителя информацию о регионе произрастания используемого вида вкусо-ароматического профиля какао-бобов, что напрямую сказывается на качестве и вкусе конечного продукта.

В мировой шоколадной индустрии принят термин single origin - это шоколад, произведенный из какао-бобов (или какао-продуктов, произведенных из таких какао-бобов), выращенных в одном определенном регионе.

Наиболее популярными для производства шоколада single origin являются следующие регионы: Эквадор, Колумбия, Мадагаскар, Доминиканская республика, Венесуэла, Перу и другие регионы.

Подводя итог вышесказанному, крайне важно выносить страну или регион происхождения какао-бобов на упаковку с плиткой шоколада, для правильного информирования конечного потребителя о уникальных вкусо-ароматических характеристиках плитки.

В своей работе, Кондитерский комбинат руководствовался именно тем, чтобы довести достоверную информацию об использовании указанного сырья до Потребителя.

При этом производство компанией АО «Акконд» конфет «Мадагаскар» по свидетельству №505814 имеет прямую ассоциацию с полнометражным анимационным фильмом «Мадагаскар», 2005 года производства, снятый DreamWorks Animation.

Кроме того, производимые компаниями ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» и АО «Акконд» продукты отличаются наименованием товара, а именно: у истца «конфета (батончик)», а у ответчика «молочный шоколад».

Обертка изделий двух производителей по степени смешения не совпадает и потребителя не может возникнуть сомнений в приобретаемом товаре конкретного производителя.

Представленные заявителем решения Роспатента от 16.04.2019 №2016720143(615559) и от 16.04.2020 №2012726605(505814) не имеют силу для арбитражного суда, поскольку не опровергают данные обстоятельства.

Более того, предоставление исключительного права на обозначение «Мадагаскар/Madagascar» по свидетельству №505814 фактически лишает всех производителей, в том числе и ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир», права указания на упаковке шоколада информации, необходимой потребителю для идентификации свойств покупаемой продукции.

Сама регистрация в качестве товарного знака обозначения «Мадагаскар» фактически является инструментом в недобросовестной конкурентной борьбе, потому что идет, помимо всего прочего, в разрез с установившимися мировыми торговыми традициями в сфере производства шоколада и позволяет «на законных основаниях» останавливать на границе экспорт и импорт шоколада с указанием этой страны, а также вводить в гражданский оборот на территории России продукцию с информацией о месте происхождения какао-бобов, которая необходима потребителю для идентификации органолептических свойств шоколада.

Также суд считает необходимым отметить, что Мадагаскар является наименованием островного государства, в связи с чем в силу закона является доменным именем и не может быть объектом интеллектуальной собственности.

При этом законность действий по выдаче свидетельства №505814 о защите товарного знака в рамках настоящего дела проверено быть не может, что не лишает права обратиться с самостоятельным иском в порядке ст. 12 ГК РФ.

В соответствии с п.1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Также в соответствии с п.3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, предусмотрено, что суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Таким образом, решение Московского областного УФАС России, выраженного в письме от 13.12.2018 № 08110265118, об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» является законным и соответствует ФЗ «О защите конкуренции» и не может нарушать права и законные интересы заявителя.

Согласно ч. 3 ст. 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 71, 75, 110, 167-170, 176, 199-201 АПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления о признании незаконным решения Московского областного УФАС России, выраженного в письме от 13.12.2018 № 08110265118, об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» – отказать.

Проверено на соответствие ФЗ «О защите конкуренции».

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Д. Поздняков