Решение от 14 марта 2021 г. по делу № А75-16970/2020

Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А75-16970/2020
15 марта 2021 г.
г. Ханты-Мансийск


Резолютивная часть решения объявлена 05 марта 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 15 марта 2021 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Яшуковой Н.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 304662533100101, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Обьсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации: 11.01.1999, адрес: 628305, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, населенный пункт Промышленная зона Пионерная, ул. Проезд 5П, стр. 1/1) о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак и выплаты компенсации,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО3 по доверенности от 01.09.2020 № 1 (онлайн), ФИО4 по доверенности от 18.11.2014 (онлайн),

от ответчика – ФИО5 по доверенности 11.11.2020; ФИО6 директор (личность по паспорту).

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец, предприниматель, ИП ФИО2) обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Обьсервис» (далее – ответчик, ООО «Обьсервис») с требованиями:

- запретить ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 742421 в отношении однородных товаров и услуг, а также удалить материалы, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок;

- взыскать с ответчика компенсацию в размере 200 000 рублей за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 742421.

Требования со ссылкой на статьи 10, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав истца на товарный знак посредством использования спорного обозначения на документации, рекламах и вывесках.

Протокольным определением от 17.02.2021 судебное разбирательство по делу отложено на 05.03.2021 в 11 час. 00 мин.

Представители истца в судебном заседании исковые требования поддержали в полном объеме по доводам иска.

Представители ответчика с иском не согласились, поддержав возражения, изложенные в представленном отзыве, заявив о пропуске истцом срока исковой давности. Заявили письменное ходатайство о взыскании с истца судебных расходов в размере 60 000 рублей.

Заслушав представителей сторон, изучив доводы иска и отзыва на него, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 742421 с датой приоритета от 28.12.2018, зарегистрированного 17.01.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания в отношении услуг 02, 19, 35 класса Международной классификации товаров и услуг, представляющее собой словесный товарный знак, зарегистрированный в виде слова «СОМ Строительные Отделочные Материалы», доминирующим элементом товарного знака является слово «СОМ» (т.1 л.д. 29-30).

Также истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 411955 с датой приоритета от 02.06.2009, зарегистрированного 24.06.2010, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания в отношении услуг 02, 19, 35, 37, 42 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, приведенных в перечне свидетельства, товарный знак представляет собой стилизованное изображение «СОМа» (т.1 л.д. 99-102).

При этом товарный знак по свидетельству № 411955 нее является предметом спора.

Как указывает истец, в 2000 году был открыт первый магазин в г. Первоуральске Свердловской области, в 2009 году зарегистрировано доменное имя «SOM1.RU».

С учетом изложенного, истец полагает, что фактически с 2000 года у него возникло исключительное право на коммерческое обозначение «СОМ».

Истцу стало известно, что ООО «Обьсервис» используется обозначение «СОМ», что, по его мнению, создает ошибочное представление у потребителей о том, что предоставляемые ответчиком услуги прямо или косвенно связаны с правообладателем товарных знаков и коммерческого обозначения ИП ФИО2.

Полагая, что приведенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ответчиком исключительных прав истца, ИП ФИО2 обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании представленных документов, суд приходит к выводу о доказанности наличия у истца исключительных прав на товарные знаки №№ 742421, 411955.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, критериями правовой охраны коммерческого обозначения является: наличие различительных признаков; употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия; известность данного обозначения в пределах определенной территории.

Исходя из функционального назначения коммерческого обозначения как средства индивидуализации товаров (работ, услуг) конкретного субъекта предпринимательской деятельности, предназначенного для их обособления от аналогичных товаров (работ, услуг) других субъектов предпринимательской деятельности, правовой охране в качестве коммерческого обозначения подлежит такое используемое субъектом обозначение, которое получило известность применительно к производимым им товарам (оказываемым услугам).

Как установлено судом, истец использует обозначение «СОМ» с 2000 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей названного пункта под частичным запретом на использование понимается в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Словесные элементы, основным (доминирующим) из которых является «СОМ», используемые сторонами спора, по смыслу и фонетически сходны до степени смешения (т.1 л.д. 29, т.1 л.д. 11, т.1 л.д. 31-32).

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как следует из указанных правовых норм, обстоятельства, подлежащие установлению в настоящем деле, включают: момент возникновения исключительных прав истца на товарный знак и ответчика - на использование фирменного наименования, степень сходства спорных фирменных наименований, а также их использование при осуществлении аналогичной деятельности.

Услуги, которые оказывает ответчик с использованием спорного фирменного обозначения, однородны тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца, поскольку имеют одно назначение, один круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указывает, что ООО «Обьсервис» зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 29.07.1994 с одним из основных видов деятельности: торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (код ОКВЭД 46.73.6). При этом, 15.12.2003 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества с ограниченной ответственностью «СОМ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) с одним из основных видов деятельности: торговля розничными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах (код о ОКВЭД 47.52.7). Единственным учредителем вышеуказанных юридических лиц является ФИО6 Между ООО «Обьсервис» и ООО «СОМ» 05.04.2005 заключен договор № 2/05 о безвозмездном пользовании нежилым помещением, расположенным по адресу: ул. Проед 5П, стр.1/1, Промышленная зона в г. Нефтеюганске. По указанному адресу юридические лица осуществляют коммерческую деятельность по настоящее время. При этом, ООО «СОМ» пробрело исключительное право на полное фирменное наименование еще 15.12.2003, то есть задолго до даты регистрации истцом торгового знака «СОМ» (28.12.2018).

В дополнении к отзыву ответчик указывает, что учредителем указанных юридических лиц ФИО6 подано административное исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам от имени ООО «СОМ» к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании неправомерным выдачи свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 742421 «СОМ», подтверждающий исключительное право на доминирующий словесный товарный знак ИП ФИО2 Указывает, что право на коммерческое обозначение возникает с момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия. Полагает, что поведение лица, зарегистрировавшего в качестве торгового знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, может состоять в действиях по вытеснении конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Действительно, как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, общество с ограниченной ответственностью «СОМ» зарегистрировано в качестве юридического лица 15.12.2003.

Однако, указанным обществом меры по регистрации товарного знака в виде коммерческого обозначения «СОМ» не предпринимались, права на использование такого коммерческого обозначения ответчику не передавались.

Довод о наличии у ответчика приоритета в использовании коммерческого обозначения «СОМ» по территориальному принципу несостоятелен.

Как указано ранее, на основании пункта 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования коммерческого обозначения принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Отсутствие доказательств, подтверждающих приобретение соответствующим обозначением известности до даты приоритета товарного знака, свидетельствует о том, что исключительное право на обозначение применительно к положениям статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации не возникло.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров об известности обозначения на определенной территории.

При этом, само по себе размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для подтверждения известности обозначения у потребителей на определенной территории. Такие доказательства сами по себе, без доказательств фактического возникновения у потребителей ассоциативных связей, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на средства индивидуализации является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Учитывая, что факт сходства до степени смешения товарного знака и коммерческого обозначения истца и обозначения, используемого ответчиком, установлен, суд считает, что действия ответчика по использованию обозначения «СОМ» посредством размещения вывески, отражения в документации, рекламе, сходных до степени смешения с товарным знаком и коммерческим обозначением истца, могут ввести в заблуждение потребителей в отношении исполнителя в сфере однородных услуг, нарушают исключительные праве истца.

Ответчик не отрицает использование обозначения «СОМ».

Поскольку истец не давал согласие ответчику на использование товарного знака 742421 ответчик не является лицом, имеющим отношение к коммерческой деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2.

Таким образом, судом установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Обьсервис» незаконно использует товарный знак истца.

При этом, факт обращения учредителя ООО «СОМ» в Суд по Интеллектуальным правам с административным иском не имеет отношения к предмету настоящего спора. Более того, что стоянию на дату принятия судебного акта в полном объеме (15.03.2021), судом установлено, что определением Суда по Интеллектуальным правам от 09.03.2021 производство по делу прекращено по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание изложенное, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований истца.

ИП ФИО2 также заявлено о взыскании с ООО «Обьсервис» компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком №742421 в размере 200 000 рублей.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

По смыслу обозначенной статьи привлечение нарушителя прав на товарный знак к ответственности имеет целью не только компенсацию потерпевшему, но экономическое стимулирование прекращения дальнейшего нарушения законных прав правообладателя товарного знака.

Как усматривается из материалов дела, истец оценил размер компенсации за нарушение исключительных авторских прав в размере 200 000 рублей.

Ответчиком о наличии оснований для снижения размера компенсации не заявлялось.

Учитывая широкую известность товарного знака истца, длительность незаконного использования товарного знака ответчиком, заявленный и взысканный судом размер компенсации (200 000 рублей) соразмерен допущенному нарушению, является разумным.

При подаче иска, истцом уплачена государственная пошлина в размере 7 000 рублей, рассчитанная от суммы компенсации в размере 200 000 рублей.

В соответствии со статьями 110 – 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая удовлетворение иска, суд относит расходы по уплате государственной пошлины на ответчика в размере 7 000 рублей от суммы компенсации, а также 6 000 рублей от основного требования о запрете использовать обозначение, сходное до степени смешения.

При этом, заявленное ООО «Обьсервис» ходатайство о взыскании с ИП ФИО2 судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 60 000 рублей удовлетворению не подлежит в виду того, что иск принят не в пользу ответчика.

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 110, 112, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 удовлетворить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Обьсервис» использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 742421 в отношении однородных товаров и услуг, а также удалить материалы, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Обьсервис» компенсацию в размере 200 000 рублей за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 742421, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 000 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Обьсервис» в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Обьсервис» о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО2 судебных расходов в размере 60 000 рублей отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

В силу статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Н.Ю. Яшукова