Решение от 28 апреля 2018 г. по делу № А32-8398/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ


г. Краснодар Дело № А32-8398/2018

28.04.2018


Резолютивная часть решения объявлена 26.04.2018

Полный текст решения изготовлен 28.04.2018


Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Нигоева Р.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Осиповой М.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», г. Краснодар

к Краснодарскому УФАС по Краснодарскому краю, г. Краснодар,

третье лицо:

ООО «СЗ «Стройэлектросевкавмонтаж», г. Краснодар

о признании незаконным и отмене


при участии в заседании

от заявителя: ФИО1, ФИО2, представители по доверенности

от заинтересованного лица: ФИО3, представитель по доверенности,

от третьего лица: ФИО4, ФИО5, представители по доверенности



УСТАНОВИЛ:

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к Краснодарскому УФАС России, в котором просит: признать незаконным и отменить решение Краснодарского УФАС России от 22.01.2018 по делу № 140/2017.

Обоснование требований изложено в заявлении и дополнениях к нему.

Представители заявителя в судебном заседании заявленные требования поддержали, просят удовлетворить требования в заявленном объеме, и ходатайствуют о приобщении к материалам дела дополнений к заявлению и практики рассмотрения аналогичных споров.

Судом ходатайство заявителя о приобщении дополнений к заявлению и практики рассмотрения аналогичных споров рассмотрено и удовлетворено.

Представитель заинтересованного лица в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве на заявление и дополнениях к отзыву, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела письменных дополнений к отзыву на заявление.

Судом ходатайство заинтересованного лица о приобщении письменных дополнений к отзыву на заявление рассмотрено и удовлетворено.

Представители третьего лица в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражали по основаниям, изложенным в отзыве на заявление, и заявили ходатайство об уточнении наименования третьего лица и замене его на ООО «СЗ «Стройэлектросевкавмонтаж».

Судом ходатайство третьего лица об уточнении наименования рассмотрено и удовлетворено. Считать по делу третьим лицом ООО «СЗ «Стройэлектросевкавмонтаж.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по делу объявлен перерыв на 30 минут, после завершения которого судебное заседание продолжено. Стороны и их представители в судебное заседание после окончания перерыва не явились.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исследовав непосредственно доказательства по делу, заслушав стороны и третье лицо, оценив доказательства и доводы, приведенные сторонами в обоснование своих требований и возражений, суд установил следующее.

Как указано в заявлении, 22.01.2018 Краснодарским УФАС России принято решение, которым действия ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству № 579300 с датой приоритета товарного знака от 29.12.2014 в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 42 классы МКТУ признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащими ч.1. ст. 14.4. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» считает решение Краснодарского УФАС России от 22.01.2018 по делу № 140/2017 незаконным, поскольку оно противоречит ч. 1 ст. 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 10.6. Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке (Приказ ФАС России от 28.04.2010 N 220 (ред. от 20.07.2016), постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2 «Об утверждении справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» и нарушает права и законные интересы заявителя.

Заявитель полагает выводы антимонопольного органа необоснованными, полагает, что непосредственно в самом изображении товарного знака присутствуют элементы, которые относятся непосредственно к деятельности заявителя, а именно обозначения, относящиеся к энергетике (ломаная линия, электрический импульс - ГОСТ 7624-55 Обозначения условные графические в электрических схемах); считает, что ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» и ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» не являются субъектами конкурентами.

По мнению заявителя, антимонопольный орган не учел тот факт, что ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» и ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» имеют разный круг потребителей, при этом антимонопольным органом ошибочно в нарушение законодательства установлен факт конкурентных отношений на момент обращения с заявкой на регистрацию обозначения, что исключает квалификацию действий заявителя в качестве нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в виде недобросовестной конкуренции.

Заявитель считает, что товарный знак приобрел широкую известность именно благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», а материалы дела не содержат ни одного доказательства того, что ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» каким-либо образом получило преимущества при осуществлении строительства объектов энергетики, учитывая неоднородность деятельности заявителя и третьего лица, а также круг потребителей.

Использование ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» товарного знака для широкого круга лиц при осуществлении своей деятельности путем вложения инвестиций в течение длительного времени в продвижение вышеуказанного товарного знака на рынке (с 1999 года), характер обозначений самого товарного знака свидетельствуют о том, что вышеуказанный товарный знак может ассоциироваться исключительно с корпорацией, как юридическим лицом, которое осуществляет строительство атомных и тепловых станций, и к строительству которых соответственно предъявляются строгие требования в части качества строительства.

Заявитель полагает, что при использовании товарного знака третьим лицом потребители могут быть введены в заблуждение относительно субъекта осуществляющего строительство жилых объектов недвижимости, сделав вывод, что юридическое лицо, которое осуществляет качественное и своевременное строительство атомных станций, в том числе для государства, может и осуществлять качественное и своевременное строительство жилых объектов недвижимости.

Направление заявителем третьему лицу претензии о прекращении использования товарного знака, а также обращение в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о прекращении использования товарного знака были продиктованы только исключением возможности введения в заблуждение потребителей.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд.

Принимая решение по делу, суд руководствовался следующим.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном указанным Кодексом.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Как следует из материалов дела, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступило заявление ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» (вх.№ 394 от 18.01.2017 г.) (далее – заявитель) о признаках недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», выразившихся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) «ЭСКМ» по свидетельству № 579300 с датой приоритета товарного знака от 29.12.2014 в отношении услуг 35,37,39,40,42 классов МКТУ.

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» 29.06.2016 г. зарегистрировало товарный знак (знак обслуживания) «ЭСКМ» по свидетельству № 579300 с датой приоритета товарного знака от 29.12.2014 г. в отношении услуг 06, 09,11,35,37,39,40,41, 42 классов МКТУ.

12.01.2017 г. ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» получено письмо-претензия от ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» с требованием о прекращении использования Заявителем изобразительного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «ЭСКМ», правообладателем которого является ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» считает, что действия ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству № 579300 с датой приоритета товарного знака от 29.12.2014 г. в отношении услуг 35,37,39,40,42 классов МКТУ, является актом недобросовестной конкуренции, противоречащим ч.1 ст. 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции».

По данному факту приказом руководителя Краснодарского УФАС России от 18.04.2017 г. № 146 в отношении ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» было возбуждено дело по признакам нарушении ч. 1 ст. 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции».

Определением Краснодарского УФАС России от 02.05.2017 г. о назначении дела № 140/2017 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению, дело было назначено к рассмотрению на 15.06.2017 г. в 11.00 часов.

Определением Краснодарского УФАС России от 15.06.2017 г. об отложении рассмотрения дела № 140/2017 рассмотрение дела было назначено на 22.08.2017 г. в 11.00 часов.

Определением Краснодарского УФАС России от 22.08.2017 г. об отложении рассмотрения дела № 140/2017 рассмотрение дела было назначено на 18.10.2017 г. в 15.00 часов.

Определением Краснодарского УФАС России от 18.10.2017 г. об отложении рассмотрения дела № 140/2017 рассмотрение дела было назначено на 05.12.2017 г. в 11.00 часов.

Определением Краснодарского УФАС России от 05.12.2017 об отложении рассмотрения дела № 140/2017 рассмотрение дела было назначено на 20.12.2017 г. в 11.30 часов.

В связи с вынесением заключения об обстоятельствах дела определением Краснодарского УФАС России от 20.12.2017 г. об отложении рассмотрения дела № 140/2017 рассмотрение дела было назначено на 22.01.2018 г. в 11.00 часов.

При рассмотрении дела № 140/2017 Комиссией Краснодарского УФАС России установлено следующее.

Заявитель - ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» с 1999 года осуществляет деятельность по строительству многоквартирных жилых домов, объектов социального назначения (детский сад) и коммунальной инфраструктуры (тепловые сети, газопроводы и водозаборные сооружения) в г. Краснодаре, завершено строительство объектов в Краснодарском крае (г. Геленджик), Ростовской области (г. Волгодонск), Воронежской области (г. Новоронеж).

При этом Заявитель широко использовал изобразительное обозначение «ЭСКМ» для индивидуализации производимых товаров и оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака. Кроме того, изобразительное обозначение «ЭСКМ» также размещено в сети Интернет на сайте Заявителя и присутствует в доменном имени: http://www.stroyeskm.ru.

Как указано в заявлении (вх.№ 394 от 18.01.2017 г.), ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» знало о том, что ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» на момент подачи заявки на регистрацию обозначения «ЭСКМ» в качестве товарного знака законно и открыто использовало соответствующее изобразительное обозначение для индивидуализации продукции, работ, услуг, в том числе на паспортах возводимых объектов строительства, в средствах массовой информации, в рекламной и информационной продукции и т.д.

Известность данного факта подтверждается тем, что генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» ФИО6 является учредителем ООО «Стройэлектросевкавмонтаж».

В качестве обоснования доводов, подтверждающих, что спорное изобразительное обозначение, на которое зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 579300, использовалось до даты регистрации заявителем, ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» были представлены фотоматериалы рекламно-информационной продукции, проектные декларации, договор о реализации проекта на проектирование и строительства комплекса многоквартирных домов и развитии систем инженерной инфраструктуры в г. Геленджике от 01.12.2004 г. договор возмездного оказания услуг от 03.08.2006 г., договор № 47/юр на оказание юридических услуг от 29.10.2008 г. с ООО БО «ФинЭкс», договор от 07.11.2008 г. с ООО «Флер-1», договор на размещение рекламы № 89 РР/2008 от 01.12.2008 г., договор № дл10/00077 на оказание рекламных услуг от 31.03.2010 с ООО РИА «Ва-Банкъ в Краснодаре», разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, публикации газет «Из рук в руки» выпуски №1-41 за 2003 год, публикации газет «Недвижимость без посредников» за 2008-2009 г., публикации газет «Сделка в Краснодаре» за 2010-2013 г., публикации газет «Ва-Банк в Краснодаре» за 2012-2013 г., договор № 91 от 10.04.2006 г. о сотрудничестве по размещению рекламных и информационных материалов в эфире канала «РБК-Кубань», видеоролик к договору № 91 от 10.04.2006, договор № 64 от 09.10.2009 о размещении рекламных материалов на телевидении на территории г. Краснодара, видеоролик к договору № 64 от 09.10.2009, размещение информации о застройщике ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» и реализуемых им товарах и услугах на сайте www.stroyeskm.ru. размещение рекламы в справочно-информационном каталоге «Строительный олимп Кубани 2012», размещение спорного изображения на транспортных средствах, принадлежащих ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», переписка с предприятиями, фото паспортов объектов строительства, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и др.

Из письменных объяснений и документов, представленных ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» (вх.№ 2323 от 14.03.2017 г.; вх.№ 10753 от 12.10.2017 г.) следует, что 31 мая 1999 г. было создано ООО «БЮРО ПОГОДЫ», зарегистрированное Регистрационной палатой Мэрии г. Краснодара, регистрационный номер 11079.

На основании протокола № 2 Общего собрания участников ООО «Корпорация Акционерной компании «Электросевкавмонтаж» - участника ООО «Бюро погоды» от 01.11.1999 г. изменено наименование ООО «Бюро погоды» на ООО «Стройэлектросевкавмоитаж», внесены изменения в устав ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» путем утверждения устава Общества в новой редакции в связи с изменением состава участников Общества, изменением наименования и почтового адреса Общества.

Согласно п. 1.4 Устава ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» в редакции 1999 г., утвержденного решением единственного участника ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж», заявитель имеет собственное фирменное наименование и использует это наименование во всех необходимых случаях. На основании протокола № 3 Общего собрания участников ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» от 17.05.2000 внесены изменения в учредительные документы ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», связанные с изменением почтового адреса. Почтовый адрес изменен на следующий: 350021, Краснодар, ул. Трамвайная, д. 5.

В период с 1999 г. по 2003 г. ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» являлось единственным участником ООО «Стройэлектросевкавмонтаж». С 2003 г. по 2006 г. ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» обладало 51% доли в уставном капитале ООО «Стройэлектросевкавмонтаж».

После выхода из состава участников заявителя ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» (2006 г.), оба хозяйствующих субъекта продолжали использовать спорное обозначение без каких-либо претензий друг к другу.

В 2007 году одним из участников заявителя с размером доли 45% стал ФИО6, являющийся генеральным директором ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж».

Поскольку ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» и ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» на протяжении длительного времени (в течение 6 лет) входили в одну группу лиц и совместно использовали спорное изобразительное обозначение и аббревиатуру ЭСКМ, постольку действия ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж», связанные с регистрацией и последующим запретом, направлены на вытеснение конкурента с товарного рынка и являются актом недобросовестной конкуренции.

Краснодарским УФАС России был направлен запрос (исх. № 13941/7 от 15.06.2017 г.) Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) о предоставлении письменной консультации по вопросу о наличии либо отсутствии сходства до степени смешения товарного знака (знак обслуживания) по свидетельству № 579300 с датой приоритета товарного знака от 29.12.2014 г., правообладателем которого является ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» и изобразительного обозначения, используемого ООО «Стройэлектросевкавмонтаж».

25.07.2017 г. (вх.№7566) В Краснодарское УФАС России поступило письмо ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) с приложением справки (в деле).

Согласно справке, представленной ФИПС, в результате проведенного исследования установлено, что изобразительное обозначение используемое ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 579300, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу наличия сходных изобразительных элементов (ломанных и изогнутых полос), сходства композиционного расположения изобразительных элементов (формируют стилизованные изображения электрических импульсов и букв «Э»), а также сходства цветовых сочетаний.

В соответствии со ст. 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается каждый акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способны каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Согласно смыслу статьи 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Согласно п. 6 ч. 2 ст. 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Согласно п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) недобросовестной конкуренцией являются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Таким образом, Комиссией Краснодарского УФАС России правомерно установлено, что действия ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству № 579300 с датой приоритета товарного знака от 29.12.2014 г. в отношении услуг 35,37,39,40,42 классов МКТУ и направлении претензии, заявления в суд направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости могут причинить убытки хозяйствующему субъекту-конкуренту - ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», нанести вред его деловой репутации, совершены ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» с целью устранения присутствия третьего лица на рынке, и отвечают признакам недобросовестной конкуренции, указанным в п. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции.

Согласно ч.1 ст. 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации).

При изложенных обстоятельствах, антимонопольный орган пришел к обоснованному выводу о том, что действия ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 579300 с датой приоритета товарного знака от 29.12.2014 г. в отношении услуг 35,37,39,40,42 классов МКТУ не следуют основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя, что согласно пункту 5 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года № СП-21/2, рассматривается в правоприменительной практике как недобросовестная конкуренция, запрещенная статьей 14.4 Закона «О защите конкуренции».

В связи с чем, Краснодарским УФАС России в отношении ООО Корпорация «АК» «ЭСКМ» вынесено решение по делу № 140/2017 от 02.02.2018, которым действия ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», выразившиеся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству № 579300 с датой приоритета товарного знака от 29.12.2014 г. в отношении услуг 35,37,39,40,42 классов МКТУ признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим ч.1ст.14.4 Федерального закона «О защите конкуренции».

Доводы заявителя о том, что ООО Корпорация АК «ЭСКМ» и ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» не являются конкурентами, судом отклоняется по следующим основаниям.

ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» являются хозяйствующими субъектами-конкурентами, поскольку осуществляют деятельность на одном товарном рынке на территории Российской Федерации, в том числе в Краснодарском крае, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ, документами представленными сторонами.

У ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» схожие виды деятельности (ОКВЭД: 43.11; ОКВЭД: 41.20; ОКВЭД: 42.11; ОКВЭД: 42.21; ОКВЭД: 42.22.2; ОКВЭД: 42.99; ОКВЭД: 43.12.3; ОКВЭД: 43.29; ОКВЭД: 43.31; ОКВЭД: 43.32; ОКВЭД: 43.33;ОКВЭД: 43.34.1; ОКВЭД: 43.34.2; ОКВЭД: 43.39; ОКВЭД: 43.91; ОКВЭД: 43.99.2; ОКВЭД: 43.99.3; ОКВЭД: 43.99.4; ОКВЭД: 43.99.5; ОКВЭД: 43.99.6; ОКВЭД: 43.99.7; ОКВЭД: 43.99.9).

Также ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» занимаются такой деятельностью как строительство, что подтверждается документами, представленными сторонами.

Свидетельство на товарный знак № 579300 от 29.06.2016 г. содержит сведения на товарный знак в отношении товаров и услуг 06,09,11,35,37,39,40,41,42.

ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» осуществляет виды деятельности в рамках классов МКТУ 35,37,39,40,42.

В период лицензирования деятельности по выполнению строительно-монтажных работ ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» выполнял соответствующие виды работ и имеет следующие лицензии:

- регистрационный номер ФЛЦ № 23019715 от 05.04.2000 г. на выполнение функций заказчика (технический надзор за собственным строительством) сроком действия до 05.04.2003 г. (37,40,42 классы МКТУ);

-регистрационный номер ГС-3-23-02-27-0-2310056286-004143-2 от 03.04.2003 г. на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом сроком действия по 03.04.2006 г. (37,40,42 классы МКТУ);

-регистрационный номер ГС-3-23-02-27-0-231-0056286-017085-3 от 22.01.2008 г. на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом на срок до 24.04.2011 г. (37,40,42 классы МКТУ).

С 12.11.2009 по настоящий момент ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани (НП «СРО «РОСК»), и имеет допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что подтверждается свидетельствами от 12.11.2009, от 23.07.2013, от 14.07.2015, выпиской из реестра членов саморегулируемой организации от 21.07.2017 № 201 (37,40,42 классы МКТУ).

В процессе осуществления функций застройщика (заказчика строительства) ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» осуществляет технический надзор за строительством, проведение лабораторных испытаний, материалов, деятельность по определению качества образцов материалов, что подтверждается, в частности, договором подряда № ГС-06/17/01 от 07.04.2017 г. (42 класс МКТУ).

В период лицензирования деятельности по перевозкам грузов ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» имело лицензию № ГСС-23-154133 от 16.12.2002, сроком действия по 16.12.2007 г. на перевозки грузом автомобильным транспортом (39 класс МКТУ). В настоящее время ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» осуществляет деятельность по перевозке грузов автотранспортом, что подтверждается Актом № 1596 от 18.10.2017, счет фактурой № 1596 от 18.10.2017 г., актом № 1781 от 16.11.2017 г.

ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» с целью продвижения на товарном рынке выполняемых работ и оказываемых услуг осуществляет деятельность в .рамках 35 Класса МКТУ (реклама; управление процессами обработки заказов товаров, услуги).

Довод ООО Корпорация АК «ЭСКМ» о том, что товарный знак приобрел широкую известность благодаря хозяйственной деятельности ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», судом отклоняется ввиду следующего.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» не является лицом, которое первым ввело в оборот спорное изобразительное обозначение.

В материалах дела № 140/2017 имеются доказательства, подтверждающие факт регистрации изобразительного обозначения сходного до степени смешения со спорным изобразительным обозначением в качестве товарного знака 18.03.1991 г. - правообладателем Трест по монтажу и наладке электротехнического оборудования электростанций и подстанций «Электросевкавмонтаж» (свидетельство на товарный знак № 94672, дата прекращения 25.01.2002 г.).

Заявителем не представлено достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что спорное изобразительное обозначение разработано именно ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» и ранее никем, кроме последнего не использовалось.

Осведомленность правообладателя подтверждается тем, что ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» на протяжении многих лет являлась участником ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», и обладала информацией о деятельности последнего, в том числе о средствах индивидуализации, используемых для продвижения ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» продукции, работ, услуг, в частности о том, что заявитель осуществляет строительство и реализацию объектов жилой недвижимости.

Данный факт подтверждается протоколами общих собраний участников ООО «Стройэлектросевкавмонтаж»: протокол № 5 от 01.07.2003 г., протокол № 10 от 30.09.2004 г.; протокол № 8 от 03.10.2004 г.; протокол № 13 от 11.01.2005 г.; протокол № 14 от 11.04.2005; протокол № 15 от 08.08.2005 г. и др.

После выхода из состава участников ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» правообладатель также не возражал относительно использования заявителем спорного изобразительного обозначения.

С 2007 и по настоящее время одним из участников ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» является ФИО6, который одновременно является генеральным директором ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж».

На момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, он также обладал информацией о деятельности заявителя, в том числе о средствах индивидуализации, используемых для продвижения ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» продукции, работ, услуг. Данный факт также подтверждается протоколами общих собраний участников ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» от 23.11.2010 г., от 23.07.2013 г., письмами направленными заявителем в адрес ответчика (№ 587 от 17.12.2009; №277 от 05.05.2014 г.; № 599 от 03.09.2014 г.; № 733 от 07.10.2014 г.).

В качестве обоснования доводов, подтверждающих, что спорное изобразительное обозначение, на которое зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 579300, использовалось до даты регистрации заявителем, ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» были представлены фотоматериалы рекламно-информационной продукции, проектные декларации, договор о реализации проекта на проектирование и строительство комплекса многоквартирных домов и развитии систем инженерной инфраструктуры в г. Геленджике от 01.12.2004 г., договор возмездного оказания услуг от 03.08.2006 г., договор № 47/юр на оказание юридических услуг от 29.10.2008 г. с ООО БО «ФинЭкс», договор от 07.11.2008 г. с ООО «Флер-1», договор на размещение рекламы № 89 РР/2008 от 01.12.2008 г., договор № дл10/00077 на оказание рекламных услуг от 31.03.2010 с ООО РИА «Ва-Банкъ в Краснодаре», разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, публикации газет «Из рук в руки» выпуски №1-41 за 2003 год, публикации газет «Недвижимость без посредников» за 2008-2009 г., публикации газет «Сделка в Краснодаре» за 2010-2013 г., публикации газет «Ва-Банк в Краснодаре» 2012-2013 г., договор № 91 от 10.04.2006 г. о сотрудничестве по размещению рекламных и информационных материалов в эфире канала «РБК-Кубань», видеоролик к договору № 91 от 10.04.2006, договор № 64 от 09.10.2009 о размещении рекламных материалов на телевидении на территории г. Краснодара, видеоролик к договору № 64 от 09.10.2009, размещение информации о застройщике ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» и реализуемых им товарах и услугах на сайте www.stroyeskm.ru, размещение рекламы в справочно-информационном каталоге «Строительный олимп Кубани 2012», размещение спорного изображения на транспортных средствах, принадлежащих ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», переписка с предприятиями, фото паспортов объектов строительства, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и др.

Таким образом, Комиссией Краснодарского УФАС России установлено, что ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака - 29.12.2014 г. уже использовало спорное изобразительное обозначение при осуществлении предпринимательской деятельности.

Указание ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» на то, что направление претензии ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» о прекращении использования товарного знака и обращение в арбитражный суд Краснодарского края с иском о прекращении использования товарного знака были продиктованы только исключением возможности введения в заблуждения потребителей, судом оценивается критически, исходя из следующего.

Для квалификации действий лица по регистрации обозначения в качестве товарного знака как акта недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестности лица может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя, с том числе, связанное с действиями по вытеснению конкурентов с товарного рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

В качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

12.01.2017 ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» получено письмо-претензия от ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» с требованием о прекращении использования ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «ЭСКМ», правообладателем которого является ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

Также ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» в Арбитражный суд Краснодарского края подано исковое заявление к ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» о взыскании компенсации за использование товарного знака и о прекращении использования товарного знака.

Определением от 31.08.2017 Арбитражного суда Краснодарского края рассмотрение дела № А32-16818/2017 по исковому заявлению ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» к ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» о взыскании компенсации за использование товарного знака и о прекращении использования товарного знака приостановлено до рассмотрения дела № 140/2017 в антимонопольном органе.

Материалами дела о нарушении антимонопольного законодательства № 140/2017 подтверждается, что до даты получения приоритета 29.12.2014 и регистрации товарного знака № 579300 спорное изобразительное обозначение использовалось ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке строительства.

Так, ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» представлены копии документов, свидетельствующих об использовании обществом при осуществлении предпринимательской деятельности спорного изобразительного обозначения до даты получения приоритета 29.12.2014 г. и регистрации товарного знака № 579300, а именно: публикации газет «Из рук в руки» выпуски №1-41 за 2003 год, публикации газет «Недвижимость без посредников» за 2008-2009 г., публикации газет «Сделка в Краснодаре» за 2010-2013 г., публикации газет «Ва-Банк в Краснодаре» 2012-2013 г., договор № 91 от 10.04.2006 г. о сотрудничестве по размещению рекламных и информационных материалов в эфире канала «РБК-Кубань», видеоролик к договору № 91 от 10.04.2006, договор № 64 от 09.10.2009 о размещении рекламных материалов на телевидении на территории г. Краснодара, видеоролик к договору № 64 от 09.10.2009, размещение информации о застройщике ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» и реализуемых им товарах и услугах на сайте www.stroyeskm.ru, размещение рекламы в справочно-информационном каталоге «Строительный олимп Кубани 2012», размещение спорного изображения на транспортных средствах, принадлежащих ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», переписка с предприятиями, фото паспортов объектов строительства и др.

При этом действия ответчика ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж», зарегистрировавшего товарный знак № 579300, свидетельствуют о его недобросовестном поведении, поскольку на момент подачи заявки на регистрацию спорного изобразительного обозначения, ответчик знал о том, что ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» законно использовало спорное изобразительное обозначение, и что данное обозначение приобрело известность среди потребителей (контрагентов, покупателей и пр.). Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что регистрация товарного знака произведена ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара

Таким образом, Комиссией Краснодарского УФАС России обоснованно установлено, что действия ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству № 579300 с датой приоритета товарного знака от 29.12.2014 г. в отношении услуг 35,37,39,40,42 классов МКТУ и направлении претензии, заявления в суд направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости могут причинить убытки хозяйствующему субъекту-конкуренту – ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», нанести вред его деловой репутации, совершены ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» с целью устранения присутствия третьего лица на рынке.

Данный факт Краснодарским УФАС России доказан в полном объеме с соблюдением норм действующего законодательства и с изучением всех фактических обстоятельств дела.

Судом не принимаются доводы заявителя, как не основанные на верном толковании норм действующего законодательства, так и не соответствующие фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, не свидетельствующие сами по себе о незаконности оспариваемого решения антимонопольного органа, не исключающие факта нарушения.

При изложенных основаниях, оспариваемое решение антимонопольного органа является законным и обоснованным, в связи с чем в удовлетворении заявленных требований надлежит отказать.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

При распределении судебных расходов суд исходит из положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании вышеизложенного, руководствуясь 167-171, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

Ходатайство заявителя о приобщении дополнений к заявлению и практики рассмотрения аналогичных споров удовлетворить.

Ходатайство заинтересованного лица о приобщении письменных дополнений к отзыву на заявление удовлетворить.

Ходатайство третьего лица об уточнении наименования удовлетворить. Считать по делу третьим лицом ООО «СЗ «Стройэлектросевкавмонтаж.

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в установленный законом срок.



Судья Р.А. Нигоев