Решение от 4 декабря 2018 г. по делу № А56-83629/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-83629/2018
04 декабря 2018 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 15 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 04 декабря 2018 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Яценко О.В.,


при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сычёвым М.Е.


рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" (адрес: 143026, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, раб. мес. 52, ОГРН: <***>)

ответчики: 1. общество с ограниченной ответственностью "ЛАБ-ДНК" (адрес: 192029, <...>, лит. А, помещение 14Н, ОГРН: <***>)

2. общество с ограниченной ответственностью "Медикал Геномикс" (адрес: 170100, <...>, ОГРН: <***>)

3. ФИО1 (адрес: 196243, город Санкт-Петербург)

об обязании удалить обозначения и солидарном взыскании 5 000 000 руб. компенсации



при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 10.10.2018), ФИО3 (доверенность от 10.10.2018)

- от ответчиков: 1. ФИО4 (доверенность от 10.10.2018)

2. ФИО5 (доверенность от 10.04.2018 № 12/18)

3. ФИО1 (паспорт)




установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" (далее – ООО "ЦГРМ "Генетико") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЛАБ-ДНК" (далее – ООО "ЛАБ-ДНК"), обществу с ограниченной ответственностью "Медикал Геномикс" (далее – ООО "Медикал Геномикс") и ФИО1 об обязании ответчиков удалить обозначения «ПРЕНЕТИКС» и «PRENETIX», сходные до степени смешения с товарными знаками истца, с сайта https://lab-dnk.ru, а также со всех материалов, которыми сопровождается оказание медицинских услуг, и о солидарном взыскании 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки «ПРЕНЕТИКС» и «PRENETIX» по свидетельствам на товарные знаки (знаки обслуживания) № 530273 и № 529466.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования.

Ответчики возражают против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзывах на иск.

Истец заявил ходатайство об истребовании доказательств в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения сведений о документах, на основании которых ООО "Медикал Геномикс" выдавалось разрешение (заключение) на вывоз из Российской Федерации органов и тканей человека, крови и её компонентов, образцов биологических материалов человека за период сентябрь-октябрь 2017 года, ноябрь-декабрь 2017 года.

Ходатайство отклонено судом на основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и ответчиков, суд установил следующее.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 530273 ООО "ЦГРМ "Генетико" является правообладателем словесного товарного знака «ПРЕНЕТИКС» (дата приоритета товарного знака 25.09.2013, дата регистрации 18.12.2014, срок действия исключительного права до 25.09.2023), в том числе в отношении товаров (услуг), входящих в 42 класс Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), в том числе: исследования генетические, проведение анализа крови, и в отношении товаров (услуг), входящих в 44 класс МКТУ, в том числе: консультации генетические, услуги пренатальной диагностики.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 529466 ООО "ЦГРМ "Генетико" является правообладателем словесного товарного знака «PRENETIX» (дата приоритета товарного знака 25.09.2013, дата регистрации 12.12.2014, срок действия исключительного права до 25.09.2023), в том числе в отношении товаров (услуг), входящих в 42 класс МКТУ, в том числе: исследования генетические, проведение анализа крови, и в отношении товаров (услуг), входящих в 44 класс МКТУ, в том числе: консультации генетические, услуги пренатальной диагностики.

Названные товарные знаки представляет собой словесное обозначение «ПРЕНЕТИКС», выполненное в одну строчку заглавными буквами кириллического алфавита, и словесное обозначение «PRENETIX» выполненное в одну строчку заглавными буквами латинского алфавита.

В обоснование исковых требований ООО "ЦГРМ "Генетико" ссылается на использование ответчиками в сети интернет на странице сайта https://lab-dnk.ru обозначений, сходных до степени смешения и тождественных с товарными знаками истца «ПРЕНЕТИКС» и «PRENETIX», в отношении услуг, для индивидуализации которых товарные знаки зарегистрированы, и однородных им услуг, а именно: введение в гражданский оборот и предложение к продаже медицинской услуги – ДНК тест ПРЕНЕТИКС (PRENETIX).

В подтверждение своих доводов истец представил нотариальный протокол осмотра сайта от 01.03.2018, заключение специалиста по результатам сравнительного исследования товарных знаков от 09.04.2018.

Согласно письму общества с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» от 23.03.2018 № 5544 администратором доменного имени lab-dnk.ru является ФИО1.

В отзыве от 19.09.2018 № 1-19/09-18-LAB/DNK на иск ООО "ЛАБ-ДНК" подтверждает, что сайт https://lab-dnk.ru является его официальным сайтом, и в период с 14.12.2017 по 26.02.2018 на нем находилась информация о тесте PRENETIX.

Ссылаясь на использование ответчиками указанных товарных знаков в отношении однородных услуг в отсутствие соответствующего разрешения правообладателя, ООО "ЦГРМ "Генетико" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ).

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В абзаце 3 названного пункта предусмотрено, что другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Пункт 3 статьи 1484 ГК РФ содержит запрет использования без разрешения правообладателя сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Для определения наличия признаков нарушения прав истца на товарный знак необходимо определить, является ли обозначение, используемое ответчиком, тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца и являются ли товары, охраняемые зарегистрированным товарным знаком, однородными с товарами, в отношении которых использует обозначение ответчик.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила) обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы (пункт 43 Правил).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное

и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Услуги, охраняемые зарегистрированными товарными знаками истца, и услуги, в отношении которых ответчики – ООО "ЛАБ-ДНК" и ФИО1 используют спорные обозначения, однородны – ДНК тест.

Сравнительный анализ товарных знаков, принадлежащих истцу, и обозначений, используемых указанными ответчиками, позволяет сделать вывод о том, что словесные обозначения, использованные ответчиками, являются тождественным и сходными до степени смешения с товарными знаками истца «ПРЕНЕТИКС» и «PRENETIX».

Изложенное означает возможность смешения у потребителей товарных знаков истца и спорных обозначений, используемых ответчиками в отношении однородных услуг.

Материалами дела подтверждается факт использования ответчиками – ООО "ЛАБ-ДНК" и ФИО1 в отношении однородных услуг обозначения товарных знаков, права на которые зарегистрированы за истцом, в отсутствие законных оснований, без разрешения владельца исключительных прав, что нарушает принадлежащее истцу исключительное право на использование товарного знака.

С учётом изложенного иск в части требования об обязании ООО "ЛАБ-ДНК" и ФИО1 удалить обозначения «ПРЕНЕТИКС» и «PRENETIX», сходные до степени смешения с товарными знаками истца, с сайта https://lab-dnk.ru, а также со всех материалов, которыми сопровождается оказание медицинских услуг, подлежит удовлетворению.

Вместе с тем, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителей, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, исковые требования на основании пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ подлежат удовлетворению в части взыскания с ООО "ЛАБ-ДНК" и ФИО1 солидарно 200 000 руб. компенсации, в удовлетворении остальной части иска о взыскании компенсации следует отказать.

С учётом того, что администратором доменного имени lab-dnk.ru является ФИО1, то сама по себе ссылка на сайте https://lab-dnk.ru на ООО "Медикал Геномикс" не подтверждает использование последним товарных знаков «ПРЕНЕТИКС» и «PRENETIX», права на которые принадлежат истцу.

В материалах дела отсутствуют достаточные, относимые и допустимые доказательства, подтверждающие нарушение исключительного права истца ответчиком – ООО "Медикал Геномикс", в связи с чем в иске к указанному ответчику следует отказать.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ЛАБ-ДНК" и ФИО1 удалить обозначения «ПРЕНЕТИКС» и «PRENETIX», сходные до степени смешения с товарными знаками общества с ограниченной ответственностью "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" по свидетельствам на товарные знаки (знаки обслуживания) № 530273 и № 529466, с сайта https://lab-dnk.ru, а также со всех материалов, которыми сопровождается оказание медицинских услуг.

Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью "ЛАБ-ДНК" и ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" 200 000 руб. компенсации и 7 920 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.


Судья Яценко О.В.