Решение от 13 января 2021 г. по делу № А28-17189/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ



Дело № А28-17189/2019
г. Киров
13 января 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 29 декабря 2020 года

В полном объеме решение изготовлено 13 января 2021 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Шубиной Н.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу:

<...> 102

дело по исковому заявлению

акционерного общества Кировский завод «Красный инструментальщик» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «КировИнструмент» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, <...> )

о взыскании 500 000 рублей 00 копеек

при участии представителей:

от истца-Ардышевой Н.М., по доверенности,

установил:

акционерное общество Кировский завод «Красный инструментальщик» (истец) обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «КировИнструмент» (прежнее наименование - общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение Кировский завод Красный инструментальщик» (ответчик)) о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак № 588592 KRIN в размере 500000 рублей 00 копеек.

В ходе рассмотрения дела истец уточнил наименование ответчика, в связи с изменением части его фирменного наименования, ответчик именуется общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «КировИнструмент»; на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее-AПК РФ), после проведения экспертизы, увеличил исковые требования до 10 210 780 рублей 00 копеек.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, исковые требования не признал по основаниям, подробно изложенным в отзыве.

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие ответчика, по имеющимся в деле доказательствам.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела в полном объеме, суд установил следующее.

Завод является правообладателем исключительных прав на товарный знак № 588592 KRIN, что подтверждается свидетельством на товарный знак, зарегистрированный 27.09.2016 (приоритет 02.02.2015).

Истцом выявлен факт незаконного использования указанного товарного знака ответчиком на интернет-сайте ответчика: https://krinkirov.ru/. и в адресе электронной почты –zavodkrin@mail.ru, trkkrin@yandex.ru.

Данный факт установлен протоколом осмотра доказательства (страниц указанного выше сайта) от 11.04.2017, составленным нотариусом Кировского нотариального округа Кировской области ФИО2

Регистратором доменных имен REC.RU 24.10.2016 проведена регистрация доменного имени сайта www. krinkirov.ru. Администрирование сайта осуществляется организацией «Nauchno-proizvodstvennoe obedinenie Kirovskii zavod Krasnii instrumentalschik, LLC.

Согласно протоколу осмотра сайта в разделе «Реквизиты» указаны реквизиты OOO «НПО «КРИН», ИНН <***>.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 05.09.2019 по делу № А28-5343/2019, оставленным без изменения Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 27.11.2020 Ответчика обязали прекратить использование в том числе товарного знака заглавными и строчными буквами «KRIN» при осуществлении деятельности по производству и продаже инструментов, приборов для измерения, тестирования и навигации, в отношении товаров и во всех видах деятельности, совпадающих с указанными в классах Международной классификации товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 35 и 42; в фирменном наименовании, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (в том числе на всех внутренних и всех исходящих документах, печатях, штампах, фирменных бланках, в паспортах либо формулярах на инструмент, на листках-вкладышах к товарам, свидетельствах о первичной или периодической поверке, в счетах, счетах-фактурах, товарных и товарно-транспортных накладных, универсальных передаточных документах), в сети «Интернет» (в том числе в доменном имени, адресах электронной почты и при других способах адресации), рекламе, объявлениях, вывесках и иных предложениях товаров к продаже, при идентификации себя как производителя товаров.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2020 указанные решение суда и постановление апелляционного суда оставлены без изменений, кассационная жалоба Общества – без удовлетворения.

Заявляя исковые требования истец указывает, что ответчик нарушает его исключительные права на товарный знак, разместив его как в самом доменном имени, так и на всех страницах своего интернет-сайта для индивидуализации своих товаров и услуг и предложения к продаже производимого мерительного инструмента; ссылается на отсутствие заключенных лицензионных договоров с ответчиком, использовании незаконно товарного знака в течение продолжительного периода своей деятельности. Нарушение носит существенный, длящийся характер.

Начальная дата периода использования товарного знака (05.11.2016) определена истцом с учетом срока исковой давности и поданного в суд искового заявления (05.12.2019).

Обращаясь с исковым заявлением истец указал, что минимальная стоимость использования товарного знака составляет 500 000 рублей в год, ссылаясь на лицензионные договоры, заключенные истцом с обществом ограниченной ответственностью «АРВЭ» (пункт 4.1 договора от 01.06.2018) и с обществом с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Инструмент» (пункт 4.1 договора от 30.04.2019), за право использования каждого товарного знака лицензиаты выплачивают лицензиару вознаграждение в виде 5% от выручки, но не менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей в год, которые зарегистрированы в РОСПАТЕНТе.

Также в доказательства оплаты OOO ТД «Инструмент» истцом представлены платежное поручение от 04.09.2019 о внесении платы за три месяца использования знака, с учетом поквартальной оплаты, акт зачета встречных однородных требований по дополнительному соглашению № 1 к лицензионному договору с ООО«АРВЭ», письма указанной организации о размере выручки за первый период использования товарного знака, расчет суммы вознаграждения по договорам с ООО ТД «Инструмент».

Вся выручка ответчика за весь период деятельности получена с использованием принадлежащего истцу товарного знака, право на защиту которого, в том числе путем взыскания компенсации, предоставлено законом.

Информационным письмом от 08.10.2018 № 1794 истец предупредил ответчика о незаконности использования товарного знака без оформления лицензионного договора; досудебной претензией от 17.04.2019 истец просил ответчика урегулировать спор досудебным соглашением, указав на свое право взыскания компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, а также указал годовую стоимость права использования товарного знака.

Поскольку претензия оставлена без ответа, учитывая длительность правонарушения ответчиком, истец обратился в суд с настоящим иском в суд, в виде двукратной стоимости права пользования товарным знаком, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

После проведения экспертизы, назначенной по ходатайству ответчика, истец увеличил исковые требования до 10210780 рублей 00 копеек.

Суд, оценив представленные в дело доказательства, пришел к следующим выводам.

Из представленных доказательств следует, что иск заявлен в защиту права истца на получение от ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В статьях 8 и 12, 1252 ГК РФ указано, что основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей являются договор, закон, а к способам защиты нарушенных гражданских прав относится, среди прочего, выплата компенсации за нарушение исключительных прав.

В силу положений статей 1225, 1226, 1229 ГК РФ интеллектуальной собственностью, на которую распространяется правовая охрана и признаются интеллектуальные права, включая исключительное право, относящееся к имущественным правам, являются, в частности, товарные знаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статьям 1478, 1481 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В частности, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых такой товарный знак зарегистрирован.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование интеллектуальной собственности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ императивно установлен запрет на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака без разрешения его правообладателя. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из положений пунктов 1 - 4 статьи 1250 ГК РФ следует, что интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права, которые применяются, в частности, по требованию правообладателя.

Предусмотренные ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено ГК РФ. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Согласно подпункту 3 пункта 1 и пункту 3 статьи 1252 ГК РФ для защиты исключительных прав на интеллектуальную собственность возможно предъявление требования о возмещении убытков.

Согласно статье 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Приведенные правовые нормы позволяют сделать вывод, что применение такого способа защиты как компенсация за нарушение исключительных прав допускается по требованию правообладателя вместо требования о возмещении убытков и при доказанности им принадлежности исключительных прав и факта правонарушения в деянии лица, к которому предъявлено такое требование. То есть, при доказанности использования указанным лицом результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. В свою очередь, лицо, к которому предъявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, вправе представлять доказательства правомерности своих действий по использованию результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

При этом стороны по иску о компенсации за нарушение исключительных прав, помимо названных выше обстоятельств, должны доказать обстоятельства, определяемые с учетом специфики охраняемых объектов интеллектуальной собственности.

В частности, применительно к товарным знакам истец должен доказать факт нарушения его прав на товарный знак конкретным лицом или лицами и конкретным способом, с использованием сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Помимо того, истец должен указать способ расчета компенсации, представить обоснование размера взыскиваемой суммы.

Соответственно, ответчик должен представить доказательства, опровергающие факт нарушения и размер взыскиваемой суммы.

В свою очередь суд принимает решение о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, если, по результатам оценки представленных доказательств, установит факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак и факт неправомерного использования товарного знака ответчиком, размер компенсации, подлежащий взысканию применительно к конкретному выявленному нарушению.

Материалы дела свидетельствуют, что истец является правообладателем товарного знака № 588592 KRIN. Ответчиком допущено незаконное использование спорного товарного знака. Данный факт подтвержден решением Арбитражного суда Кировской области от 05.09.2020 по делу № А28-5343/2019 и ответчиком не опровергнут.

Расчет компенсации истцом произведен без учета НДС, а также с учетом даты заключения лицензионного договора с 01.06.2018, исходя из вознаграждения в размере 5%, но не ниже 500000 рублей в год (по договору с OOO «АРВЭ») и на аналогичных условиях по договору с ООО ТД «Инструмент», с учетом представленной им размера выручки от деятельности за период с 01.05.2019 по 30.04.2020.

Заявляя о чрезмерности предъявленной к взысканию суммы компенсации за незаконное использование товарного знака, учитывая возражения ответчика относительно периода расчета истцом размера компенсации, по ходатайству ответчика в ходе судебного разбирательства была проведена экспертиза об определении рыночной стоимости права использования товарного знака за период с 05 ноября 2016 по 31 декабря 2019 года, в том числе, за период с 05.11.2016 по 31.05.2018 и с 01.06.2018 по 31.12.2019), производство которой поручалось автономной некоммерческой организации Юридический центр «Правовая экспертиза» (г. Москва).

При проведении экспертизы экспертом применен доходный подход к оценке рыночной стоимости объекта оценки, в соответствии с выводами экспертизы, рыночная стоимость права использования товарного знака № 588592 в период с 05.11.2016 по 31.12.2019, с учетом округлений и допущений, без учета НДС составляет 510539 (пять миллионов сто пять тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе, за период с 05.11.2016 по 31.05.2018- 2481040 рублей 00 копеек, за период с 01.06.2018 по 31.12.2019 – 2624350 рублей 00 копеек.

В ходе рассмотрения дела ответчик не опроверг факт использования указанного товарного знака.

В соответствии с абзацем 3 пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, истец определил и обосновал указанный размер компенсации в данной конкретной ситуации с учетом заключения судебной экспертизы и двухкратного размера стоимости права использования, руководствуясь положениями подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ(5105390 рублей х 2=10210780 рублей).

Двукратный размер стоимости права, установленный пунктом 3 статьи 1301 ГК РФ, является одновременно и минимальным, и максимальным размером компенсации, предусмотренным законом. Поэтому при недоказанности ответчиком иного размера стоимости права использования охраняемого объекта сумма компенсации в данном случае должна составлять 10210780 рублей, которую истец просит взыскать с ответчика.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Судебная экспертиза проведена квалифицированным экспертом, предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, представлен квалификационный аттестат в области оценочной деятельности. Выводы эксперта обоснованы ссылкой на всесторонне и полно исследованные материалы дела и анализ рынка, экспертное заключение соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ.

Ответчик, заявляя свои возражения относительно заключения эксперта, доказательства в опровержение не представил, письменное мнение эксперта на возражения ответчика не оспорил, о проведении повторной экспертизы не заявил.

Факта недобросовестности истца судом не установлено, представленные им лицензионные договоры ответчиком не оспорены, о их фальсификации не заявлялось.

Исходя из представленных доказательств следует, что нарушение прав истца ответчиком носило длящийся характер; ответчик после вынесения решения суда по делу № А28-5343/2019, на протяжении и 2020 года продолжал использовать товарный знак, принадлежащий истцу, для предложения к продаже и продажи своей продукции, осознанно допуская нарушение.

Иных доказательств о стоимости права использования товарного знака в период, соотносимый со спорным периодом, не представлено, мотивированного ходатайства относительно снижения компенсации за незаконное использование товарного знака до иного размера не заявлено.

Учитывая изложенное, требования истца являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, уплатившего государственную пошлину при подаче иска в суд.

Государственная пошлина, с суммы увеличенных исковых требований подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в связи с уплатой истцом государственной пошлины в меньшем размере, чем установлено налоговым законодательством.

Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 167, 170, 176-180 АПК РФ,

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «КировИнструмент» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, <...>) в пользу акционерного общества Кировский завод «Красный инструментальщик» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, <...>) компенсацию за незаконное использование товарного знака № 588592 KRIN в размере 10 210 780 (десять миллионов двести десять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек и 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек расходов по государственной пошлине.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «КировИнструмент» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, <...>) 61 054 (шестьдесят одна тысяча пятьдесят четыре) рубля 00 копеек государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья Н.М. Шубина