Решение от 11 ноября 2020 г. по делу № А41-2486/2020

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-2486/2020
11 ноября 2020 года
г.Москва


Резолютивная часть решения объявлена 19 октября 2020 года

Полный текст решения изготовлен 11 ноября 2020 года.

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Г.А. Гарькушовой

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания С.Е.Шарандиным

рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению Ип ФИО2

к Ип ФИО3 Я.

третье лицо ООО «Топган»

о защите исключительных прав

При участии в судебном заседании представителей согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО2 обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к ИП ФИО3 о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 420.000 руб.

К участию в деле в порядке ст. 51 АПК РФ было привлечено ООО «ТОПГАН».

Заседание проводилось в порядке ст.123 АПК РФ.

Суд, выслушав представителя, изучив материалы дела, установил следующее.

16.01.2017 г. между ИП ФИО2 (далее - «Истец») и ООО «ТОПГАН» (далее - «третье лицо») заключен Договор коммерческой концессии №РНД_001 (далее - «Договор»), в соответствии с условиями которого Правообладатель (ООО «Топган») обязуется предоставить Пользователю (ИП ФИО2) право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих Правообладателю исключительных прав, поименованных в п. 1.2 Договора (далее - Комплекс исключительных прав) в пределах Территории использования на условиях, предусмотренных договором, куда входят: товарный знак (знак обслуживания) для 03 и 44 классов МКТУ, зарегистрированный в ФИПС за номером № 584802; коммерческое обозначение в виде словосочетания TOP GUN (транслитерация на русский язык ТОП ГАН, перевод на русский язык «меткий стрелок»); произведения дизайна и изобразительного искусства (приложение №2 к Договору); секреты производства (ноу-хау).

Как следует из открытых реестров Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 25.08.2017 г. за номером <***> за ФИО2 зарегистрирована исключительная концессия на срок до 16.01.2022 г. на соответствующей территории использования.

Пунктом 2.5. Договора определена территория использования: г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар.

Пунктом 3.1.1. предусмотрено, что Правообладатель обязуется не предоставлять третьим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за Пользователем территории и воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории. В случае нарушения Правообладателем требований, предусмотренных настоящим пунктом, Правообладатель несет ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.

В процессе мониторинга деятельности барбершопов (парикмахерских) на территории г.Ростова-на-Дону Истец обнаружил барбершоп, расположенный по адресу: <...>/2к2 (ТЦ «Горизонт»), в указанном торговом помещении осуществляется предпринимательская деятельность, связанная с оказанием парикмахерских услуг населению под обозначением «ТОР GUN», что выражалось в виде вывески с соответствующим словесным обозначением и изображения товарного знака № 584802.

По итогам проведенной контрольной закупки установлено, что предпринимательскую деятельность в данном помещении осуществляет ИП ФИО3 (ОГРНИП 318505300154470), что подтверждается аппаратным чеком № 0232 от 06.05.2019 г. в 21:36:22 и справкой по операциям б/н от 06.05.2019 г.

Также факт расположения и ведения предпринимательской деятельности был зафиксирован на видеозапись.

Таким образом, истец считает, что Индивидуальным предпринимателем ФИО3 (далее - «Ответчик») нарушены права ИП ФИО2 на использование товарного знака № 584802, коммерческого обозначения «ТОР GUN».

По факту выявленного нарушения прав на товарный знак №584802 от Истца в адрес Ответчика была направлена досудебная претензия, в которой Истец просил пояснить на каком основании происходит использованием товарного знака №584802, а также требовал выплатить 2.500.000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей компенсации за нарушение использования средств индивидуализации и незамедлительно прекратить использовать средства индивидуализации, прав на которые принадлежат Истца, в том числе на товарный знак №584802.

Поскольку в претензионном порядке компенсация выплачена не была, Истец полагает, что надлежащей компенсацией для взыскания в судебном порядке за нарушение исключительных прав будет сумма в размере 420.000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.

Согласно положениям пунктов 1 и 2 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Как указано выше, ИП ФИО2 в рамках Договора было передано право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих Правообладателю исключительных прав, поименованных в п. 1.2 Договора (далее - Комплекс исключительных прав) в пределах Территории использования на условиях, предусмотренных договором, куда входят: товарный знак (знак обслуживания) для 03 и 44 классов МКТУ, зарегистрированный в ФИПС за номером № 584802; коммерческое обозначение в виде словосочетания TOP GUN (транслитерация на русский язык ТОП ГАН, перевод на русский язык «меткий стрелок»); произведения дизайна и изобразительного искусства (приложение №2 к Договору); секреты производства (ноу-хау).

При этом, пунктом 3.1.1. предусмотрено, что Правообладатель (Истец) обязуется не предоставлять третьим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за Пользователем территории и воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории. В случае нарушения Правообладателем требований, предусмотренных настоящим пунктом, Правообладатель несет ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.

Однако, из представленных суду документов усматривается, что в период правомерного использования ФИО2 товарного знака TOP GUN, несмотря на прямой запрет, установленный законом и договором, ООО «Топган» представило третьим лицам право на открытие парикмахерских на территории города Ростов-на-Дону с использованием товарного знака ТОР GUN.

В связи с этим, истец считает, что получив право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих Правообладателю исключительных прав, наделен соответствующими правами по контролю и выявлению факта использования таких же прав иными лицами и защищать свои права в пределах установленных ст.ст. 1250, 1252 ГК РФ.

Из пункта 4 статьи 1028 ГК РФ следует, что к договору коммерческой концессии применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии.

В статье 1235 ГК РФ содержаться положения о порядке предоставления результата интеллектуальной деятельности и способах его использования, о порядке регистрации договора и сроке его действия, а также о порядке выплаты вознаграждения.

Таким образом, истец в силу абзаца второго пункта 1 статьи 1235 ГК РФ вправе использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 ст.66 АПК РФ).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст.68 АПК РФ).

Из представленных суду документов следует, что ответчик действовал на основании договора, заключённого с соответствующим правообладателем.

О возможном наличии каких-либо соглашения с третьими лицами ответчик знать не мог.

Таким образом, ответчик при осуществлении своей деятельности действовал добросовестно.

При этом суд отмечает, что сам факт заключения лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1233 ГК РФ.

В пункте 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Из изложенного следует, что лишь лицензиат (обладатель исключительной лицензии) может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса, при условии, что ему такое право предоставлено лицензиаром.

Обстоятельства предоставления ООО «Топган» третьим лицам прав на использование соответствующих прав были исследован так при рассмотрении спора по делу № А53-33353/2017 по иску ООО «ТОПГАН» к ИП ФИО2 о признании действий индивидуального предпринимателя ФИО2 до 25.08.2017 по использованию в предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ) комплекса принадлежащих истцу исключительных прав нарушающими права истца на использование товарного знака TOPGUN, охраняемого на территории Российской Федерации согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 584802, дата государственной регистрации 23.08.2016, дата публикации 12.09.2016, дата истечения срока действия исключительного права 06.02.2025; запретите использовать обозначение TOPGUN в своей предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ); взыскании компенсацию за незаконное использование товарного знака TOPGUN в размере 1000000 рублей за период с 23.08.2016 по 25.08.2017; взыскании просроченную задолженность в сумме 450000 рублей; взыскании упущенную выгоду в размере 3250000 рублей.

При рассмотрении указанного спора судом было установлено, что истец деятельность не осуществляет.

Следовательно, фактически деятельность ответчика не может создавать препятствия истцу при осуществлении им своей деятельности и создавать какое-либо конкурентное преимущество.

Кроме того, ООО «Топган» заявлено о злоупотреблении истцом правом, поскольку истец деятельность не осуществляет, предоставленным ему комплексом лицензионных прав не пользуется. При этом никаких отчислений по лицензионному договору не производит, что лишает третье лицо прибыли, которую общество могло бы получать при заключении лицензионного договора с истцом. Одновременно истец предъявляет соответствующие иски к третьим лицам о взыскании с них компенсаций за нарушение прав на товарные знаки общества, ссылаясь на договор, обязательства по которому сам истец не исполняет.

ООО «Топган» полагает, что истец, предъявляя соответствующие иски о защите своих прав к добросовестным предпринимателям (партнёрам общества) фактически препятствует самому третьему лицу осуществлять какую-либо деятельность под принадлежащим ему товарным знаком на конкретной территории.

Из представленных суду документов суд пришёл к выводу о том, что фактически спор имеется между истцом и третьим лицом.

Ответчик действовал добросовестно в пределах предоставленных ему третьим лицом по договору полномочий без причинения какого-либо ущерба (убытков) истцу.

Как указывает ООО «Топган» 17 февраля 2020 г. было подано заявление в Роспатент о государственной регистрации прекращения права использования по договору коммерческой концессии.

12 мая 2020 г. Роспатентом было принято решение о прекращении права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии, что подтверждается выпиской из открытых реестров Роспатента по товарному знаку №584802 о прекращении договора коммерческой концессии.

Более того, Истцом был нарушен п. 2.9. договора, согласно которому Истец обязался открыть не менее одного салона-парикмахерской в г.Краснодаре.

При этом, за все время действия договора - с 16 января 2017 г. по 12 мая 2020 г. - в г. Краснодаре Истцом ни один салон открыт не был. Также Истец не обращался к Ответчику за согласованием помещений на территории г. Краснодар для размещения в них мужской парикмахерской.

Следовательно, Истец деятельность не ведет. Доказательств обратного не представлено.

При этом, в рамках дела № А53-33353/2017 судами было установлено, что истец самостоятельно приостановил какие-либо действия по дальнейшему исполнению договора.

Доводы Истца о том, что правообладателем были нарушены положения п.3.1.1 договора, и данный факт является основанием для предъявления иска к третьим лицам, кому были также переданы права, подлежат отклонению, как выходящие за пределы предъявленного иска.

Действия третьего лица были оценены судами в рамках дела №А53-33353/2017. При этом, данные обстоятельства не являются основанием для предъявления исков лицензиатом, в том числе, с учетом нарушения положений договора самим заявителем в части отсутствия осуществления экономическо-хозяйственной деятельности, а следовательно использования результатов интеллектуальной деятельности третьего лица.

На основании изложенного, с учётом положений ст.10 ГК РФ требования истца удовлетворению не подлежат.

Поскольку судом было удовлетворено ходатайство истца о рассрочке уплаты госпошлины, то данные расходы возлагаются на проигравшую сторону в силу положений ст. ст. 110, 112 АПК РФ, то есть на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП 314619631400036, в доход Федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 11.400 (одиннадцать тысяч четыреста) рублей.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Г.А. Гарькушова