Решение от 22 октября 2021 г. по делу № А40-158850/2020

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-158850/20-5-1179
22 октября 2021 года
г. Москва


Резолютивная часть решения суда объявлена 02 июня 2021 года

Решение суда в полном объеме изготовлено 22 октября 2021 года

Арбитражный суд города Москвы

в составе: Судьи Киселевой Е.Н., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Общества с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (124460, г. Москва, <...>, комн. 21А, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 08.05.2013, ИНН: <***>)

к ответчикам: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Эмтион» (124617, г. Москва, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.11.2016, ИНН: <***>); 2. ФИО2; 3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский Федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской Академии Наук» (426067, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 16.10.2002, ИНН: <***>)

третьи лица: 1. Закрытое акционерное общество «НТ-МДТ» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>, 369001, <...>); 2. Индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП: <***>); 3. Общество с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (124482, г. Москва, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.07.2019, ИНН: <***>).

о запрете ООО «Эмтион» использования обозначения, сходного до степени смешения; об обязании удалить сведения; об обязании изъятия из оборота и уничтожения за собственный счет контрафактного товара; о взыскании компенсации за использование товарного знака РФ №742538 в размере 17 700 000 руб.

о взыскании в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

ООО «НТ-МДТ» (далее – истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Эмтион», ФИО2, ФГБУН «Удмуртский Федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской Академии Наук» (далее - ответчик) с требованиями о запрете ООО «Эмтион» использования обозначения, сходного до степени смешения; об обязании удалить сведения; об обязании изъятия из оборота и уничтожения за собственный счет контрафактного товара; о взыскании компенсации за использование товарного знака РФ №742538 в размере 17 700 000 руб..

Иск мотивирован тем, что ответчики без согласия правообладателя незаконно используют охраняемое обозначение, тождественное с товарными знаками истца.

Представитель истца в судебном заседании поддержал требования по основаниям, изложенным в заявлении.

Представители ответчиков ООО «Эмтион» и ФГБУН «Удмуртский Федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской Академии Наук» в судебное заседание явились, представили возражения относительно заявленных требований.

Ответчик ФИО2 и третьи лица представителей в судебное заседание не направили. Суд в порядке ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел иск в отсутствие представителей указанных лиц.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Как следует из материалов дела, ООО «НТ-МДТ» является правообладателем товарного знака № 742538 в отношении товаров и услуг 09, 10, 35, 37, 42 классов МКТУ, включая нижеследующие:

09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, фотографические, оптические; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы;

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; сканирующие зондовые микроскопы диагностические; атомно-силовые микроскопы для проведения медицинских исследований; аппараты диагностические для медицинских целей.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная; продажа товаров оптовая, в том числе указанных в 09, 10 классах; продажа товаров розничная, в том числе указанных в 09, 10 классах.

37 - установка, техническое обслуживание, ремонт товаров, в том числе указанных в 09, 10 классах; информация по вопросам установки, технического обслуживания, ремонта товаров, в том числе указанных в 09, 10 классах.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, в том числе товаров, указанных в 09, 10 классах; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; исследования, разработка, испытания, технический контроль и экспертиза товаров, в том числе указанных в 09, 10 классах.

Исключительное право на товарный знак № 742538 зарегистрировано Роспатентом 17.01.2020.

Истцом выявлен факт неправомерного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 742538 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ - «атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей»

Неправомерные действия выражаются в том, что ответчик предлагает к продаже и реализует товары - «сканирующие зондовые микроскопы, атомно-силовые микроскопы» в пользу третьих лиц под обозначением по свидетельству №742538.

Информация об этом подтверждается материалами тендеров, опубликованными в Единой информационной системе в сфере закупок, размещенной на сайте http://zakupki.gov.ru.

В рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ ответчик выиграл торги, в результате которых был заключен договор № 95 от 05.12.2019 г. на поставку программно-аппаратного комплекса для изучения рельефа поверхности и физико-химических характеристик объектов с нанометровым пространственным разрешением на основе сканирующего зондового микроскопа Ntegra SOLARIS.

Заказчиком по данному договору являлось ФГБУ науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр уральского отделения РАН» (далее - УДМФИЦ УРО РАН). Цена договора составила 8 850 000,00 руб. Единственным поставщиком являлось - ООО «Эмтион».

В открытом доступе помимо информации о приобретении сканирующего зондового микроскопа Ntegra SOLARIS, размещены фотографии указанного оборудования с использованием обозначения товарного знака № 742538.

Согласно представленной ответчиком 3 документации (паспорту) к программно-аппаратному комплексу, изготовителем комплекса является ООО «НТ-МДТ» (ИНН: <***>), дата производства оборудования: 28.12.2019г.

Неправомерные действия также выражаются в том, что на сайте https://www.mteon.ru/ осуществляется предложение к продаже и реализация в пользу третьих лиц товаров с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Данные факты подтверждаются протоколом от 31.05.2020 нотариального осмотра сайта https://www.mteon.ru/.

Сайт https://www.mteon.ru/ принадлежит ответчику, что подтверждается сведениями, размещенными на самом сайте, а также письмом № 2524-С от 26.05.2020 от АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», согласно которому администратором домена mteon.ru является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ФИО2 является учредителем ответчика ООО «Эмтион».

Таким образом, ответчик ООО «Эмтион», как фактический владелец, и ответчик ФИО2, как администратор доменного имени, несут ответственность за информацию и обозначения, размещенные на сайте https://www.mteon.ru/.

Правообладатель товарного знака № 742538 ООО «НТ-МДТ» (ИНН <***>) не предоставлял владельцам сайта и компании ООО «Эмтион» согласия на использование спорного обозначения, тождественного с зарегистрированными на его имя товарными знаками.

Размещение данной информации на сайте, на товарах, в документации, по мнению истца, является нарушением исключительных прав ООО «НТ-МДТ» (ИНН <***>) на указанный товарный знак и вводит потребителей в заблуждение.

Правообладатель пришел к выводу о формировании к ответчику требования о выплате компенсации в порядке пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, то есть в двукратном размере стоимости реализованных ответчиком товаров, на которых незаконно размещен товарный знак № 742538.

Как указано выше, согласно имеющемуся в открытом доступе договору № 95 от 05.12.2019 г. общая стоимость поставки оборудования «Программно-аппаратный комплекс для изучения рельефа поверхности и физико-химических характеристик объектов с нанометровым пространственным разрешением на основе сканирующего зондового микроскопа Ntegra SOLARIS» составляет 8 850 000,00 руб.

Двукратный размер стоимости реализованного ответчиком оборудования составляет 8 850 000,00 руб. * 2 = 17 700 000 руб. 00 коп.

На основании изложенных обстоятельств истец обратился в суд с требованиями о запрете ответчикам использовать спорный товарный знак и о взыскании компенсации.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что действия ответчиков ООО «Эмтион» и ФИО2 нарушают права истца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения спорного товарного знака и противопоставленных обозначений по всем критериям, предусмотренным законом и другими нормативно-правовыми актами, с учетом выработанных судебной практикой подходов, представленных сторонами доказательств и доводов по своему внутреннему убеждению в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения;

2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пункт 4.1. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 197 словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно п. 4.2.1.1. Рекомендаций, звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; - ударение.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В рассматриваемом случае, обозначение, используемое Ответчиками, сходно до степени смешения с товарным знаком Истца по всем признакам, относящимся к графическому сходству элементов.

В соответствии с п. 4.2.2.3. оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного.

В соответствии с п. 6.3. при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как следует из материалов дела ответчиком при продаже товара использовалось обозначение «НТ-МДТ», на проданном оборудовании также содержится обозначение «НТ-МДТ» в сочетании с товарным знаком № 188978 .

Суд, с учетом указанных правил и рекомендаций, приходит к выводу, что в данном случае имеется высокая степень сходства спорного обозначения «НТ-МДТ» и товарного знака № 742538, поскольку спорное обозначение «НТ-МДТ» и словесный элемент товарного знака № 742538 «НТ-МДТ» являются тождественными.

Согласно пункту 7.2.1. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного

Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Как усматривается из представленных доказательств, спорное обозначение, используемое ответчиком в отношении однородных классов товаров и услуг 09 класса, а также 37 и 42 классов услуг МКТУ. В частности, в отношении товаров 9 класса - приборы и инструменты научные, исследовательские, фотографические, оптические; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы», а также услуг 37 и 42 классов по установке, техническому обслуживанию, ремонту товаров 09 и 10 класса, а также относящиеся к ним научные исследования и разработки, что соответствует товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца №742538.

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии высокой степени однородности спорного товара с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Указанное свидетельствует о том, что спорное обозначение ООО «НТ-МДТ» является сходным до степени смешения с товарным знаком № 742538 .

Довод ответчика о том, что истцом товарный знак № 742538 для индивидуализации товаров и услуг в отношении которых он зарегистрирован, судом отклоняется, поскольку в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю) (п. 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Однако, соответствующих доказательств ответчиками не представлено.

При этом, неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Таким образом, факт незаконного использования товарного знака по свидетельству № 742538 подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Довод ответчика ООО «Эмтион» о том, что ЗАО «НТ-МДТ» было введено коммерческое обозначение «NT-MDT», использовалось им в целях индивидуализации и получило широкую известность на территории РФ является необоснованным.

Согласно ст. 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность ... могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно п. 1 ст. 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории».

Таким образом, для признания обозначения коммерческим обозначением необходимо, чтобы оно соответствовало ряду требований:

- использование в качестве средства индивидуализации предприятия, т.е. соответствие обозначения названию предприятия;

- наличие высокой степени известности в рамках определенной сферы деятельности и территории;

-наличие достаточных различительных признаков.

На указанные положения также обращает свое внимание Верховный суд, указывая в пунктах 177 и 178 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» от 23.04.2019 № 10, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании п. 1 ст. 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось).

При этом, подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров об известности обозначения на определенной территории.

Само по себе размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для подтверждения известности обозначения у потребителей на определенной территории. Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Факт использования обозначения в качестве коммерческого обозначения не может быть подтвержден единичными доказательствами и внутренними документами лица (приказы, письма, штатное расписание, уставные и регистрационные материалы), поскольку указанные доказательства не могут подтвердить известность обозначения в пределах определенной территории при осуществлении предпринимательской деятельности, однородной товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак.

Аналогичная позиция подтверждается судебной практикой, например, по делу № СИП-125/2015 судом установлено, что «единичные» рекламные материалы (две-три публикации в газете) не могут служить достаточным основанием для признания факта известности обозначения.

Представленные ответчиком документы - Брошюра (рекламный буклет) за 2011г. не является достаточным документом, подтверждающим существования коммерческого обозначения у третьих лиц и его известности.

В материалы дела не представлено достаточных доказательств, свидетельствующих об известности обозначения «NT-MDT», длительного и (или) интенсивного использования обозначения «NT-MDT» на какой-либо территории: документов о широкой рекламной кампании, документов о значительных объемах реализации товаров, опросов потребителей, иных документов.

Кроме того, обозначение «NT-MDT» используется ответчиком в отношении товаров, а не в отношении предприятия, следовательно, не является коммерческим обозначением в понимании ст. 1538 ГК РФ.

Как указано выше, согласно ст. 132, 1538, 1539 ГК РФ коммерческое обозначение может индивидуализировать только предприятие, как имущественный комплекс, используемый при ведении предпринимательской деятельности.

Для индивидуализации же товаров, услуг коммерческое обозначение не используется. Согласно ст. 1477 ГК РФ для индивидуализации конкретных товаров, работ, услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей используется товарный знак (знак обслуживания).

В судебной практике такой критерий коммерческого обозначения как наличие предприятия признан судами обязательным в целях признания обозначения в качестве коммерческого обозначения.

Необходимость доказывания использования коммерческого обозначения именно в отношении предприятия, а не товаров, установлено в деле № А40-57136/2015, где установлено, что спорное обозначение используется в оформлении витрин и вывесках магазинов, арендуемых в торговых центрах, что говорит о наличии предприятия, и указанное обозначение является коммерческим.

Доказательств того, что обозначение «NT-MDT» используется ответчиком в отношении предприятия, не представлено.

В представленном ИП ФИО3 договоре купли-продажи имущественного комплекса ЗАО «Нанотехнология МДТ» от 07.03.2019 г. отсутствуют какие-либо сведения о передаче ей коммерческого обозначения «NT-MDT».

В Приложении №1 к данному договору, которое является единым лотом №1 в составе основных средств, финансовых вложений должника, среди широкого перечня нематериальных активов (Патентов, Свидетельства на товарные знаки) отсутствует такой нематериальный актив, как «коммерческое обозначение «NT-MDT».

ООО «Эмтион» ссылается на применение к указанному договору от 07.03.2019г. положений ст. 1027 ГК РФ (коммерческая концессия).

Однако, объектом договора коммерческой концессии является комплекс прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, перечень которых в ст. 1027 ГК РФ изложен неисчерпывающим образом и определен в ст. 1225 ГК РФ (Постановление от 2 июля 2014 г. по делу № А40-117437/2013).

В данный договор также входят основные средства, а также финансовые вложения должника, что исключает его квалификацию как договор концессии.

Договор купли-продажи имущественного комплекса ЗАО «Нанотехнология МДТ» от 07.03.2019 г. в качестве договора концессии в Роспатенте зарегистрирован не был.

Также, согласно договору от 07.03.2019 г. происходит отчуждение имущества, а по договору концессии предоставляется право использования.

В силу изложенного, договор между ЗАО «НТ-МДТ» и ИП ФИО3 от 07.03.2019 г. договором коммерческой концессии не является.

Таким образом, поскольку «коммерческое обозначение» «NT-MDT» в данном договоре не упоминалось, не было объектом данного договора, и данный договор не является договором концессии, следовательно спорное «коммерческое обозначение» от ЗАО «НТ-МДТ» ИП ФИО3 по нему не передано.

Довод ответчика о том, что «коммерческое обозначение» «NT-MDT» перешло к ООО «Эмтион» по Лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака №188978 от 01.04.2019 г. не обоснован и опровергается содержанием самого договора.

Лицензионным договором между ИП ФИО3 и ООО «Эмтион» по лицензии передается только право на товарный знак № 188978 . Данный договор не касается коммерческого обозначения «NT-MDT».

Таким образом, права использования указанного обозначения ООО «Эмтион» не принадлежит. Доказательств обратного, не представлено.

Обстоятельств, свидетельствующих о правомерности использования ответчиками спорного обозначения «NT-MDT», сходного до степени смешения с товарным знаком истца № 742538 .

При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу о том, что требования о запрете ООО «Эмтион» использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком РФ № 742538 при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров, в том числе в сети Интернет, «атомно-силовые микроскопы»; «сканирующие зондовые микроскопы», «микроскопы».

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена — физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Таким образом, фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Материалами дела подтверждается и ответчиками не оспаривается, что администратором домена mteon.ru является ФИО2.

Таким образом, суд считает требование об обязании ФИО2 удалить сведения о предложении к продаже товаров «атомно-силовые микроскопы»; «сканирующие зондовые микроскопы», «микроскопы» под товарным знаком РФ № 742538 с Интернет-сайта https://www.mteon.ru/ правомерным и подлежащим удовлетворению.

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК производство и продажа являются последовательными самостоятельными нарушениями исключительного права на товарный знак.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации в общей сумме в размере 17 700 000 рублей.

Размер компенсации определен истцом исходя из общей стоимости поставки оборудования «Программно-аппаратный комплекс для изучения рельефа поверхности и физико-химических характеристик объектов с нанометровым пространственным разрешением на основе сканирующего зондового микроскопа Ntegra SOLARIS» составляющей 8 850 000,00 руб., что следует из условий договора поставки № 95 от 05.12.2019г.

Двукратный размер стоимости реализованного ответчиком оборудования составляет 8 850 000,00 руб. * 2 = 17 700 000 руб. 00 коп.

Таким образом, расчет исковых требований основан на положениях статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная компенсация является обоснованной, разумной и справедливой. Оснований для снижения компенсации судом не усматривается.

Суд, в связи с наличием факта незаконного использования исключительных прав ответчиком, считает требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 17 700 000 руб. правомерным, обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Наряду с изложенным, суд отклоняет требование истца, заявленное к УДМФИЦ УРО РАН об обязании указанного ответчика изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар.

Доводы истца, о том, что действия сторон договора № 95 от 05.12.2019 г. являются нарушением исключительного права истца на товарный знак, являются не состоятельными.

Из материалов дела следует, что договор поставки был заключен 05.12.2019 года, исключительное право па товарный знак возникло 17 января 2020 года, оборудование было изготовлено в декабре 2019 года. Ни на момент заключения договора, ни на момент поставки товара у ответчика 3 не было сведений о регистрации исключительного права па товарный знак № 742538, товар не был признан контрафактным. При этом у сторон отсутствовали основания для расторжения или изменения договора № 95 от 05.12.2019 г. Кроме того, истец не приводит доказательств, что ответчик 3 осознанно приобрел контрафактную продукцию.

Доводы истца, о том, что оборудование приобреталось в частную собственность, следовательно, приобреталось не для общественных интересов, что товар служит коммерческим и научным интересам исключительно УдмФИЦ УрО РАН (ответчика 3), опровергается представленными в суд материалами дела.

Так, собственником имущества Центра (ответчика 3) является Российская Федерация, функции и полномочия учредителя Центра от имени Российской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Ответчик 3 не является частным учреждением, не является и коммерческой организацией.

В соответствии с ч.1 и ч.2 ст. 9.2. Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах пауки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом.

Согласно ч.9 этой же статьи имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с ГК РФ. Собственником имущества бюджетного учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

Таким образом, в силу закона ответчик 3. не может приобретать какое-либо имущество в частную собственность.

Ответчик 3 указал, что конечной целью приобретения оборудования являются научные исследования и разработки, а не извлечение прибыли.

Согласно федеральной целевой программе «Исследования и разработки но приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. №426 (далее - Федеральная программа) целью государственной поддержки материально-технической инфраструктуры исследований и разработок является комплексное развитие центров коллективного пользования научным оборудованием в интересах повышения эффективности и результативности прикладных исследований за счет обеспечения доступа большого числа исследователей к современным дорогостоящим приборам и оборудованию, обеспечивающим повое качество исследований и разработок. Целью указанного мероприятия является комплексное развитие сети центров коллективного пользования научным оборудованием для их эффективного участия в реализации перспективных междисциплинарных исследовательских проектов по приоритетным направлениям развития пауки и технологий Российской Федерации, в том числе в кооперации с ведущими мировыми научными и исследовательскими центрами.

В силу Федеральной программы (приложение № 2, п. 3.1.2.2) и п. 2 Требований к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам, которые созданы и (или) функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств (утв. постановлением Правительства РФ от 17 мая 2016 г. № 429) Центры коллективного пользования должны обеспечивать достижение роста количества организаций-пользователей научного оборудования сети ЦКП.

В соответствии с подп. г) п. 2 Правил функционирования центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных установок, которые созданы и (или) функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств (утв. постановлением Правительства РФ от 17 мая 2016 г. №429) научная организация, в которой функционирует ЦКП, обеспечивает разработку и утверждение, в том числе, перечня выполняемых типовых работ и (или) оказываемых услуг с указанием единицы измерения выполняемой работы и (или) оказываемой услуги и их стоимости или порядка определения их стоимости.

С учетом изложенного утверждение стоимости типовых услуг ЦКП на проведение исследований по заказам сторонних организаций ЦКП не презюмирует использование оборудования исключительно в коммерческих целях и частный интерес учреждения.

Довод истца об использовании ответчиком 3 бюджетных средств для приобретения оборудования во вред является не состоятельным, поскольку доказательств причинения вреда не предоставлено.

Довод истца, что требования к ответчику 3 заявлены в полном соответствии п. 2 ст. 1515 ГК РФ является необоснованным и не соответствует обстоятельствам дела.

При этом истец просит обязать ответчика 3 изъять из оборота и уничтожить оборудование за собственный счет. Однако, согласно ч. 2 ст. 1515 ГК РФ статье уничтожение товара происходит за счет нарушителя.

В п. 1 ст. 1252 ГК РФ указывается, что защита исключительных прав па результаты интеллектуальной деятельности осуществляется путем предъявления соответствующего требования к недобросовестному приобретателю.

По смыслу ст. 302 ГК РФ, добросовестным приобретателем признается лицо, которое приобрело имущество у лица, не имевшего права его отчуждать, о чем приобретатель не только не знал, но и не мог знать. Только в противном случае он считается недобросовестным приобретателем.

Согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2014 г. № С01-1121/2014 по делу № А12-33696/2013 нарушением права на товарный знак является изготовление, предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца. Ответчик 3 не вводит в оборот товар, является лишь пользователем указанного товара.

Таким образом, ответчик 3 является добросовестным приобретателем, то есть лицом, не являющимся нарушителем права истца на товарный знак.

В связи с изложенным, требование истца к ответчику 3 удовлетворению не подлежит.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчиков в пользу истца пропорционально удовлетворенным требованиям.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1473, 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Эмтион» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком РФ № 742538 при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров, в том числе в сети Интернет, «атомно-силовые микроскопы»; «сканирующие зондовые микроскопы», «микроскопы».

Обязать ФИО2 удалить сведения о предложении к продаже товаров «атомно-силовые микроскопы»; «сканирующие зондовые микроскопы», «микроскопы» под товарным знаком РФ № 742538 с Интернет-сайта https://www.mteon.ru/.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эмтион» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) компенсацию 17 700 000 (семнадцать миллионов семьсот тысяч) руб. 00 коп., а также 123 500 (сто двадцать три тысячи пятьсот) руб. 00 коп.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья

Е.Н. Киселева