Решение от 14 августа 2024 г. по делу № А45-29130/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-29130/2023
г. Новосибирск
14 августа 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 08 августа 2024 года.

В полном объеме решение изготовлено 14 августа 2024 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Голубевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Щербиной В.О., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Москва (ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Технопан», Новосибирская область, с.п. Мочищенский сельсовет (ИНН <***>)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) ООО «Техресурс-Алтай» (ИНН <***>); 2) ООО «Стройлеском», с. Павловск (ИНН <***>); 3) ООО «ПСК Профиль», г. Москва (ИНН <***>); 4) ФИО2; 5) ФИО3,

о признании полезной модели по патенту №RU 205938 зависимой от полезной модели по патенту №RU 170175 от 18.04.2017, запрете использовать полезную модель, обязании опубликовать решение, взыскании 737 649 рублей 87 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

истца: ФИО1, лично, паспорт; ФИО4, доверенность от 16.10.2023, паспорт, диплом;

ответчика: ФИО5, доверенность от 06.04.2023, паспорт, диплом; ФИО6, доверенность от 06.04.2023, паспорт, диплом;

третьих лиц: не явились, извещены,

у с т а н о в и л:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее по тексту - истец) обратился с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Технопан» (далее по тексту - ответчик), с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющий самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Техресурс-Алтай», ООО «Стройлеском», ООО «ПСК Профиль», ФИО2, ФИО3, со следующими требованиями:

1. признать полезную модель по Патенту № RU 205938 зависимой от полезной модели № RU 170175 от 18.04.2017;

2. запретить ответчику ООО «Технопан» использовать полезную модель по патенту № RU 205938, являющуюся зависимой от полезной модели по Патенту RU № 170175 от 18.04.2017 г., без разрешения патентообладателя полезной модели по Патенту RU № 170175 от 18.04.2017 г. - ФИО1, в том числе путем изготовления (производства) и введения в оборот на основании Технического свидетельства № 6570-22 от 11.05.2022 г. продукции «Система утепления фасадов «Технопан»;

3. взыскать компенсацию за незаконное использование Полезной модели по патенту № 170175 в размере 630 901 рубля 20 копеек;

4. обязать ответчика за собственный счет осуществить публикацию в Официальном бюллетене «Изобретения. Полезные модели» (ISSN 2313-7436) решения по настоящему делу;

5. взыскать расходы по оплате государственной пошлины.

В судебном заседании истец исковые требования в уточненном виде поддержал, просил удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании и представленном отзыве исковые требования не признал, просил отказать в их удовлетворении, указав на отсутствие факта зависимости патента на полезную модель №205938 от патента на полезную модель №170175, в случае удовлетворения заявленных требований ответчик просил суд уменьшить размер компенсации до 630 901 рубля 20 копеек, в связи с чем представил в материалы дела контррасчет компенсации.

Третьи лица в судебное заседание не явились, отзывы на исковое заявление, а также доказательства, опровергающие требования истца, в материалы дела не представили.

В силу статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третьи лица считаются извещенными надлежащим образом, и суд считает возможным разрешить спор в их отсутствие на основании пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее - истец), является автором и патентообладателем полезной модели «Фасадная панель» по Патенту № RU 170175 от 18.04.2017 г. с датой приоритета 07.09.2016 г. (далее - «полезная модель № 170175»).

Независимый пункт формулы полезной модели изложен следующим образом:

«Фасадная панель для облицовки и утепления строительных сооружений, содержащая фасадный элемент из материала с низким коэффициентом влаго- и паропроницаемости, внутреннюю обшивку из паропроницаемого материала и теплоизоляционный слой, расположенный между фасадным элементом и внутренней обшивкой, при этом теплоизоляционный слой выполнен из отдельных ламелей теплоизоляционного волокнистого материала с пазами, образующими с фасадным элементом вентиляционные каналы, где торцевые ламели выполнены цельными, а теплоизоляционный волокнистый материал гидрофобизирован, и волокна материала ламелей ориентированы перпендикулярно фасадному элементу, при этом торцы ламелей смещены продольно по отношению друг к другу».

Данные фасадные панели используются как основной компонент Системы утепления фасадов «Термолэнд» (далее – «СУФ «Термолэнд»), которая изготавливается и вводится в оборот компанией ООО «Термолэнд», единственным участником и генеральным директором которой является ФИО1

09.04.2021 между истцом и ООО «Термолэнд» заключен лицензионный договор № ТЛ-09-04-21 (далее - «лицензионный договор»), по которому истец передал ООО «Термолэнд» неисключительную лицензию на ряд объектов интеллектуальной собственности, включая право на полезную модель № 170175.

Лицензионный договор зарегистрирован в Реестре полезных моделей 04.08.2021, номер регистрации РД0370987.

ООО «Технопан» (далее – ответчик) является патентообладателем полезной модели «Фасадная сэндвич-панель» по Патенту № RU 205938 от 12.08.2021 с датой приоритета 24.03.2021 (далее - «полезная модель № 205938»).

Независимый пункт формулы полезной модели изложен следующим образом: «Фасадная сэндвич-панель для облицовки и утепления строительных сооружений, содержащая фасадную обшивку, имеющую в двух противоположно расположенных торцевых частях замковые элементы и выполненную из тонколистового металла с защитным полимерным покрытием, внутреннюю обшивку и теплоизоляционный слой, расположенный между фасадной и внутренней обшивками, при этом теплоизоляционный слой выполнен из отдельных ламелей теплоизоляционного волокнистого материала с пазами, образующими с фасадной обшивкой вентиляционные каналы, где торцевые ламели выполнены цельными, а теплоизоляционный волокнистый материал гидрофобизирован и волокна материала ламелей ориентированы перпендикулярно фасадной обшивке, при этом торцы ламелей смещены продольно по отношению друг к другу, отличающаяся тем, что материал внутренней обшивки выполнен из перфорированной фольма-ткани, представляющей собой стеклоткань, которая ламинирована фольгой, а в каждом поперечном сечении панели имеется не больше одного стыка ламелей.».

Данные фасадные панели используются как основной компонент Системы утепления фасадов «Технопан» (далее - «СУФ «Технопан»), которая изготавливается и вводится в оборот ответчиком без согласия истца.

Истец считает, что полезная модель № 205938, патентообладателем которой является ответчик, является зависимой от полезной модели № 170175, патентообладателем которой является истец.

Фактическим основанием для обращения в суд с настоящим иском послужили факты изготовления (производства) и коммерческой реализации (поставки) ответчиком фасадных сэндвич-панелей на основании патента на полезную модель № 205938, поскольку, по мнению истца, данная полезная модель является зависимой по отношению к полезной модели № 170175, и, соответственно, введение в оборот продукции по полезной модели № 205938 без согласия истца как правообладателя полезной модели № 170175 в силу п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ не допускается и представляет собой нарушение исключительных прав истца.

Так, ответчиком в ноябре-декабре 2021 года были осуществлены поставки продукции по патенту на полезную модель № 205933 в адрес:

- ООО «Техресурс-Алтай» (г. Барнаул) - по Договорам поставки от 04.10.2021 г. № ТП1450-21/ОП и от 15.10.2021 № ТП1460-21/ОП - на сумму 1 666 913,72 руб.;

- ООО «Стройлеском» (Алтайский край) - по Договору присоединения от 25.11.2021 и счет-спецификации № ТП00-004936 от 25.11.2021 - на сумму 2 021 335,60 руб.

Об указанных поставках Истцу стало известно в ходе рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (далее - «УФАС по Новосибирской области») дела№ 054/01/14.5-761/2022.

Приказом УФАС по Новосибирской области от 04.05.2022 г. № 68 было возбуждено по признакам нарушения ООО «Технопан» ст. 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Данное дело было возбуждено по факту изготовления и введения в оборот компанией ООО «Технопан» в июне 2021 г. фасадных панелей с незаконным использованием полезной модели по патенту № 170175, которые в дальнейшем были использованы ООО «Сахастройсервис» при производстве капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>.

В результате рассмотрения дела решением от 07.02.2023 УФАС по Новосибирской области решило:

1. признать действия ООО «Технопан» актом недобросовестной конкуренции, нарушающим ст. 14.5 Федерального закона от 26.07.2006г. М135-ФЗ «О защите конкуренции»:

- не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту- конкуренту.

Нарушение выразилось в введении в оборот /повара - системы утепления фасадов с использованием полезной модели по патенту №170175, в совокупности с использованием ТУ 5284-003-74923819-2010.

2. Выдать ООО «Технопан» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-5905/2023 08.06.2023 г. в иске ООО «Технопан» о признании Решения УФАС по Новосибирской области от 07.02.2023 г. недействительным отказано. Решение антимонопольного органа признано законным и обоснованным.

Вместе с тем, хотя объектом рассмотрения дела в антимонопольном органе являлось введение ответчиком в оборот фасадных панелей в июне 2021 года, то есть до момента регистрации патента на полезную модель № 205938, самим ответчиком (а также третьими лицами-покупателями) в материалы дела была представлена информация о поставках фасадных панелей, изготовленных ответчиком уже после регистрации полезной модели № 205938 и на ее основании.

Кроме того, в марте 2023 года истцом были выявлены факты, свидетельствующие о возможном нарушении права на полезную модель согласно патенту № 170175 в процессе введения на рынок фасадных панелей компанией ООО «ПСК Профиль» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Так, на сайте компании ООО «ПСК Профиль» размещено предложение к поставке фасадных панелей с воздухообменом. Причем, как следовало из размещенных фотографий фасадных панелей, под «воздухообменом» имелось в виду наличие в фасадных панелях вентиляционных каналов. Таким образом, предлагаемые компанией ООО «ПСК Профиль» к поставке вентилируемые фасадные панели по своему внешнему виду и техническому устройству практически оказались полностью идентичными фасадным панелям по Патенту на полезную модель № 170175.

В связи с изложенным, 07.03.2023 истец (в лице уполномоченного представителя) направил компании ООО «ПСК Профиль» уведомление о возможном нарушении исключительных прав на полезную модель, в ответ на которое 21.03.2023 ООО «ПСК Профиль» сообщило, что является официальным дилером компании ООО «ТехноПан», изготавливающей фасадные сэндвич-панель (договор поставки № ТПОО1503-22/ОП от 02.02.2022).

Из сравнительного анализа признаков независимого пункта формулы патентов № 170175 и № 205938, согласно правовой позиции истца, следует что в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 205938 содержится каждый признак независимого пункта формулы патента на полезную модель Ж170175, а следовательно, полезная модель по патенту № 205938 в силу подп. 1 п. 2 ст. 1358 и п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ является зависимой по отношению к полезной модели патента № 170175.

Поскольку одним из требований истца является требование о выплате компенсации, 30.08.2023 истцом в адрес ответчика была направлена претензия, которая была оставлено ответчиком без удовлетворения.

Учитывая факт использования ответчиком полезной модели по патенту №205938, являющейся зависимой от полезной модели по патенту № 170175 от 18.04.2017, без разрешения патентообладателя полезной модели по патенту №170175 от 18.04.2017, в том числе путем изготовления (производства) и введения в оборот на основании Технического свидетельства № 6570-22 от 11.05.2022 продукции «Система утепления фасадов «Технопан», истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу п.1 ст. 1354 ГК РФ патент на полезную модель удостоверяет исключительное право на полезную модель.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В соответствии с положениями п.2 ст. 1375 и п.2 ст. 1376 ГК РФ, охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358.1 ГК РФ изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

Как разъяснено в пункте 125 Постановления N 10, если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке.

Как следует из материалов дела и ответчиком опровергнуто не было, ответчик использовал полезную модель по патенту №205938, в том числе путем изготовления (производства) и введения в оборот на основании Технического свидетельства № 6570-22 от 11.05.2022 продукции «Система утепления фасадов «Технопан», что подтверждается решением от 07.02.2023 УФАС по Новосибирской области по делу № 054/01/14.5-761/2022, решением Арбитражного суда Новосибирской области от 08.06.2023, оставленным в силе постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2023 и постановлением суда кассационной инстанции от 19.02.2024, а также вступившим в законную силу решением суда по делу №А45-11042/2023.

Как утверждает истец в исковом заявлении, полезная модель ответчика по патенту № 205938, использованная ответчиком в ходе изготовления (производства) и введения в оборот на основании Технического свидетельства № 6570-22 от 11.05.2022 продукции «Система утепления фасадов «Технопан», является зависимой от полезной модели истца по патенту № 170175 от 18.04.2017.

Независимый пункт формулы полезной модели истца по патенту № 170175 изложен следующим образом:

«Фасадная панель для облицовки и утепления строительных сооружений, содержащая фасадный элемент из материала с низким коэффициентом благо- и паропроницаемости, внутреннюю обшивку из паропроницаемого материала и теплоизоляционный слой, расположенный между фасадным элементом и внутренней обшивкой, при этом теплоизоляционный слой выполнен из отдельных ламелей теплоизоляционного волокнистого материала с пазами, образующими с фасадным элементом вентиляционные каналы, где торцевые ламели выполнены цельными, а теплоизоляционный волокнистый материал гидрофобизирован, и волокна материала ламелей ориентированы перпендикулярно фасадному элементу, при этом торцы ламелей смещены продольно по отношению друг к другу».

При этом независимый пункт формулы полезной модели ответчика по патенту № 205938 содержит следующее описание полезной модели:

«Фасадная сэндвич-панель для облицовки и утепления строительных сооружений, содержащая фасадную обшивку, имеющую в двух противоположно расположенных торцевых частях замковые элементы и выполненную из тонколистового металла с защитным полимерным покрытием, внутреннюю обшивку и теплоизоляционный слой, расположенный между фасадной и внутренней обшивками, при этом теплоизоляционный слой выполнен из отдельных ламелей теплоизоляционного волокнистого материала с пазами, образующими с фасадной обшивкой вентиляционные каналы, где торцевые ламели выполнены цельными, а теплоизоляционный волокнистый материал гидрофобизирован и волокна материала ламелей ориентированы перпендикулярно фасадной обшивке, при этом торцы ламелей смещены продольно по отношению друг к другу, отличающаяся тем, что материал внутренней обшивки выполнен из перфорированной фольма-ткани, представляющей собой стеклоткань, которая ламинирована фольгой, а в каждом поперечном сечении панели имеется не больше одного стыка ламелей.».

Возражая в отношении заявленных исковых требований, ответчик указал, что полезная модель по патенту №205938 не является зависимой от полезной модели по патенту №170175.

Ввиду наличия разногласий между истцом и ответчиком о наличии либо отсутствии зависимости полезной модели по патенту №205938 от полезной модели по патенту №170175, определением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.04.2024 по ходатайствам истца и ответчика по делу №А45-29130/2023 была назначена судебная патентоведческая экспертиза, ее проведение было поручено эксперту АНО ЭПЦ «Топ Эксперт» - ФИО7.

На разрешение эксперта судом были поставлены следующие вопросы:

- является ли полезная модель по патенту №205938 зависимой по отношению к полезной модели по патенту №170175 по смыслу ст.1358.1 Гражданского кодекса Российской Федерации? Установить и указать признаки полезных моделей по патентам №205938 и №170175?

- являются ли зависимые полезные модели патентоспособными по смыслу статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации?

Согласно заключению эксперта №23-05/24-АС от 23 мая 2024 года, полезная модель по патенту №205938 является зависимой по отношению к полезной модели по патенту №170175.

При соблюдении условий патентоспособности зависимым полезным моделям может быть предоставлена правовая охрана, подтвержденная патентом.

Признаки полезных моделей приведены в таблице 1 настоящего заключения, существенные признаки полезных моделей, формирующие область правовой охраны приведены в таблице 2 настоящего заключения.

Признаки полезных моделей (таблица 1):

№
Элементы конструкции решения по патенту на полезную модель РФ № 170175

Элементы конструкции решения по патенту на полезную модель РФ №205938

Отличия и несоответствия элементов и

взаимосвязей

1
Фасадный элемент, выполнен из материала с низким коэффициентом влаго- и паропроницаемости, например, композитного материала или тонколистового металла

Фасадная обшивка (1), имеющую в двух противоположно расположенных торцевых частях замковые элементы (2) и выполненную из тонколистового металла (оцинкованная сталь) с защитным полимерным покрытием

Совпадение

2
Внутренняя обшивка 2, выполнена из паропроницаемого материала, такого как, например, стеклохолст

Внутреннюю обшивку (3) выполнена из перфорированной фольма-ткани со сквозными отверстиями (8), представляющей собой стеклоткань, которая ламинирована фольгой.

Совпадение по

свойствам материалов в части паропроницаемости

3
Теплоизоляционный слой 3 из минеральной ваты или стекловаты соединенный с фасадным элементом посредством клеевой композиции.

Слой сформирован из отдельных ламелей 4, которые продольно смещены по отношению друг к другу для сохранения устойчивости конструкции панели.

Теплоизоляционный слой (4), выполнен из отдельных ламелей (5) теплоизоляционного волокнистого материала с пазами и расположен между фасадной (1) и внутренней (3) обшивками.

Теплоизоляционный волокнистый материал представляет собой минеральную вату на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем и/или стекловату.

Фасадная (1) и внутренняя (3) обшивки соединены со слоем (4) теплоизоляционного волокнистого материала двухкомпонентным и/или однокомпонентным полиуретановым клеем.

Совпадения в части состава материала, его форма представления и крепления.

Отличие в клеевом креплении (решение 1 к фасадному элементу, решение 2 к фасадному и внутреннему)

4
В каждой ламели 4 выполнен паз 5, образующий с фасадным элементом 1 вентиляционный канал.

При этом теплоизоляционный слой (4) выполнен из отдельных ламелей (5) теплоизоляционного волокнистого материала с пазами (6), образующими с фасадной обшивкой (1) вентиляционные каналы (7), где торцевые ламели выполнены цельными, а теплоизоляционный волокнистый материал гидрофобизирован и волокна материала ламелей ориентированы перпендикулярно фасадной обшивке (1), а торцы ламелей (5) смещены продольно по отношению друг к другу.

В каждом поперечном сечении панели имеется не больше одного стыка ламелей.

Совпадение

5
Внутренняя поверхность каждого

вентиляционного канала может быть обработана обеспыливающим агентом для снижения концентрации минерал(стекло)ватной пыли в воздухе, проходящем через полости вентиляционного канала, которая может затруднить отток влаги с поверхности утепляемого фасада сооружения.


Не упоминается в описании решения 2

6
На торцевых поверхностях фасадного элемента 1 могут быть выполнены элементы 6, 7 замкового соединения типа «шип-паз». Данные элементы обеспечивают герметичность в месте соединения соседних панелей, что также усиливает теплоизоляционные свойства конструкции.

Фасадная обшивка (1), имеет в двух противоположно расположенных торцевых частях замковые элементы (2), незащищенные фасадной обшивкой (1) теплоизоляционные волокнистые слои (4) материала и ламели (11) закрыты фасонными элементами (12), выполненными из оцинкованной тонколистовой стали с полимерным покрытием

Совпадение в части применения замковых элементов,

несовпадение в части применения

дополнитель-

ного

закрытия

стыков

фасонными

элементами

в решении 2

7
Фасадная панель может быть снабжена дополнительным слоем 8 из менее плотного теплоизоляционного материала, который присоединяется к внутренней обшивке 2 со стороны, прилегающей к утепляемому сооружению 9.

Фасадная панель снабжена дополнительным слоем (9) теплоизоляционного материала, присоединенным к внутренней обшивке (3) со стороны, прилегающей к утепляемой стене (10) сооружения.

Совпадение


Существенные признаки полезных моделей, формирующие область правовой охраны (таблица 2):

Признак

№
Независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ №170175

Независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ №205938

Факт идентичности или использования признака

1
Фасадная панель для облицовки и утепления строительных сооружений

Фасадная сэндвич-панель для облицовки и утепления строительных сооружений

Идентичен

2
Фасадный элемент из материала с низким коэффициентом влаго- и паропроницаемости

Фасадная обшивка, выполненная из тонколистового металла с защитным полимерным

покрытием

Идентичен

3
Внутренняя обшивка из паропроницаемого материала

Внутренняя обшивка, выполненная из перфорированной фольма-

ткани, представляющей собой стеклоткань, которая

ламинирована фольгой

Идентичен, но конкретизация данного признака

по 2 решению является частным вариантом

4
Теплоизоляционный слой, выполненный из отдельных ламелей теплоизоляционного волокнистого материала с пазами

Теплоизоляционный слой выполнен из отдельных ламелей теплоизоляционного волокнистого материала с пазами

Идентичен

5
Пазы ламелей теплоизоляционного волокнистого материала, образуют с фасадным элементом вентиляционные каналы

Пазы ламелей теплоизоляционного слоя образуют с фасадной обшивкой вентиляционные каналы

Идентичен

6
Торцевые ламели выполнены цельными

Торцевые ламели выполнены цельными

Идентичен

7
Теплоизоляционный волокнистый материал гидрофобизирован

Теплоизоляционный волокнистый материал гидрофобизирован

Идентичен

8
Волокна материала ламелей ориентированы перпендикулярно фасадному элементу

Волокна материала ламелей ориентированы перпендикулярно фасадной обшивке

Идентичен

9
Торцы ламелей смещены продольно по отношению друг к другу

Торцы ламелей смещены продольно по отношению друг к другу

Идентичен


В соответствии со ст. 87 АПК РФ, в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

По смыслу части 2 статьи 87 АПК РФ и статьи 20 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" повторная экспертиза назначается, если выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам дела, сделаны без учета фактических обстоятельств дела; во время судебного разбирательства установлены новые данные, которые могут повлиять на выводы эксперта; необоснованно отклонены ходатайства участников процесса, сделанные в связи с экспертизой; выводы и результаты исследований вызывают обоснованные сомнения в их достоверности; при назначении и производстве экспертизы были допущены существенные нарушения процессуального закона.

Из буквального толкования указанной нормы права, в совокупности с рекомендациями, изложенными в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", следует, что при проверке достоверности заключения эксперта следует установить, компетентен ли эксперт в решении вопросов, поставленных перед экспертным исследованием, не подлежит ли эксперт отводу по основаниям, указанным в АПК РФ, соблюдена ли процедура назначения и проведения экспертизы, соответствует ли заключение эксперта требованиям, предъявляемым законом.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ (далее - Закон N 73-ФЗ) эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

Требования к заключению экспертов предусмотрены ч. 2 ст. 86 АПК РФ.

В силу императивного характера норм пункта 4 части 2 статьи 86 Кодекса, статьи 25 Закона N 73-ФЗ в экспертном заключении должны быть отражены запись о предупреждении эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку (часть 5 статьи 55 АПК РФ).

Эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Квалификация эксперта была проверена судом, отводов эксперту лицами, участвующими в деле, заявлено не было.

Экспертное заключение выполнено ФИО7 - экспертом АНО ЭПЦ «Топ Эксперт» в области экспертизы и патентования объектов промышленной собственности, являющимся патентным поверенным Российской Федерации № 2086, по специальности изобретения и полезные модели, имеющим стаж экспертной работы более 11 лет, высшее специальное образование по специальности «Машины и аппараты пищевых производств» инженер (Диплом ВСВ 1594989, выдан 29 июня 2006 г.),

Эксперт ФИО7 окончил Российскую Государственную Академию Интеллектуальной Собственности, присвоена квалификация Патентовед (Диплом 772400343458, выдан 31 октября 2014г.).

Экспертом получены следующие сертификаты:

- РГАИС № ДО ПО-05-16-1 от 18.05.2016 «Объекты патентного права, средства индивидуализации и их экспертиза»;

- Московская Городская Организация всероссийское общество изобретателей и рационализаторов №290 от 17.11.2014 «Обучение навыкам ведения патентно-лицензионной работы;

- ВОИС «Основы интеллектуальной собственности» 17.11.2012;

- ВОИС «Летняя школа» 14.07.2017.

Заключение судебной экспертизы выполнено на основании представленных материалов дела и вещественных доказательств, экспертное исследование проведено последовательно и полно, на поставленные судом вопросы эксперт ответил вполне определенным образом, с приведением изложения методики проведения исследовательской части экспертизы, заключение содержит достоверные сведения о результатах экспертизы, противоречий в выводах эксперта не усматривается, сомнений в обоснованности заключения экспертизы судом не установлено.

Сведения, содержащиеся в экспертном заключении, документально ответчиком не опровергнуты (ст. 65 АПК РФ).

Само по себе несогласие ответчика с выводами судебной экспертизы, а также наличие у него сомнений в обоснованности заключения эксперта не свидетельствуют о его недостоверности.

В силу требований частей 1, 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключение эксперта является одним из видов доказательств, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле.

Кроме того, в соответствии с требованиями частей 4, 5 статьи 71, части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта является одним из видов доказательств, и подлежит оценке судом наряду с другими доказательствами.

По ходатайству ответчика для дачи пояснений по выводам, содержащимся в экспертном заключении от 23.05.2024, определением от 02.07.2024 в судебное заседание был приглашен эксперт ФИО7

В судебном заседании эксперт ФИО7 ответил на вопросы сторон и суда, поддержал выводы, изложенные в экспертном заключении от 23.05.2024.

При указанных обстоятельствах, оснований для признания заключения эксперта ФИО7 несостоятельным, у суда не имеется.

Учитывая, что каких-либо документальных доказательств, опровергающих заключение судебной экспертизы, ответчиками в материалы дела не представлено, возражения ответчика по результатам судебной экспертизы, представленные в материалы дела в письменном виде, судом отклоняются, поскольку выражают субъективное мнение ответчика и сводятся к несогласию с заключением судебной экспертизы.

При указанных обстоятельствах, с учетом результатов проведенной по делу судебной экспертизы, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца о признании полезной модели по патенту № 205938 зависимой от полезной модели № RU 170175 от 18.04.2017, в связи с чем указанное требование подлежит удовлетворению.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Разрешения на какое-либо использование спорного объекта интеллектуальных прав ответчику истцом не давалось.

Принимая во внимание, установление в ходе проведения по делу судебной экспертизы факта зависимости полезной модели по патенту № RU 205938 от полезной модели по патенту № RU 170175 от 18.04.2017, учитывая факт использования ответчиком полезной модели по патенту № RU 205938 при изготовлении (производства) и введении в оборот на основании Технического свидетельства № 6570-22 от 11.05.2022 г. продукции «Система утепления фасадов «Технопан», суд считает возможным удовлетворить требование истца о запрете ответчику использовать полезную модель по патенту № RU 205938 без разрешения патентообладателя полезной модели по патенту RU № 170175 от 18.04.2017 г. - ФИО1, в том числе путем изготовления (производства) и введения в оборот на основании Технического свидетельства № 6570-22 от 11.05.2022 г. продукции «Система утепления фасадов «Технопан».

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно статье 1407 ГК РФ патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 настоящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 62 Постановления N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Обращаясь в суд, истец заявлял о том, что ответчиком при изготовлении (производстве) и введении в оборот на основании Технического свидетельства №6570-22 от 11.05.2022 г. продукции «Система утепления фасадов «Технопан» используется полезная модель по патенту № RU 205938, зависимая от полезной модели по патенту RU № 170175 от 18.04.2017 г., без разрешения патентообладателя полезной модели по патенту RU № 170175 – ИП ФИО1

В качестве компенсации за незаконное использование полезной модели по патенту № 170175 истец просил взыскать с ответчика 737 649 рублей 87 копеек - в двукратном размере стоимости права использования полезной модели, определенной исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование объекта интеллектуальных прав. Расчет компенсации истец производит следующим образом.

Согласно правовой позиции истца, применительно к нарушенному праву ИП ФИО1 «ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующей полезной модели» является размер лицензионного вознаграждения за использование полезной модели - «Фасадная панель», на основании патента № 170175, установленный лицензионным договором от 09.04.2021 № ТЛ-09-04-21, заключенным между ФИО1 и ООО «Термолэнд», и зарегистрированным в Реестре товарных знаков, на который неоднократно делается ссылка и в Решении УФ АС по Новосибирской области по делу № 054/01/14.5-761/2022 от 07.02.2023.

Согласно п. 4.1. указанного Лицензионного договора, размер лицензионного вознаграждения за использование полезной модели - «Фасадная панель», на основании патента № 170175 составляет 10 % от выручки/дохода, полученного от использования полезной модели (именно в таком размере ИП ФИО1 получал лицензионные платежи от передачи права на использование Полезной модели на основании Лицензионного договора от 09.04.2021 г. № ТЛ-09-04-21, что подтверждается Приложениями № 8-10).

В ноябре и декабре 2021 года ООО «Технопан» осуществило поставки фасадных сэндвич-панелей по патенту на полезную модель № 205938 на общую сумму 3 688 249 руб. 32 коп.

Таким образом, предусмотренный п. 2 ст. 1406.1 ГК РФ двукратный размер стоимости права использования Полезной модели № 170175 в связи с допущенным ООО «Технопан» нарушением, согласно расчету истца, составляет 737 649 руб. 87 коп. (3 688 249,37 руб. х 10% х 2).

Возражая в отношении заявленной суммы компенсации, ответчик представил в материалы дела контррасчет, в соответствии с которым сумма компенсации составляет 630901 рубль 20 копеек: 3 154 506,32 руб. (стоимость поставки) х 10% (размер лицензионного вознаграждения) х 2.

При этом, ответчик указал, что верной является сумма поставки в Техресурс-Алтай и в СтройЛесКом в размере 3 154 506,32 руб.

Истец в судебном заседании 08.08.2024, с учетом контррасчета ответчика, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнил исковые требования в части взыскания компенсации до 630901 рубль 20 копеек – суммы компенсации, согласно контррасчету ответчика.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Поскольку факт нарушения ответчиком исключительных прав истца подтвержден материалами дела и проведенной по делу судебной экспертизой, исходя из периода нарушения прав, стоимости предлагаемых ответчиком к продаже изделий, учитывая согласие истца с контррасчетом ответчика, требования истца о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование полезной модели по патенту № 170175 в размере 630901 рубль 20 копеек, следует признать законными и обоснованными.

Оснований для снижения указанного размера компенсации суд не усматривает.

Бремя доказывания наличия обстоятельств о необходимости снижения размера компенсации возложено на ответчика. Также ответчик должен подтвердить факт наличия оснований для снижения компенсации именно на момент совершенного им нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Снижение размера компенсации возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика.

В данном же случае ответчик не привел каких-либо аргументов и доказательств, обосновывающих необходимость снижения заявленной суммы компенсации.

Снижение судом размера компенсации, несмотря на то, что ответчиком не представлены конкретные доказательства, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием его заявления, неосновательно освобождает ответчика от риска наступления последствий не представления доказательств, нарушая тем самым принципы равноправия сторон и состязательности судебного процесса.

Компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенция совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного произвольного снижения размера компенсации со стороны суда.

Исследовав в порядке ст. 71 АПК РФ обстоятельства дела и доказательства, представленные истцом в обоснование своих требований, арбитражный суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного ИП ФИО1 иска о взыскании с ответчика 630901 рубль 20 копеек компенсации, являющейся соразмерной грубому характеру правонарушения, его длительности и неустранимости данного нарушения на момент принятия судом решения по настоящему делу.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, суд также считает возможным удовлетворить требование истца об обязании ответчика осуществить за собственный счет в Официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) «Изобретения. Полезные модели» (ISSN 2313-7436) публикацию решения арбитражного суда по настоящему делу.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по уплаченной по иску государственной пошлине, а также по проведенной по делу судебной экспертизе подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь ст. 106, 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

признать полезную модель по патенту № RU 205938 зависимой от полезной модели по патенту № RU 170175 от 18.04.2017 г.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Технопан», Новосибирская область, с.п. Мочищенский сельсовет (ИНН <***>) использовать полезную модель по патенту № RU 205938, являющуюся зависимой от полезной модели по патенту RU № 170175 от 18.04.2017 г., без разрешения патентообладателя полезной модели по патенту RU № 170175 от 18.04.2017 г. - ФИО1, в том числе путем изготовления (производства) и введения в оборот на основании Технического свидетельства № 6570-22 от 11.05.2022 г. продукции «Система утепления фасадов «Технопан».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технопан», г. Новосибирск (ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Москва (ИНН <***>) компенсацию за незаконное использование полезной модели по патенту № 170175 в размере 630901 рубль 20 копеек, 55000 рублей расходов на проведение судебной экспертизы, а также 33618 рублей расходов по оплате госпошлины.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Технопан», г. Новосибирск (ИНН <***>) осуществить за собственный счет в Официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) «Изобретения. Полезные модели» (ISSN 2313-7436) публикацию решения арбитражного суда по настоящему делу.

Вернуть истцу - индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Москва (ИНН <***>) из федерального бюджета Российской Федерации 2135 рублей излишне оплаченной госпошлины.

Перечислить с депозита Арбитражного суда Новосибирской области на расчетный счет АНО ЭПЦ «Топ Эксперт» 75000 рублей, перечисленных по платежному поручению №1064 от 26.02.2024 и 55000 рублей, перечисленных по платежному поручению № 29 от 19.02.2024, всего: 130000 рублей, в счет оплаты судебной экспертизы.

Вернуть с депозита Арбитражного суда Новосибирской области на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Москва (ИНН <***>) 75000 рублей, излишне перечисленных по платежному поручению № 29 от 19.02.2024 в счет оплаты судебной экспертизы.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам, г.Москва, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья Ю.Н. Голубева