Решение от 29 июля 2019 г. по делу № А71-2984/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. Ижевск

Дело № А71- 2984/2018

Резолютивная часть решения объявлена 19 июля 2019 года

Полный текст решения изготовлен 29 июля 2019 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи О.А. Кашеваровой, п при ведении протоколирования с использованием средств видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Хабаровского края и составлении протокола в письменном виде секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Дальсбыт", г. Комсомольск-на-Амуре (ОГРН <***> ИНН <***>) к акционерному обществу "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", г.Ижевск (ОГРН <***> ИНН <***>) при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: 1. Общество с ограниченной ответственностью "Информационные технологии", г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2. Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Информационные технологии» (ОГРН <***>; ИНН <***>) 3. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Информационные технологии» (ОГРН <***> ИНН <***>) о запрещении ответчику совершать любые действия, нарушающие исключительное право на полезные модели, охраняемые патентами №177016, №175925, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот на территории РФ или хранить для этих целей продукцию, в которой использовано техническое решение,

При участии представителей сторон:

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 17.01.2017

от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности от 01.01.2019, от третьего лица:

1. ФИО4 - представитель по доверенности от 10.07.2018

2. ФИО4 - представитель по доверенности от 10.07.2018

3. не явился, уведомлен

у с т а н о в и л:

Акционерное общество "Дальсбыт", г. Комсомольск-на-Амуре ( далее - АО «Дальсбыт») обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики к Акционерному обществу "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", г.Ижевск (далее - АО Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг") о запрещении ответчику совершать любые действия, нарушающие исключительное право на полезные модели, охраняемые патентами №177016, №175925, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот на территории РФ или хранить для этих целей продукцию, в которой использовано техническое решение.

Определениями суда от 18.04.2018, 09.07.2018 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 1. Общество с ограниченной ответственностью "Информационные технологии", г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2. Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Информационные технологии» (ОГРН <***>; ИНН <***>) 3. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Информационные технологии» (ОГРН <***> ИНН <***>).

ООО «Научно-технический центр Информационные технологии» (ОГРН <***> ИНН <***>) в судебное заседание не явилось. Судебное заседание проведено в его отсутствие, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации на интернет-сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики, в порядке ст.ст. 121-123, 156 АПК РФ.

Для установления факта использования ответчиком технических решений, запатентованных истцом, истцом заявлено ходатайство о назначении патентной экспертизы в порядке ст. 82 АПК РФ.

Определением от 12.11.2018 производство по делу приостановлено в связи с назначением комиссионной судебной экспертизы, проведение экспертизы поручено эксперту Автономной некоммерческой организации «Центр судебной экспертизы «РОСОБЩЕМАШ» (ИНН <***>) ФИО5 и эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Центр патентных судебных экспертиз» (ИНН <***>) ФИО6.

26 марта 2019 года от экспертных организаций ООО «Центр патентных судебных экспертиз» и АНО «Центр судебной экспертизы «РОСОБЩЕМАШ» поступило заключение по результатам комиссионной экспертизы, а также отдельные заключения экспертов ФИО6 и ФИО5 по вопросам, вызвавшим разногласия.

Поскольку обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по делу, устранены, суд на основании ст. 146 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отсутствии возражений сторон производство по делу возобновил.

Представитель ответчика представил замечания по экспертизе, заявив ходатайство о направлении вопросов экспертам для дачи пояснений по экспертному заключению.

26.04.2019 в Арбитражный суд УР поступили пояснения экспертов ФИО6 и ФИО5 по вопросам, вызвавшим разногласия.

Независимый пункт формулы патента РФ №175925 на полезную модель «Электрическая цепь устройства контроля схода подвижного состава «УКСПС» содержит признаки, характеризующие выполнение «подрельсовых токопроводящих перемычек» а также «двух перемычек, одинаковых по своим функциям» эластичными.

В связи с возникшими разногласиями в ходе проведения исследования формулы патента РФ №175925 на полезную модель «Электрическая цепь устройства контроля схода подвижного состава «УКСПС» по признаку эластичности «подрельсовых токопроводящих перемычек» а также «двух перемычек, одинаковых по своим функциям» в порядке ст. 87 АПК РФ судом поставлен вопрос о проведении дополнительной экспертизы.

Стороны возражают о проведении дополнительной экспертизы по спорному пункту.

Истец требования поддержал, представил объяснения по делу.

Ответчик возразил, представил дополнение по делу о признании права преждепользования.

Как следует из материалов дела, АО «Дальсбыт» владеет исключительными правами на запатентованные полезные модели «Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)» и «Электрическая цепь устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)», о чем свидетельствуют патенты на полезную модель: № 177016 и № 175925 с датой заявки 13.03.2017 (л.д. 11-14 том 1).

По мнению истца в комплект изделия «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1 ДАЯС.2.30.049.000.000» входят «Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)» и «Электрическая цепь устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)».

Ответчиком АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» изготавливается и поставляется «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1 ДАЯС.2.30.049.000.000» по конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000, полученной от третьего лица ООО «Информационные технологии».

АО «Дальсбыт» права на использование конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000 на изделие УКСПС-У-1, а также исключительных прав на полезные модели, входящие в состав изделия ответчику ни третьему лицу не передавал.

Из Протокола совещания в управлении автоматики и телемеханики центральной дирекции инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги» № УДИ-242пр от 05.02.2018 года (л.д.19-20 том 1) следует, что согласно отгрузочной документации изделие УКСПС-У-1 изготавливается и отгружается АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

Полагая, что все признаки формулы полезной модели по патентам на полезные модели № 177016 и № 175925 совпадают с признаками отраженными в конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000 истец направил в адрес ответчика письмо исх. № 84 от 05.04.2017 года с уведомлением о недопустимости последним производства УКСПС-У-1 по конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000, а затем требование исх. №100 от 20.04.2017 года о прекращении нарушения исключительных прав, которое ответчиком оставлено без удовлетворения.

В результате незаконного использования патентных прав, истец обратился с настоящими исковыми требованиями.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик указывает, что ООО «Информационные технологии» обратилось к АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» с просьбой об изготовлении изделия «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1 (далее — УКСПС-У-1) (ДАЯС.2.30.049.000.000), конструкторская документация предоставляется ООО «НТЦ Информационные технологии», которое владеет ей на законном основании в силу договора передачи исключительных прав №6/2015 от 13.11.2015. АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» приступило к изготовлению изделия УКСПС-У-1 по конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000 на основании указанных писем и документов, а также во исполнение заказ-наряда №39 от 15.02.2017 к договору №ИНФТ-11-11-03 от 17.02.2011, заключенному между ООО «Информационные технологии» (Заказчик) и АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» (Подрядчик).

Копии конструкторской документации переданы от ООО «НТЦ «Информационные технологии» АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по приемосдаточному акту от 17.02.2017.

Таким образом, приступив к исполнению своих обязательств по договору №ИНФТ-11-11-03 от 17.02.2011, ответчик полагал, что действует правомерно.

В письмах АО «Дальсбыт» №84 от 05.04.2017 и №100 от 20.04.2017 отсутствует ссылка на патенты истца №177016 и №175925, сведения о патентах опубликованы только 06.02.2018 и ответчику не было о них известно до обращения истца в суд.

При этом ответчик указывает, что до даты приоритета на полезную модель по патентам № 177016 и № 175925 изготовил «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1 (далее - УКСПС-У-1) (ДАЯС.2.30.049.000.000), что является основанием для признания права преждепользования.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, третьего лица в судебном заседании, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд при новом рассмотрении дела, признал иск обоснованным и законным, подлежащим удовлетворению исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 этой статьи.

Таким образом, из нормы пункта 3 статьи 1358 ГК РФ следует, что для установления использования изобретения необходимо сопоставить каждый признак изобретения, полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, с признаками, выявленными в продукте (способе) предполагаемого нарушителя исключительного права.

При этом Кодекс не придает правовое значение соответствию (несоответствию) продукта ответчика техническим стандартам, а также тому, каким образом (намеренно либо случайно) тот или иной признак оказывается в продукте или способе – достаточным для признания изобретения использованным является само наличие признака, наряду с другими существенными признаками изобретения, в упомянутых продукте, способе. Отнесение элементов, содержащихся в формулах изобретений по патентам истца, к примесям, является отступлением от содержания данных формул.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии УКСПС-У-1 по конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000, производимом и предлагаемом к продаже АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», каждого признака полезной модели «Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)» и «Электрическая цепь устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)», по патентам №177016 и №175925.

Определением суда от 12.11.2018 назначена патентная экспертиза для разрешения следующих вопросов: 1. Содержит ли изделие «Устройство для контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1», изготавливаемого АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по представленной в дело А71-2984/2018 последним документации ДАЯС.2.30.049.000.000, каждый признак полезной модели № 177016, принадлежащей АО «Дальсбыт »? 2. Содержит ли изделие «Устройство для контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1», изготавливаемого АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по представленной в дело А71-2984/2018 последним документации ДАЯС.2.30.049.000.000, каждый признак полезной модели № 175925, принадлежащей АО «Дальсбыт»?

Экспертное заключение, а также отдельные заключения экспертов ФИО6 и ФИО5 по вопросам, вызвавшим разногласия, приобщено к материалам дела (том 6 л.д. 6-32).

По результатам проведенной экспертизы сделан вывод, что изделие «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1», изготавливаемое АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по представленной им в дело №А71-22984/2018 документации ДАЯС.2.30.049.000.000 содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели №177016, принадлежащей АО «Дальсбыт».

По вопросу «Содержит ли изделие «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1», изготавливаемое АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по представленной им в дело №А71-22984/2018 документации ДАЯС.2.30.049.000.000 каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели №175925, принадлежащей АО «Дальсбыт»?» у экспертов возникли разногласия по использованию признака эластичности, в связи с чем экспертами подготовлены отдельные заключения по данному признаку. По использованию остальных признаков формулы полезной модели у экспертов разногласий не возникло, остальные признаки формулы полезной модели №175925, принадлежащей АО «Дальсбыт», использованы в изделии «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1», изготавливаемое АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по представленной им в дело №А71-22984/2018 документации ДАЯС.2.30.049.000.000».

При этом экспертом ФИО6 установлено, что из ряда признаков, характеризующих независимый пункт формулы по патенту №175925, не использован признак эластичности «подрельсовых токопроводящих перемычек» а также «двух перемычек, одинаковых по своим функциям».

Эксперт Общества с ограниченной ответственностью «Центр патентных судебных экспертиз» ФИО6 дал следующие пояснения: понятие «эластичный» - обладающий способностью растягиваться, тянуться и возвращаться в прежнее положение, например, эластичная пружина, эластичная ткань (Словарь русского языка, М., Русский язык, 1999, T.IV, с.754). В соответствии с приведенным определением понятия «эластичный», устанавливая возможность подрельсовых перемычек растягиваться, тянуться и возвращаться в прежнее положение, эксперт исходил из следующих сведений, характеризующих материал, размеры и условия эксплуатации подрельсовых перемычек: контрольная электрическая цепь устройства контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке (далее Устройство) содержит подрельсовую связь (ДАЯС.2.30.049.000.000РЭ лист 4, ДАЯС.2.30.049.000.000 СБ поз.8); указанная связь выполнена в виде двух присоединительных клемм и каната (ДАЯС.2.30.049.008.000 СБ); в свою очередь; канат выполнен нераскручивающимся, из оцинкованной стальной проволоки с металлическим сердечником, длиной 274±2 мм- см.ДАЯС.2.30.049.008.000, условное обозначение каната; в п. 1.11.11 ДАЯС.2.30.049.000.000 ТУ указано на необходимость стойкости перемычек к растяжению, в частности, в виде отсутствия разрывов отдельных проводов с усилием 1000Н. Таким образом, перечисленные сведения о материале, размерах и условиях эксплуатации не позволяют признать, что канат подрельсовой связи Устройства обладает способностью растягиваться, тянуться и возвращаться в прежнее положение, и, следовательно, не является эластичным. Аналогично, каждый из наружных датчиков Устройства соединен, в том числе, двумя перемычками, в том числе, одной дублирующей, с кабельной концевой муфтой (ДАЯС.2.30.049.000.000 РЭ лист 4, ДАЯС.2.30.049.000.000 РЭ лист 12, ДАЯС.2.30.049.000.000 СБ поз.8), где каждая из перемычек содержит канат - поз.8 ДАЯС.2.30.049.009.000 СБ, ДАЯС.2.30.049.010.000 СБ; в свою очередь, каждый из канатов выполнен нераскручивающимся, из оцинкованной стальной проволоки с металлическим сердечником, длиной 1,58 м - см. ДАЯС.2.30.049.009.000, ДАЯС.2.30.049.010.000, условное обозначение каната, соответственно; дополнительно; в п. 1.11.11 ДАЯС.2.30.049.000.000 ТУ также указано на необходимость стойкости перемычек к растяжению, в частности, в виде отсутствия разрывов отдельных проводов с усилием 1000 Н. Таким образом, перечисленные сведения о материале, размерах и условиях эксплуатации не позволяют признать, что канат двух перемычек устройства, в том числе, одной дублирующей, обладает способностью растягиваться, тянуться и возвращаться в прежнее положение, и, следовательно, не является эластичным.

Эксперт Автономной некоммерческой организации «Центр судебной экспертизы «РОСОБЩЕМАШ» (ИНН <***>) ФИО5 дала следующие пояснения. Согласно технической документации, предоставленной судом на исследование, а именно ДАЯС.2.30.049.009.000 СБ (перемычка) и ДАЯС.2.30.049.010.000 (перемычка дублирующая) обе перемычки изготовлены из каната 6,2-Г-1-С-Н-1570 соответствующего ГОСТ 3067-88. Указанный ГОСТ применяется к канатам стальным двойной свивки. Согласно научно-технического энциклопедического словаря: эластичность - свойство материала восстанавливать исходный размер и форму после деформации, вызванной приложением нагрузки. При приложении внешней силы (нагрузки) в материале возникают деформации (изменение размеров). Если предел эластичности материала превышается, он не возвращается к первоначальной форме. Таким образом, свойством эластичности обладают все вещества и материалы в большей или меньшей степени. Для различных марок стали существуют различные показатели эластичности. Канат — гибкое изделие из стальных, синтетических или растительных волокон (словарь русского языка), и, таким образом, эластичное само по себе. Таким образом, перемычка, выполненная из стального каната, является эластичной, а исследуемый признак полезной модели использованным. Поскольку остальные признаки данной полезной модели экспертами также признаны использованными, экспертом сделан вывод об использовании каждого признака независимого пункта полезной модели №175925, принадлежащей АО «Дальсбыт».

Определениями суда от 08.05.2019 и от 03.06.2019 в связи с возникшими разногласиями в ходе проведения исследования формулы патента РФ №175925 на полезную модель «Электрическая цепь устройства контроля схода подвижного состава «УКСПС» по признаку эластичности «подрельсовых токопроводящих перемычек» а также «двух перемычек, одинаковых по своим функциям» в порядке ст. 87 АПК РФ суд предложил сторонам выразить свое мнение относительно возможности и необходимости назначения по делу дополнительной экспертизы на основании ст. 87 АПК РФ.

Представители сторон в судебном заседании не выразили готовности назначения по делу дополнительной, либо повторной экспертизы, и оплаты ее стоимости.

Согласно нормам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Суд соглашается с заключением эксперта Автономной некоммерческой организации «Центр судебной экспертизы «РОСОБЩЕМАШ» ФИО5 об использовании всех признаков независимого пункта патента №175925 с учетом письменных пояснений эксперта о том, что ДАЯС.2.30.049.009.000 СБ (перемычка) и ДАЯС.2.30.049.010.000 (перемычка дублирующая) изготовлены из каната 6,2-Г-1-С-Н-1570 являются эластичными.

Таким образом, суд приходит к выводу, что АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» производит изделие УКСПС-У-1 к продаже с использованием всех признаков независимого пункта патентов №177016 и №175925 без согласия патентообладателя АО «Дальсбыт», тем самым нарушая его права.

Не оспаривая изготовление изделия «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1 (далее - УКСПС-У-1) (ДАЯС.2.30.049.000.000) ответчик указывает, что изготовление осуществлено до даты приоритета полезной модели, т.е до 13.03.2017г.

В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства: а) использование заявителем решения, тождественного запатентованному решению; б) независимость создания тождественного решения; в) добросовестность использования решения; г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта; д) объем преждепользования.

Таким образом, установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования, право преждепользования - это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета).

Согласно статьям 65, 67, 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Из пояснений ответчика следует, что ООО «Информационные технологии» обратилось к АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» с просьбой об изготовлении изделия «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1 (ДАЯС.2.30.049.000.000), конструкторская документация предоставляется ООО «НТЦ Информационные технологии», которое владеет ей на законном основании в силу договора передачи исключительных прав №6/2015 от 13.11.2015.

В ответ на запрос ответчика ООО «НТЦ «Информационные технологии» направило письмо №22-01/100 от 04.03.2017 «О патентных исследованиях УКСПС-У-1» с приложением патентного формуляра от 29.03.2017 на УКСПС-У-1 чертеж №ДАЯС.2.30.049.000.000.СБ, составленного на основании отчета о патентных исследованиях №07/16 от 19.12.2016, с результатами проверки, подтверждающими патентную чистоту (в Разделе «охранные документы, под действие которых подпадает объект техники» указан патент №86545 на полезную модель УКСПС (патентовладелец ЗАО «ДВ-Технология») по заявке от 14.01.2013, не действующий с 14.01.2013)

Согласно ст. 1364 ГК РФ после прекращения действия исключительного права полезная модель переходит в общественное достояние. Полезная модель, перешедшая в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» приступило к изготовлению изделия УКСПС-У-1 по конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000 на основании указанных писем и документов, а также во исполнение заказ-наряда №39 от 15.02.2017 к договору №ИНФТ-11-11-03 от 17.02.2011, заключенному между ООО «Информационные технологии» (Заказчик) и АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» (Подрядчик).

По указанному договору №ИНФТ-11-11-03 от 17.02.2011 Подрядчик обязался по поручению Заказчика, оформленному в виде заказ-наряда, выполнить работы по изготовлению изделий в соответствии с представленной Заказчиком нормативно-технической документацией и сдать результат работ Заказчику (п. 1.1 договора в редакции дополнительного соглашения №16 от 06.04.2015).

Согласно п. 3.1.3 договора №ИНФТ-11-11-03 от 17.02.2011 Заказчик обязан предоставить по акту приема-передачи документации Подрядчику в трехдневный срок с даты подписания наряда-заказа необходимую для выполнения работ нормативно-техническую документацию, а именно: конструкторскую документацию (учтенный экземпляр), ТУ (учтенный экземпляр), программу и методику испытаний, техническое задание, руководство по эксплуатации.

Согласно п. 6.1 договора Заказчик гарантирует, что передаваемая Подрядчику для выполнения работ по договору документация не обременена любыми правами третьих лиц, в залоге не состоит и факт передачи Подрядчику экземпляров документации на время выполнения работ не влечет нарушения интеллектуальных прав и охраняемых законом интересов Заказчика или третьих лиц. Факт передачи Подрядчику экземпляров документации на время выполнения работ не означает передачи права собственности на экземпляры документации, а также не приводит к передаче интеллектуальных прав на документацию к Подрядчику.

Согласно п. 6.5 договора Подрядчик обязуется с даты передачи документации по п. 4.6 договора не использовать по своему усмотрению такую документацию, в том числе при проведении собственных работ. Подрядчик признает, что с момента подписания Акта новым правообладателем переработанной и переданной согласно условиям настоящего договора документации и всех прав на нее, включая право на получение охранных документов, будет являться только Заказчик.

Копии конструкторской документации переданы от ООО «НТЦ «Информационные технологии» АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по приемосдаточному акту от 17.02.2017.

Приступив к исполнению своих обязательств по договору №ИНФТ-11-11-03 от 17.02.2011, ответчик полагал, что действует правомерно.

Согласно приказу №206 от 02.03.2017 о подготовке производства и изготовления «УКСПС-У-1 на диэлектрической балке» (заказ 086018) (л.д 76 том 6) на основании писем от 08.08.2016 № ИНФТ-01/357, от 06.02.2017 № ИНФТ-01/102, от 08.02.2017 № ИНФТ-01/111 «О возможности изготовления изделия УКСПС-У-1 на диэлектрической балке» от ООО «НТЦ Информационные Технологии» цеху №710 поручено изготовление установочной партии изделия "УКСПС-У-1 на диэлектрической балке" ДАЯС. 2.30.049.000.000 в количестве 10 штук., утвердить план - график подготовки производства и изготовления установочной партии изделия.

Довод ответчика о том, что подготовка производства и изготовления «УКСПС-У-1 на диэлектрической балке» на основании договора №ИНФТ-11-11-03 от 17.02.2011, писем от 08.08.2016 № ИНФТ-01/357, от 06.02.2017 № ИНФТ-01/102, от 08.02.2017 № ИНФТ-01/111, приказа №206 от 02.03.2017 в количестве 10 штук свидетельствует о праве преждепользования, судом отклонен, так как указанные документы не доказывают фактическое производство ответчиком продукции до даты приоритета (поставка, производство и т.п.), равно как и не позволяют определить предполагаемые объемы использования (производства) в соответствии с требованиями статьи 1361 ГК РФ.

При таких обстоятельствах, суд считает недоказанными доводы ответчика о наличии у него права преждепользования на технические решения до даты приоритета спорных полезных моделей.

С учетом принятого по делу решения и в соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы относятся на ответчика и подлежат возмещению истцу, 12000 руб. 00 коп. - по оплате государственной пошлины, 140000руб. - по оплате стоимости экспертизы.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики,

РЕШИЛ:

Запретить Акционерному обществу «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» совершать любые действия, нарушающие исключительное право на полезную модель «Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)», охраняемое патентом №177016, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот на территории РФ или хранить для этих целей продукцию, в которой использовано техническое решение, охраняемое патентом № 177016.

Запретить Акционерному обществу «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» совершать любые действия, нарушающие исключительное право на полезную модель «Электрическая цепь устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)», охраняемое патентом № 175925, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот на территории РФ или хранить для этих целей продукцию, в которой использовано техническое решение, охраняемое патентом № 175925.

Взыскать с Акционерного общества "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", г.Ижевск (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу Акционерного общества "Дальсбыт", г.Комсомольск-на-Амуре (ОГРН <***> ИНН <***>) 140 000руб. 00коп. в возмещение расходов по оплате экспертизы, а также 12000руб. 00коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Пермь в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья О.А.Кашеварова