Решение от 23 марта 2023 г. по делу № А07-28711/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, 18, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/


Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

Дело № А07-28711/2021
г. Уфа
23 марта 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 16.03.2023

Полный текст решения изготовлен 23.03.2023


Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Салиевой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1 рассмотрел в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Твое» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

KARSEFNI ENTERPRISES LIMITED («КАРСЕФНИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД»)

к индивидуальному предпринимателю ФИО5 (ИНН <***>, ОГРНИП 320028000127290)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака принадлежащего истцу в размере 1 000 000 руб.,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:

- индивидуального предпринимателя ФИО2.

при участии в судебном заседании:

от истца (ООО «Твое») – ФИО3, паспорт, доверенность № 77 АГ 8023026 от 26.08.2021, диплом.

от истца (KARSEFNI ENTERPRISES LIMITED) – ФИО4 (посредством системы веб-конференции), паспорт, доверенность от 27.06.2022.

ответчик ФИО5, паспорт,

от ответчика – ФИО6, паспорт, доверенность № 6 от 09.03.2022, диплом.

третье лицо ФИО2, паспорт.


Общество с ограниченной ответственностью «Твое» (далее – ООО «Твое», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО5 (далее – ИП ФИО5, ответчик) о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака

Определением от 30.11.2022 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены KARSEFNI ENTERPRISES LIMITED («КАРСЕФНИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД») и индивидуальный предприниматель ФИО2.

Определением от 26.01.2023 удовлетворено ходатайство KARSEFNI ENTERPRISES LIMITED («КАРСЕФНИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД») о вступлении в дело в качестве соистца (далее – Карсефни Энтерпрайзис Лимитед, соистец).

До рассмотрения спора по существу исковые требования истцами уточнены. Компенсация определена в размере 400 000 руб., из которых истцы просят взыскать 300 000 руб. в пользу KARSEFNI ENTERPRISES LIMITED, 100 000 руб. – в пользу ООО «Твое».

Судом уточнение принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик против заявленного иска возражает по доводам, изложенным в представленных в деле письменных документах.

В ходе производства по делу им заявлено ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы для проверки принадлежности подписи в документах, представленных от имени соистца, его представителем.

Согласно ч. 1 ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд не находит оснований для его удовлетворения.

В ходе судебного заседания 16.03.2023 представитель Карсефни Энтерпрайзис Лимитед ФИО4 подтвердил принадлежность ему подписей на документах, указанных в ходатайстве ответчика.

Кроме того, о фальсификации указанных документов ответчик не заявлял. Иные причины, побудившие ответчика заявить о необходимости проверки документов, не раскрыты.

Ответчик сослался на отсутствие в деле подлинников документов, подвергнутых последним сомнению.

Однако, данное обстоятельство не является основанием для назначения по делу заявленной экспертизы. Документы, представленные соистцом, соответствуют требованиям ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Скан-копии подлинников этих документов представлены в электронной версии настоящего дела.

Кроме того, доказательственное значение для рассматриваемого дела указанных документов ответчиком не аргументировано.

При указанных обстоятельства, суд определил в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы отказать.

Изучив материалы дела, суд УСТАНОВИЛ:

Между Карсефни Энтерпрайзис Лимитед (лицензиар) и ООО «Твое» (лицензиат) заключен лицензионный договор № 6 от 15.04.2010 о предоставлении права использования товарных знаков, согласно условиям которого лицензиар является правообладателем товарного знака - Свидетельство на ТЗ № 210132 с датой приоритета от 28.08.2001, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания в Российской Федерации 27.03.2002, а лицензиат желает приобрести неисключительную лицензию на право использования Товарного знака лицензиара.

Лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора неисключительную лицензию на право использования Товарного знака на территории Российской Федерации за уплачиваемое лицензиатом вознаграждение в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве РФ № 210132 (пункт 1.1 договора).

Лицензиат приобретает неисключительное право на использование Товарного знака на территории Российской Федерации всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве РФ № 210132. а также территории третьих стран, в которых указанные товарные знаки имеют международную защиту в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (пункт 1.2 договора).

Лицензиат имеет право применять товарный знак лицензиара совместно со своими товарными знаками, а по согласованию с лицензиаром и с товарными знаками третьих лиц (пункт 1.3 договора).

Лицензиат признает, что Товарный знак является исключительной собственностью лицензиара и согласно Договору лицензиат приобретает только право использовать Товарные знаки на период действия Договора и на условиях, изложенных в нем. Лицензиат не вправе оспаривать, опровергать или иным образом нарушать право собственности лицензиара, а также действительность и юридическую силу прав лицензиара на Товарный знак (пункт 1.8 договора).

Лицензиат обязуется использовать Товарный знак добросовестно, как если бы он сам являлся собственником Товарного знака, прилагать все разумные усилия для защиты Товарного знака, поддержания и укрепления их репутации. Если лицензиату станет известно, что Товарный знак противоправно применяются третьим лицом, он должен незамедлительно информировать об этом лицензиара и совместно с лицензиаром предпринять меры к устранению любых нарушений прав, предоставленных регистрацией Товарного знака (пункт 1.9 договора).

Если третьи лица нарушат какое-либо право, предоставленное по настоящему Договору лицензиату, то лицензиар и лицензиат совместно предъявят им иск.

Расходы и (или) поступления, понесенные и (или) полученные в результате любого судебного или арбитражного решения или соглашения между истцом и ответчиком, будут распределены между лицензиатом и лицензиаром согласно договоренности сторон (пункт 1.10 договора).

Договор действует с даты его регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) и заключен на срок действия Свидетельства на Товарный знак № 210132 (пункт 6.1 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 21.07.2016 к лицензионному договору № РД 0065632 от 09.06.2010 стороны по обоюдному согласию решили передать в полном объеме все права и обязанности по лицензионному договору № РД 0065632 от 09.06.2010 от пользователя (ООО «ТВОЕ», ОГРН <***>) к новому пользователю (ООО «ТВОЕ», ОГРН <***>).

Товарный знак «ТВОЕ» зарегистрирован на территории Российской Федерации, согласно изменениям к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 210132, лицом, которому предоставляется право использования является общество с ограниченной ответственностью «ТВОЕ», ОГРН <***>, лицо, предоставляющее право использования - Карсефни Энтерпрайзис Лимитед.

Согласно пункту 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно пункту 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Поскольку представленный договор содержит все существенные условия, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям, предъявляемым законом к форме и содержанию лицензионного договора, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

Согласно исковому заявлению, истцом был выявлен факт использования фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, в магазине индивидуального предпринимателя ФИО5, расположенном по адресу: <...>, торговый центр «Евразия».

12.07.2021 истцу стало известно о факте использования ответчиком фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения. В ходе посещения магазина ответчика было установлено, что в оформлении магазина используется оформление с наименованием «ТВОЕ», которое имитирует графически и визуально оформление магазина торговой сети «ТВОЕ» (на красном фоне белые буквы).

Непосредственно в магазине, осуществляется реализация продукции торговой марки «ТВОЕ» с оригинальными бирками и этикетками, без нанесения маркировки позволяющей клиенту определить, что покупаемая им продукция не приобретается в фирменном магазине торговой сети «ТВОЕ».

Представителем истца была проведена фото-видеофиксация магазина ответчика, осуществлена контрольная закупка продукции, по итогам покупателю был выдан слип-чек, в котором кроме основной информации о совершенной покупке было указано, что покупка произошла в бутике «ТВОЕ».

По итогам контрольного выезда в магазин ответчика, в его адрес была направлена претензия о прекращении использования фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возмещении правообладателю причиненных убытков.

В претензии истец изложил следующие требования к ответчику:

- прекратить использование фирменного наименования «ТВОЕ»;

- демонтировать в полном объеме вывески;

- прекратить реализацию продукции с бирками «ТВОЕ» без сопроводительной информации о том, что продукция бренда «ТВОЕ» была куплена у ИП ФИО5;

- выплатить компенсацию убытков за использование фирменного наименования «ТВОЕ» в размере 50 000 рублей в случае досудебного урегулирования спора, в случае обращения в суд, размер компенсации будет увеличен до 1 000 000 рублей.

На основе направленной претензии, стороны вступили в переговоры, по итогам которых требования истца были частично удовлетворены:

- прекращено использование фирменного наименования «ТВОЕ»;

- демонтированы в полном объеме вывески;

- со слип-чека убрано наименование бутик «ТВОЕ», изменено на PPL People Perfect Live.

В связи с недостижением сторонами соглашения о выплате компенсации, истец обратился с настоящим иском в суд.

Оценив представленные в деле доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд пришёл к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению частично.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

Судом установлено, что спорные отношения регулируются положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, включая главы 69, 70 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в числе прочих товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно пункту 2 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Как следует из положений статьей 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вместе с тем запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения.

В силу пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В силу пункта 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Таким образом, использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 1503 названного Кодекса в Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

Исходя из смысла вышеизложенных норм, следует, что исключительное право на товарный знак действует только в отношении тех товаров и (или) услуг, для которых ему предоставлена правовая охрана согласно свидетельству на товарный знак.

Материалами дела установлено, что исключительные права на товарный знак № 310132 принадлежат Карсефни Энтерпрайзис Лимитед, права на использования товарного знака № 310132 переданы ООО «Твое» по лицензионному договору о предоставлении неисключительной лицензии.

Согласно статье 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Ответчик, возражая против удовлетворения требований, указывала, что приобретала бизнес по продаже мужской, женкой и детской одежды, в подтверждение чего представлен договор купли-продажи товара от 01-10-20 от 26.10.2020. Реализуемый ответчиком товар был приобретен у индивидуального предпринимателя ФИО2.

Истец не отрицает факт наличия договорных отношений с ИП ФИО2, между тем, ИП ФИО2 не является официальным представителем ООО «Твое», а только покупателем реализуемой истцом продукции.

Кроме того, согласно позиции истца исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак предъявлено не в отношении введенных в оборот товаров (одежды), а в рамках использования товарного знака в качестве рекламы торговой точки.

Суд также учитывает, что согласно условиям представленного ответчиком договора поставки № 885 от 10.11.2020, в котором ИП ФИО2 указан в качестве поставщика (договор не подписан со стороны ИП ФИО5) предусмотрено, что покупатель не имеет права использовать торговую марку «ТВОЕ» и торговый знак «ТВОЕ» в названии и работе своего магазина, на витринах торговой точки, в рекламных аудио и видеороликах, размещаемых в средствах массовой информации, в содержании наружной рекламы (вывеска, рекламные щиты), также не имеет права изготавливать любую полиграфическую продукцию с использованием и упоминанием логотипа «ТВОЕ».

Фактом незаконного использования ответчиком товарного знака № 210132 является использование в торговой точке ИП ФИО5, расположенной по адресу: <...>, торговый центр Евразия, фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного до степени смешения с товарным знаком истца, что подтверждается фотографиями. В оформлении используется наименование «ТВОЕ», которое графически и визуально тождественного фирменному наименованию правообладателя «ТВОЕ», в магазине у ИП ФИО5 осуществлялась реализация продукции торговой марки «ТВОЕ» с оригинальными бирками и этикетками, без нанесения маркировки.

Доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчика права на использование в предпринимательских целях товарного знака № 210132, судом не установлено.

Факт незаконного использования товарного знака (знак обслуживания) подтверждается представленными в материалы дела фотографиями, которые не были оспорены ответчиком.

Вместе с тем суд считает подлежащими отклонению доводы о том, что продаваемый ответчиком товар был приобретен у ИП ФИО2, поскольку опровержение данного вывода не повлияет на квалификацию нарушения исключительных прав истца на товарный знак № 210132.

Довод ответчика о применении статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации судом отклоняется.

В соответствии со статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Из материалов дела не усматривается, что в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком представлены доказательства наличия согласия правообладателя на использования ответчиком или поставщиком ответчика принадлежащего истцу товарного знака.

В данном случае ответчик использовал товарный знак № 210132 не в отношении введённых в оборот товаров, а в качестве рекламы своей торговой точки, позиционируя себя законным представителем истца.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена приказом Министерства экономического развития РФ № 482 от 20.07.2015 (далее - Правила № 482) и п. 162 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее также - постановление № 10).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует (п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утв. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122, п. 75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению (п. 162 Постановления № 10).

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение: противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения.

Согласно п. 162 Постановления № 10 вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При установлении смешения сходных обозначений проводится анализ однородности товаров, для которых зарегистрирован защищаемый товарный знак, со спорным товаром ответчика.

Как следует из п. 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оценив сходство изображений: «ТВОЕ» (товарный знак 310132) и изображения, используемые ранее ответчиком в качестве рекламы (вывески) торговой точки «ТВОЕ», руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а объектов в целом (общим впечатлением), учитывая не только визуальное сходство, но и различительную способность, суд усматривает возможность реального их смешения в глазах потребителей.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о доказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительных прав истцов на товарный знак № 210132.

Ссылка ответчика на товарный знак «ТВОЕ» в красно-белом исполнении (товарный знак № 210133), принадлежащий Карсефни Энтерпрайзис Лимитед, судом отклоняется, поскольку правообладатель также является соистцом по данному делу. Кроме того, из представленного свидетельства на товарный знак также не следует возможность его использования в рекламных целях.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно уточнению и озвученной в судебном заседании 16.03.2023 позиции, истцы просят взыскать с ответчика компенсацию в размере 400 000 руб. определив ее размер по правилам пп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и распределив ее между соистцами в размере 300 000 руб. в пользу KARSEFNI ENTERPRISES LIMITED («Карсефни Энтерпрайзис Лимитед»), 100 000 руб. в пользу ООО «ТВОЕ».

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В предусмотренных законом случаях минимальный размер суммы взыскиваемой компенсации может быть снижен судом ниже пределов, установленных соответствующими положениями ГК РФ, но указанный размер не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения, то есть менее 5 000 рублей.

В данном случае, одним действием ответчика были нарушены права истца на один объект исключительных прав.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П «О проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации», при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

правонарушение совершено впервые;

использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Поэтому следует учитывать, что в соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Применительно к постановлению Конституционного суда Российской Федерации № 28-П от 13.12.2016 бремя доказывания факта многократного превышения размера компенсации размеру причиненных убытков возложено на ответчика.

Как разъяснено в пунктах 62 и 64 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, в связи с тем, что заявленный истцом размер компенсации (400 000 рублей) превышает установленный законом минимальный размер, то представление обоснования размера взыскиваемой им компенсации являлось обязанностью истцов.

Какое-либо существенное обоснование наличия у истцов убытков в заявленном для компенсации размере в материалы дела не представлено. Суд также учитывает, что согласно пояснениям истца, в г. Учалы Республики Башкортостан отсутствует фирменный магазин «ТВОЕ».

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В силу положений пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация за нарушение исключительного права может взыскиваться и сверх убытков, но лишь при наличии таковых. Будучи мерой гражданско-правовой ответственности, она имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Штрафной характер компенсации - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2017 № 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Какое-либо существенное обоснование наличия у истца убытков в заявленном для компенсации размере истцами в материалы дела не представлено.

Заявленное истцами обоснование размера компенсации представляет собой общие ссылки на известность бренда, какого-либо конкретного обоснования применительно к совершению правонарушения ИП ФИО5 не заявлено.

Суд, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности меры ответственности допущенному нарушению, прекращение использования товарного знака, принимая во внимание отсутствие доказательств наступления для истца каких-либо негативных последствий незаконного использования товарного знака и вероятных убытков (в том числе упущенной выгоды), а также доказательств негативного влияния хозяйственной деятельности ответчика на деловую репутацию истца, полагает, возможным снизить размер компенсации с 400 000 рублей до 150 000 рублей за допущенное ответчиком нарушение.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат распределению между сторонами пропорционально удовлетворённым требованиям.

Поскольку госпошлина при подаче иска была уплачена ООО «Твое», она подлежит распределению с учетом данного обстоятельства.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО5 (ИНН <***>, ОГРНИП 320028000127290) в пользу KARSEFNI ENTERPRISES LIMITED («КАРСЕФНИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД») компенсацию за нарушение права на товарный знак в размере 100 000 руб.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО5 (ИНН <***>, ОГРНИП 320028000127290) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Твое» (ИНН <***>, ОГРН <***>) компенсацию за нарушение права на товарный знак в размере 50 000 руб., в возмещение расходов по уплате госпошлины 4 125 руб.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Исполнительные листы выдать по заявлению истцов после вступления решения суда в законную силу.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Твое» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета госпошлину в сумме 12 000 руб., уплаченную по платежному поручению № 34029 от 23.09.2021.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня вынесения решения (изготовления его в полном объеме). Подача жалоб осуществляется через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.


Судья Л.В. Салиева