Решение от 10 декабря 2019 г. по делу № А56-68668/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-68668/2019
10 декабря 2019 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 10 декабря 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе:

судьи Катарыгиной В.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:

заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Орто.Ник», Общество с ограниченной ответственностью «Малтри»

заинтересованное лицо Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу

об оспаривании решения

при участии

от заявителя - ФИО2, по доверенности от 06.05.2019, ФИО3, по доверенности от 26.10.2018,

от заинтересованного лица – ФИО4, по доверенности от 09.08.2019

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Орто.Ник», Общество с ограниченной ответственностью «Малтри» обратились в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением об оспаривании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее – Управление, УФАС) от 03.04.2019 по делу №1-14.4-371/78-01-18.

В судебном заседании представитель ООО «Орто.Ник» поддержал заявленные требования.

Представитель ООО «Малтри» поддержал заявленные требования об оспаривании решения Управления в части вывода об отсутствии смешения между товарными знаками по свидетельствам №665642, №631940 и обозначениями «Микс», «Концепт», размещенными на товарах ООО «Орто.Ник».

Представитель Управления возражал против удовлетворения заявления.

Как следует из материалов дела, в Управление поступили заявления ООО «Орто.Ник» (вх. №22364/18 от 03.09.2018, вх. №23835-ЭП/18 от 19.09.2018 из ФАС России вх. №23565/18 от 17.09.2018 из прокуратуру Адмиралтейского района) о нарушении ООО «Малтри» антимонопольного законодательства, в частности части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон №135-ФЗ).

Решением Управления от 03.04.2019 по делу №1-14.4-371/78-01-18 прекращено рассмотрение дела в связи с отсутствием в действиях ООО «Малтри» нарушения антимонопольного законодательства.

Данное решение оспорено ООО «Орто.Ник» в судебном порядке. Также решение оспорено ООО «Малтри» в части вывода об отсутствии смешения между товарными знаками по свидетельствам №665642, №631940 и обозначениями «Микс», «Концепт», размещенными на товарах ООО «Орто.Ник».

По правилам части 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из положений приведенной нормы во взаимосвязи с частью 2 статьи 201 АПК РФ следует, что для признания недействительными ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего публичные полномочия, необходимо одновременное наличие двух условий: их несоответствие закону или иному правовому акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

ООО «Орто.Ник» производит и продает на территории РФ ортопедические товары, в том числе, ортопедические стельки Концепт и Микс. ООО «Малтри» закупает в Германии и продает на территории РФ ортопедические товары, в том числе, ортопедические стельки ORTO Concept и ORTO Mix.

Таким образом, упомянутые хозяйствующие субъекты являются конкурентами на рынке реализации ортопедических товаров, в том числе стелек.

В ходе рассмотрения материалов дела №1-14.4-371/78-01-18 Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России установила следующее.

ООО «Малтри» является правообладателем товарного знака по свидетельству №631940, который имеет дату приоритета 20.01.2017 (дата регистрации 09.10.2017) и представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя охраняемый словесный элемент «ORTO Сопсерг».

ООО «Малтри» является правообладателем товарного знака по свидетельству №665642, который имеет дату приоритета 27.04.2018 (дата регистрации 03.08.2018) и представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя охраняемый словесный элемент «ORTO Mix».

Данные товарные знаки зарегистрированы для товаров, которые входят в десятый и двадцать пятый класс Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

После регистрации товарных знаков ООО «Малтри» направило в адрес ООО «Орто.Ник» претензии о прекращении использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 631940 и № 665642.

По мнению ООО «Орто.Ник», ООО «Малтри» преследовало недобросовестную цель при регистрации данных товарных знаков. Претензии, которые направило ООО «Малтри» в адрес ООО «Орто.Ник», после регистрации товарных знаков, по мнению ООО «Орто.Ник», являются недобросовестным использованием.

Статьей 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции» установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг. Так, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Статьей 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции» не предусмотрена выдача предупреждения в случае выявления признаков нарушения части 1 статьи 14.4 данного Федерального закона в действиях хозяйствующих субъектов. Следовательно, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждается непосредственно после установления признаков нарушения части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции».

Для целей применения данного законодательного запрета следует рассматривать исключительно совокупность действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, а не одно из них (пункте 63 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации") (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2017 N С01-1249/2016 по делу NA65-9183/2016).

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции установлению подлежат следующие обстоятельства:

факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

наличие на момент подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между правообладателем и иными хозяйствующими субъектами;

-наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного обозначения, причинить вред хозяйствующим субъектам - конкурентам или вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

Т.е. для признания действий ООО «Малтри» злоупотреблением правом, должно быть установлено, что его умысел был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав. При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

-причинение либо вероятность причинения хозяйствующим субъектам -конкурентам вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть, прежде всего, установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

При этом Управлением установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава, действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, недобросовестной конкуренцией могут быть признаны действия лица по регистрации товарного знака, в случае, если будет доказан:

факт введения в оборот спорного обозначения лицами, являющимися конкурентами ООО «Малтри», до даты приоритета товарного знака,

факт широкой известности среди потребителей спорного обозначения как имеющего отношение к ООО «Орто.Ник» и иным лицам.

Информация о том, что ООО «Малтри» использовало товарные знаки до даты приоритета, представлена в материалы дела.

Согласно представленной в материалы дела справке от 19.09.2018 ООО «Малтри» впервые поставило стельки ORTO CONCEPT 14 мая 2005 года по ГТД № 45024817, стельки ORTO MIX 10.05.2007 по ГТД №10210150/10050710008772 , т. е. раньше ООО «Орто.Ник».

Кроме того, ООО «Малтри» принадлежит серия товарных знаков, зарегистрированных последовательно - № 469544 — ORTO, № 631940 — ORTO CONCEPT, № 665642 — ORTO MIX.

Также ООО «Малтри» представило в материалы, согласно которым спорная продукция у крупных поставщиков ассоциируется именно с продукцией ООО «Малтри»:

- факт осведомленности лица, подавшего заявку о регистрации товарного знака, о широкой известности обозначения до подачи заявки. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2016 N С01-358/2016 по делу N А40-137465/2015).

Несмотря на выдвижение требований о запрете со стороны ООО «Малтри» иным лицам, в частности ООО «Орто.Ник», применять для индивидуализации ортопедических товаров тождественные или сходные обозначения с товарным знаком по свидетельствам №631940 и №665642, ООО «Орто.Ник» не доказало наличие у ООО «Малтри» намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного обозначения, причинить вред хозяйствующим субъектам - конкурентам или вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения.

В рамках рассмотрения дела Санкт-Петербургское УФАС России сделало запрос в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее — ФИПС) с целью оценки степени сходства, используемых обозначений на упаковках ООО «Орто.Ник» с товарными знаками ООО «Малтри» по свидетельствам №№ 631940, 665642. Согласно ответу ФИПС (вх. № 6505/19 от 06.03.2019) на исследование были представлены упаковки товара Заявителя «стельки ортопедические (полнопрофильные/разгружающие)», на которых, в том числе идентифицируются: обозначение со словесными элементами «Orthopedic insoles ORTO|NIK» (далее - обозначение 1), обозначение со словесными элементом «ORTO|NIK» (далее - обозначение 2), словесное обозначение «МИКС» (далее -обозначение 3), словесное обозначение «КОНЦЕПТ» (далее - обозначение 4), словесное обозначение «КОНЦЕПТ-АНТРДПОК» (далее - обозначение 5).

Представленные обозначения 1 - 5 используются в отношении товара «стельки ортопедические (полнопрофильные/разгружающие)». Указанный товар является однородным товарам, для индивидуализации которых, в том числе зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 631940, 665642, а именно: «изделия ортопедические, стельки ортопедические; стельки», соответственно, включенным в 10, 25 классы Международной классификации товаров и услуг.

В результате проведенного исследования установлено следующее:

- обозначение 1 не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельствам №№ 631940, 665642, поскольку не ассоциируется с ними в целом в силу отсутствия фонетического, семантического сходства/тождества словесных элементов «Orthopedic insoles ORTO|NIK»/ «ORTO MIX»; «ORTO CONCEPT»;

- обозначение 2 не является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 631940, 665642, поскольку не ассоциируется с ними в целом в силу отсутствия фонетического, семантического сходства/тождества словесных элементов «ORTONIK»/ «ORTO М1Х»; «ORTO CONCEPT»;

- обозначение 3 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 665642, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «МИКС»/ «М1Х».

- обозначения 4, 5 являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 631940, поскольку ассоциируются с ним в целом в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «КОНЦЕПТ»/ «CONCEPT».

Управление, оценив представленные доказательства в их совокупности, пришла к выводу о том, что реального смешения не происходит ввиду специфичности рынка, на котором реализуют свою продукцию стороны.

Управление пришло к выводу, что у ООО «Малтри» отсутствовали нечестные (недобросовестные) цели, когда он подал заявку на регистрацию товарных знаков по свидетельствам №631940 и №665642. В материалы дела не представлены доказательства того, что ООО «Малтри» решило воспользоваться репутацией своих конкурентов и (или) устранить их с общего товарного рынка.

Согласно пункту 6 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утверждённой постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2, не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.

Из представленных в материалы дела, справок об объемах продаж, следует, что ООО «Малтри» было продано 794886 пар стелек на сумму 507748799 рублей, ООО «Орто.Ник» за аналогичный период было продано 153456 пары стелек на общую сумму 81981923,42 рублей.

Кроме того, при вводе в поисковой строке: стельки «ORTO М1Х» и «ORTO CONCEPT», продукция ООО «Малтри», как правило, находится выше продукции ООО «Орто.Ник».

ООО «Орто.Ник» не представило в материалы дела №1-14.4-371/78-01-18 бесспорные доказательства того, что ООО «Малтри» при подаче заявки на регистрацию товарных знаков по свидетельствам №631940 и №665642 преследовало недобросовестные цели. Данный факт исключает возможность признания в действиях ООО «Малтри» акта недобросовестной конкуренции, запрет на который установлен статьёй 14.4 Закона о защите конкуренции.

В обоснование заявления ООО «Орто.Ник» ссылается на нарушение антимонопольным органом действующего законодательства, поскольку при вынесении решения УФАС не приняло во внимание следующие обстоятельства – использование спорных обозначений до подачи заявок на регистрацию сходных обозначений; известность правообладателю факта использования спорных обозначений; наличие конкурентных отношений; наличие у ООО «Малтри» намерений получить преимущества; Управление не установило цель регистрации спорных обозначений.

Между тем, Управлением дана надлежащая оценка поведения ООО «Малтри» на товарном рынке и пришло к выводу об отсутствии в действиях ООО «Малтри» нарушений Закона о защите конкуренции.

На основании изложенного, требования ООО «Орто.Ник» удовлетворению не подлежат.

В части требования ООО «Малтри» об оспаривании решения Управления в части вывода об отсутствии смешения между товарными знаками по свидетельствам №665642, №631940 и обозначениями «Микс», «Концепт», размещенными на товарах ООО «Орто.Ник» судом не установлено оснований для удовлетворения заявления.

В судебном заседании представитель Управления пояснил, что довод Управления о том, что реального смешения не происходит ввиду специфичности рынка, на котором реализуют свою продукцию стороны, не имеет правового значения для рассмотрения дела о нарушении ООО «Малтри» части 1 статьи 14.4 Закона №135-ФЗ.

Таким образом, решение УФАС в данной части не нарушает прав и законных интересов ООО «Малтри».

Руководствуясь статьями 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Катарыгина В.И.