Решение от 30 апреля 2021 г. по делу № А60-41833/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А60-41833/2019
30 апреля 2021 года
г. Екатеринбург


Резолютивная часть решения объявлена 23 апреля 2021 года Полный текст решения изготовлен 30 апреля 2021 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Ю.Ю. Франк, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело № А60-41833/2019

по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 305770002647192)

к обществу с ограниченной ответственностью «Зоотовары» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

обществу с ограниченной ответственностью «Парадогс» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

ФИО3

о прекращении незаконного использования товарного знака и взыскании компенсации в сумме 3 000 000 руб. 00 коп.,

при участии в судебном заседании

от истца (посредством онлайн-связи): ФИО4, представитель по доверенности от 07.07.2019;

от ответчика (ООО «Зоотовары»): ФИО5, представитель по доверенности от 30.07.2020; ФИО6, представитель по доверенности от 30.07.2020; ФИО6, представитель по доверенности от 30.07.2020;

от ответчика (ООО «Парадогс»): ФИО5, представитель по доверенности от 30.07.2020; ФИО6, представитель по доверенности от 30.07.2020.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

Индивидуальный предприниматель Анашкин Константин Викторович обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Зоотовары»; обществу с ограниченной ответственностью «Парадогс»; Руденко Роману Николаевичу о прекращении незаконного использования товарного знака и взыскании компенсации в сумме 3 000 000 руб. 00 коп.

Решением Арбитражного суда от 20.12.2019 исковые требования были удовлетворены частично.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2020 решение было оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения.

Постановлением Суда по Интеллектуальным правам от 25.11.2020 решение суда первой инстанции было отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Определением суда от 11 декабря 2020 года в порядке, установленном статьями 127, 133, 135, 136 АПК РФ, арбитражным судом указанное заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

В предварительном судебном заседании 19 января 2021 года истец изложил исковые требования, заявив об их уточнении:

- об отказе от иска в отношении ФИО3;

- об обязании ООО «Парадогс» удалить информацию, связанную с предложением к продаже одежды для домашних животных и поводков с сайта, привязанного к доменному имени paradogs.tiu.ru;

- об обязании ООО «Зоотовары» прекратить незаконное использование обозначения «PARADOGs» при предложении к продаже одежды для домашних животных и поводков на сайте www.paradogs.tiu.ru, а также в сети зоомагазинов;

- взыскать солидарно с ООО «Парадогс» и ООО «Зоотовары» 1 650 000 руб. за нарушение исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству № 336619 и 350 000 руб. за нарушение исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству № 697788.

Ходатайство рассмотрено и удовлетворено на основании ст. 49 АПК РФ.

Производство по требованию к ФИО3 подлежит прекращению на основании п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Ответчики исковые требования не признали, обратились с ходатайством о предоставлении времени, необходимого для формирования позиции по спору с учетом уточненных исковых требований.

В предварительном судебном заседании выяснилось, что в деле имеются все необходимые для рассмотрения спора документы, стороны не представили возражений против завершения предварительного судебного заседания, в связи с чем суд счел целесообразным завершить предварительное судебное заседание

и перейти к рассмотрению дела по существу в судебном заседании (ст. 136, 137 АПК РФ).

Определением от 21.01.2021 судебное разбирательство по делу отложено.

В данном судебном заседании истец поддержал заявленные им требования, поддержал позицию, изложенную в пояснениях, поступивших в арбитражный суд посредством сервиса «Мой Арбитр» 18.02.2021.

Ответчики представили отзыв на иск, устно пояснив, что истец, меняя одновременно предмет и основание истца, злоупотребляет правами (ст. 10 ГК РФ). Кроме того, истцом не доказана однородность товаров и услуг истца с товарами и услугами ответчика, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Определением от 18 февраля 2021 года судебное разбирательство отложено.

В судебном заседании 19 марта 2021 года истец поддержал исковые требования.

Ответчик (ООО «Парадогс») заявило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнения № 1 к отзыву на письменные пояснения. Дополнения приобщены к материалам дела.

Протокольным определением от 19 марта 2021 года судебное разбирательство отложено.

В судебном заседании 02 апреля 2021 года истец поддержал исковые требования в полном объеме, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела возражений на отзыв ответчика. Возражения на отзыв ответчика приобщены к материалам дела.

Представитель ответчиков исковые требования не признал, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных пояснений. Дополнительные пояснения приобщены к материалам дела.

Определением от 09.04.2021 судебное разбирательство по делу отложено.

В данном судебном заседании истец поддержал заявленные им требования, представил возражения по доводам ответчиков, которые приобщены к материалам дела.

Ответчики требования истца не признали по мотивам, изложенным в отзывах на иск, в дополнениях к отзывам, устно пояснив, что истец, обращаясь в суд с настоящим иском, злоупотребляет правами, поскольку из представленных документов не следует, что он осуществляет использование принадлежащего ему товарного знака. Кроме того, оснований для взыскания компенсации не имеется, поскольку общество «Парадогс» осуществляет использование обозначения в соответствии с имеющимся у него правом на свое фирменное наименование, общество «Зоотовары» - на основании лицензионного договора, заключенного с ООО «Парадогс». Истцом пропущен срок исковой давности по требованию о взыскании компенсации.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, предприниматель ФИО2 является правообладателем словесного товарного знака «ПАРАDOG'S» по свидетельству Российской Федерации № 697788, зарегистрированного 12.02.2019 (дата приоритета – 11.07.2018).

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 18-го класса МКТУ «одежда, ошейники, поводки и одежда для домашних животных» и услуг 35-го класса МКТУ.

До регистрации указанного товарного знака истец также обладал исключительным правом на товарный знак «ПАРАDOG'S» по свидетельству Российской Федерации № 33661 от 29.10.2007 (дата приоритета – 29.05.2006), однако, 29.05.2016 правовая охрана товарного знака прекращена, в связи с истечением срока действия исключительного права.

Предприниматель ФИО2 указал, что в мае 2019 года обнаружил в сети Интернет несколько сайтов, на которых обозначение «PARADOGs», сходное с его товарным знаком до степени смешения, было использовано при предложении к продаже товаров и услуг для домашних животных, в том числе по адресу http://paradous.biz/ и https://paradoes.tiu.ru/.

При этом указанные сайты содержат информацию о лицах, которые предлагают к продаже свои товары и услуги, а именно, общество «Парадогс» и общество «Зоотовары».

Помимо этого, истец ссылается на то, что общество «Парадогс» использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, в своем фирменном наименовании, а общество «Зоотовары» – в качестве названия сети зоосалонов, расположенных по адресам, которые указаны на сайте, и при продаже товаров для животных (вывеска, чеки).

С учетом того, что товарный знак «ПАРАDOG'S» по свидетельству Российской Федерации № 697788 используется ответчиками без согласия правообладателя, истец потребовал возложения на ответчиков обязанности прекратить незаконное использование обозначения «PARADOGs» при предложении к продаже одежды для домашних животных и поводков с сайта, привязанного к доменному имени paradogs.tiu.ru – ООО «Парадогс»; при предложении к продаже одежды для домашних животных и поводков на сайте www.paradogs.tiu.ru, а также в сети зоомагазинов – ООО «Зоотовары».

Помимо этого, истец просит взыскать солидарно с ООО «Парадогс» и ООО «Зоотовары» компенсацию в сумме 1 650 000 руб. за нарушение исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству № 336619 и 350 000 руб. за нарушение исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству № 697788 на основании п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ.

В обоснование требования о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 336619 истец ссылается на положения п. 6 ст. 1252 ГК РФ, указывая на то, что правовая охрана данному

товарному знаку была предоставлена 29.10.2007 (приоритет от 29.05.2006). Изменение фирменного наименования ООО «Парадогс» состоялось только 11.09.2008, что свидетельствует, по мнению истца, о злоупотреблении правом со стороны общества «Парадогс» при проведении ребрендинга в 2009, который обязан был ознакомиться с публичными реестрами.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Частью 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как указано в пункте 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения – к лицу, совершающему такими действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним (пункт 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ).

Судом установлен факт наличия у истца исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 697788 и дата его приоритета 11.07.2018 и на товарный знак № 336619 (дата приоритета 29.05.2006).

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

По смыслу пункта 156 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица.

Как усматривается из материалов дела, ответчик, общество «Парадогс», использует свое фирменное наименование с 2009 года.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

ИП ФИО2 является правообладателем товарного знака «ПАРАDOG’S» (свидетельство № 697788 от 12.02.2019 г. с приоритетом от 11.07.2018 г. Товарный знак зарегистрирован истцом в отношении товаров 18 класса Международной классификации товаров и услуг (одежда, ошейники, поводки и одежда дли домашних животных).

До регистрации указанного товарного знака истец также обладал исключительным правом на товарный знак «ПАРАDOG’S» на основании свидетельства № 33661 от 29.10.2007 с приоритетом от 29.05.2006. Однако 29.05.2016 г. правовая охрана обозначения была прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права.

В период предоставления истцу правовой охраны указанного товарного знака 11.09.2009 общество «Парадогс» включено в государственный реестр юридических лиц под указанным фирменным наименованием.

Принимая во внимание, что правовая охрана обозначения по свидетельству № 33661 была прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права 29.05.2016, учитывая, что принадлежащий истцу товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 697788 имеет более позднюю дату приоритета (11.07.2018), чем дата возникновения у ответчика права на фирменное наименование (10.12.2008), использование ответчиками спорного обозначения в фирменном наименовании, при осуществлении своей хозяйственной деятельности, в доменном имени, не может быть признано нарушением исключительного права истца на этот товарный знак.

То обстоятельство, что на момент регистрации фирменного наименования уже действовал товарный знак истца, не следует, что государственная регистрации и использование ответчиками спорного обозначения преследует исключительно цель причинения вреда предпринимателю.

Из материалов дела не усматривается, что истцом представлены доказательства, свидетельствующие о том, что регистрируя спорное фирменное наименование, доменное имя, ответчики преследовали какую-либо недобросовестную цель.

Кроме того, ответчик, общество «Парадогс», является обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) «PARADOGs» по свидетельству Российской Федерации № 727402, зарегистрированный 11.09.2019 в отношении услуг 35, 41, 44-го классов МКТУ в том числе в отношении услуг для животных, с приоритетом от 01.08.2018.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ общество «Парадогс» как правообладатель товарного знака (знака обслуживания) имеет исключительное право на использование этого товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе и при рекламе товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак, в сети Интернет.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 154 Постановления № 10 лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

При таких обстоятельствах оснований полагать, что использование спорного обозначения ответчиками является недобросовестным, равно как и наличие нарушения ответчиками исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 697788, не имеется.

Возражая против иска, ответчики ссылаются на то, что истец, обращаясь в суд с настоящим иском, злоупотребляет правами (ст. 10 ГК РФ), поскольку из представленных документов не следует, что он осуществляет использование принадлежащего ему товарного знака.

Вместе с тем из представленных в материалы дела доказательств (вещественные доказательства, представленные истцом в заседании 21.08.2019 г., подтверждающие создание продукции под брендом РAPADOG'S в 2007 году; скриншоты различных сайтов, на которых видно, что товары истца предлагаются к продаже на различных ресурсах, а также отзывы потребителей об их использовании, письма от ООО «Зоомагазин на Арбате», ООО «Петмаркет», ООО «Папа Карло», свидетельства о депонировании и регистрации произведения № 9556 о создании головного убора для домашних животных под названием «Парадогс», товарные накладные по передаче 10 000

и 9 000 шт. этикеток РAPADOG'S; справки в отношении сертификации товара истца от 20.11.2007 г., товарные накладные, подтверждающие продажу товаров истца различным производителям) свидетельствуют об активном использовании истцом обозначения в своей деятельности на протяжении с 2006-2019 г., что исключает возможность признания действий истца, направленных исключительно на причинение вреда ответчикам.

При этом, товарный знак истца не обладает широкой известностью на территории Российской Федерации, что ни истец, ни ответчик не оспаривают. Деятельностью истца по свидетельству № 697788 является производство одежды для животных (18 класс МКТУ), территориально истец осуществляет соответствующую деятельность в г. Москве.

Деятельность ответчиков по оказанию услуг животным и продаже товаров для животных (кормов) относится к классам 31, 35 МКТУ и осуществляется в г. Екатеринбурге. ООО «Парадогс» принадлежит исключительное право на фирменное наименование с 11.09.2009, зарегистрированное в отношении таких видов экономической деятельности, как торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами (код ОКВЭД 46.4), торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.76.2).

Таким образом, с позиции рядового потребителя невозможно смешать производство товаров 18 класса (одежда для животных) и услуг по продаже кормов для животных. Отсутствие широкой известности товарного знака истца (г. Москва) не дает основание полагать, что функционирующий в г.Екатеринбурге магазин каким-либо образом может быть связан с производителем товаров в г. Москве.

Деятельность истца по производству одежды для животных и деятельность ответчика по оказанию услуг и предложению к продаже товаров для животных не однородна.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд пришел к выводу о недоказанности истцом вероятности смешения товарного знака истца и деятельности ответчиков, следовательно, отсутствует угроза такого смешения, и, как следствие, введение потребителя в заблуждение.

Поскольку судом не установлен факт нарушения ответчиками исключительного права истца на товарный знак № 697788, оснований для удовлетворения требований неимущественного характера, а также требования о взыскании компенсации не имеется.

Помимо этого, истцом заявлено требование о взыскании солидарно с ответчиков компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 336619 за период с сентября 2009 по май 2016.

В качестве правового основания данного требования истец ссылается на подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ, п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10.

Суд полагает, что истцом в отношении данного требования пропущен срок исковой давности, о пропуске которого заявлено ответчиком.

В соответствии со статьями 195, 196, 1226 ГК РФ общий срок исковой давности установлен три года.

О нарушении своих прав истец узнал в мае 2019, иск подан в арбитражный суд 18.07.2019, следовательно, расчет и взыскание денежной компенсации истцом может быть осуществлен только с мая 2016.

Между тем, доказательств использования ООО «Зоотовары» товарного знака истца № 336619 материалы дела не содержат, что исключает возможность удовлетворения требования о взыскании с ответчика компенсации в заявленном размере.

Что касается требования истца о взыскании компенсации с ООО «Парадогс» за нарушение исключительных прав на товарный знак № 336619, то оно также не подлежит удовлетворению, исходя из следующего.

Как установлено судом ранее, право истца на товарный знак № 336619 зарегистрировано 29.10.2007, право ответчика на фирменное наименование ООО «Парадогс» возникло с 11.09.2009.

В связи с этим, начиная с 2009 использование обществом «Парадогс» своего фирменного наименования является правомерным, что исключает удовлетворение требования о взыскании с него компенсации за нарушение исключительных прав на данный товарный знак.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

По общему правилу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Исходя из предмета иска (два неимущественных требования и имущественное требование в сумме 2 000 000 руб.) общая сумма государственной пошлины составляет 45 000 руб. (6000 руб. + 6000 руб. + 33 000 руб.). При обращении с настоящим иском в суд истцом произведена уплата госпошлины в общей сумме 56 000 руб. (платежное поручение № 37 от 10.07.2019 на сумму 38 000 руб., чек-ордер от 26.07.2019 на сумму 18 000 руб.).

В удовлетворении исковых требований отказано, следовательно, сумма государственной пошлины относится на истца и возмещению не подлежит.

Кроме того, в связи с уменьшением размера исковых требований истцу из доходов федерального бюджета возвращается излишне перечисленная государственная пошлина в размере 11 000 руб. на основании ст. ст. 333.22, 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.110, п. 4 ч. 1 ст. 150, ст. ст. 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Производство по делу в части требования к ФИО3 прекратить.

2. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

3. Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО2 из доходов федерального бюджета государственную пошлину в сумме 11 000 рублей, излишне перечисленную по платежному поручению № 37 от 10.07.2019 в составе суммы 37 000 рублей. Подлинное платежное поручение остается в материалах дела, поскольку государственная пошлина возвращается частично.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная

информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

Судья Ю.Ю. Франк