Решение от 5 ноября 2020 г. по делу № А40-82658/2020

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-82658/20-110-609
05 ноября 2020 года
город Москва


Резолютивная часть решения объявлена 23 октября 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 05 ноября 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску компании Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) (Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 München, Deutschland) к компании Golliardo S.A. (ФИО4) (Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe, Seyshelles) о запрете использовать в доменном имени словесное обозначение, сходное с товарным знаком,

третьи лица - акционерное общество "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (123308, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ХОРОШЁВСКАЯ 3-Я, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 4 ПОМ. I КОМ. 40, ОГРН: <***>), общество с ограниченной ответственностью "АРДИС" (236010, <...>, ОГРН: <***>),

при участии:

от истца – ФИО2 по дов.,

от ответчика- не явился,

от третьих лиц - не явились,

УСТАНОВИЛ:

компания Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) обратилась с иском к компании Golliardo S.A. (ФИО4) о пресечении нарушения прав на товарные знаки путем запрета использования в доменных именах «siemens-gamesa.ru», «siemensgamesa.ru», «siemensmobility.ru», «siemens-energy.ru», «siemensenergy.ru», «siemens-alstom.ru», «siemensalstom.ru», «alstom-siemens.ru», «alstomsiemens.ru» словесного обозначения, сходного с товарным знаком SIEMENS.

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле было привлечено акционерное общество "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР", общество с ограниченной ответственностью "АРДИС".

Акционерное общество "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР", общество с ограниченной ответственностью "АРДИС" в судебное заседание не явились

Ответчик заявил о частичном признании иска, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, Siemens Aktiengesellschaft (юридическое лицо по праву Федеративной Республики Германия; юридический адрес: Вернер-фон-Сименс-Штрассе 1, 80333, Мюнхен, Германия; внесено в торговый реестр участкового суда г. Мюнхен за номером HRB 6684, и участкового суда г. ФИО3 за номером HRB 123000) (далее - "Истец"), обладает исключительным правом на словесный товарный знак SIEMENS п0 международной регистрации № 637074 с датой приоритета от 31 марта 1995 г. (далее - "Товарный знак"). Данному Товарному знаку была предоставлена правовая охрана на территории целого ряда государств, включая территорию Российской Федерации.

С 01.01.2016 г. товарный знак SIEMENS в Российской Федерации признан общеизвестным товарным знаком.

Более того, словесное обозначение 'SIEMENS' является составной (отличительной) частью в фирменном наименовании Истца, а также входит в основную (отличительную) часть фирменного наименования дочерних компаний, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, - ООО «СИМЕНС» (ИНН <***>), ООО «СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН» (ИНН <***>), ООО «СИМЕНС Трансформаторы» (ИНН <***>) и других.

В соответствии с стратегией своего развития, Истец проводит реструктуризацию своего бизнеса, в том числе путем выделения отдельных департаментов в самостоятельные бизнесы / компании, а также путем слияний и / объединений с другими игроками рынка.

Так, в 2017 году в результате слияния испанской компании ГАМЕЗА (Gamesa) и ветроэнергетического подразделения немецкой Siemens появилась компания Siemens Gamesa Gmbh.

В 2018 году департамент Мобильности (Mobility) Siemens Mobility был выделен в отдельную компанию Siemens Mobility GmbH c целью последующего образования совместного c французской компанией Alstom холдинга по производству поездов. На территории Российской Федерации зарегистрировано юридическое лицо ООО «СИМЕНС Мобильность» (ИНН <***>), дочерняя компания Истца.

В 2019 - 2020 году состоялось выделения Энергетического бизнеса Истца и была образована компания Siemens Energy Gmbh. При этом на территории Российской Федерации также было зарегистрировано юридические лица, в том числе ООО «Сименс Нефтегаз и Энергетика» (ИНН <***>), дочерняя компания Siemens Energy Gmbh, аффилированная с Истцом компания.

Регистрация же доменных имен, отражающих синергетические изменения бизнеса (например, путем объединения в одном имени названий компаний, слияние которых планируется), не входит в число первостепенных мероприятий по корпоративному изменению структуры - в том числе, поскольку по разным причинам заявленные изменения могут не получить завершения как в связи с изменением позиций сторон сделки, так и решениями регуляторных органов, оценивающих возможность заявленных изменений. Но даже при готовности участвующих в глобальной сделке по реорганизации лиц отразить суть сделки в названии вновь регистрируемого домена - срочной бизнес необходимости в этом, как правило, нет, да и невозможно учесть все возможные комбинации таких наименований. Однако такую потребность демонстрируют недобросовестные лица, которые, пользуясь известностью анонсируемых крупным бизнесом изменений, а также доступностью, в том числе, финансовой, процедуры регистрации доменных имен - регистрируют различные варианты доменов, ограничивая таким образом возможность последующей регистрации необходимого варианта для компаний, занимающихся в это время непосредственно вопросами реорганизации (в том числе, для правообладателей товарных знаков).

Так, Истцу стало известно о том, что в сети Интернет в доменной зоне .ru Акционерным обществом «Региональный Сетевой Информационный Центр» (ИНН <***>, Регистратор RU-CENTER-RU), являющимся также аккредитованным регистратором доменных имен в домене верхнего (национального) уровня .RU, а так же Обществом с ограниченной ответственностью "Ардис" (ИНН <***>, Регистратор ARDIS-RU), зарегистрированы доменные имена «siemens-gamesa.ru», «siemensgamesa.ru», «siemensmobility.ru», «siemens-energy.ru», «siemensenergy.ru», «siemens-alstom.ru», «siemensalstom.ru», «alstom-siemens.ru», «alstomsiemens.ru» (далее по тексту - «Доменные имена» или «спорные Доменные имена»), администратором которых является Golliardo S.A. (ФИО4) регистрационный номер 108477 (далее - "Ответчик"), в которых использован Товарный знак Истца и которые препятствуют регистрации соответствующих доменных имен Истцом.

Из зарегистрированных Ответчиком доменных имен видно, что принцип формирования доменного имени из раза в раз одинаков и сводится к написанию ключевых наименований участников реструктуризации слитно либо через дефис. При этом неизменно присутствие обозначения SIEMENS, являющегося Товарным знаком, в Доменном имени.

Истец никогда не предоставлял Ответчику право на использование своего Товарного знака, в том числе на территории Российской Федерации, каким-либо способом, не давал свое согласие на регистрацию Ответчиком доменных имен, схожих до степени смешения с Товарным знаком Истца.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьями 1229, 1474, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Как отмечено в подпункте 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 1484 и пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Согласно части 3 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ использование средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", действия по регистрации доменного имени (в том числе, с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае также нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации.

Нормами Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а именно в статье 10 bis, установлен общий запрет недобросовестной конкуренции. Под недобросовестной конкуренцией в пункте 2 этой статьи понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

В Постановлении от 11.11.2008 N5560/08 по делу А56-46111/2003 Президиум ВАС РФ со ссылкой на п.1 ст. 5, п. п.1 и 2 ст.10 ГК РФ, § 2 и 3 ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности указал, что при решении вопроса о недобросовестности лица, участвующего в доменном споре, для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действиях) доменных имен могут использоваться положения, сформулированные в § 4(a), 4(b) и 4(c) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами (далее по тексту - «Единообразная политика по доменным именам»), одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN).

Эта позиция об использовании при рассмотрении доменных споров критериев, поименованных в Единообразной политике по доменным именам, нашла подтверждение и в Справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4, в Приложении к которой приведена выдержка из Единообразной политике по доменным именам с в части критериев для аннулирования, передачи регистрации или изменении доменного имени. Такими критериями в соответствии с Единообразной политикой по доменным именам являются следующие:

(i)спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

(ii)у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

(iii)спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции, проверяются посредством оценки наличия или отсутствия трех вышеуказанных критериев в совокупности. Далее в привязке к обстоятельствам дела раскрыто совокупное наличие указанных выше критериев в отношении Доменных имен, зарегистрированных Ответчиком, что подтверждает наличие в действиях Ответчика акта недобросовестной конкуренции.

В соответствии с п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы и специальных знаний не требует.

Понятие сходства до степени смешения определяются в п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утвержденных Приказам Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482): обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Доменные имена, зарегистрированные Ответчиком, - «siemens-gamesa.ru», «siemensgamesa.ru», «siemensmobility.ru», «siemens-energy.ru», «siemensenergy.ru», «siemens-alstom.ru», «siemensalstom.ru», «alstom-siemens.ru», «alstomsiemens.ru» - состоят из двух словесных элементов, написанных слитно, либо разделенных дефисом, одним из которых является словесный элемент «siemens».

Вхождение одного обозначения в другое - а именно, вхождение элемента «siemens» в Доменные имена - является одним из признаков, определяющих звуковое сходство Доменных имен Ответчика и Товарного знака Истца (см. п. 7.1.2.1 (а) Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12).

Совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение - а обозначение «siemens» явно имеет самостоятельное значение, в том числе, так как данное обозначение признано Общеизвестным товарным знаком - подтверждает смысловое сходство словесных Доменных имен Ответчика и Товарного знака Истца (см. п. 7.1.2.1 (b) Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12).

Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 по делу № 3691/06).

Таким образом, спорные доменные имена Ответчика сходны до степени смешения с Товарным знаком Истца.

Если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных в этих параграфах обстоятельств, то это может служить подтверждением наличия у него определенных прав и законных интересов, а следовательно и основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу в соответствии с вышеприведенным параграфом 4(a)(ii) Единообразной политики по доменным именам.

В отношении спорных Доменных имен не имеется никаких из указанных обстоятельств, которые могли бы служить основанием для отказа Истцу в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени (для удобства сопоставления, подчеркнутым курсивом приводится номер подпункта и текст соответствующего обстоятельства, как оно указано в Единооразной политике по доменным именам), а следовательно Ответчик не имеет прав и законных интересов в отношении спорных Доменных имен.

(i) до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;

Указанные Доменные имена имеют адресацию на одинаковые страницы в сети Интернет со специфическим содержанием, нетипичным для большинства информационных сайтов, и обладающим признаками рекламного объявления.

Ответчик, согласно информации из открытых источников и информационной системы СПАРК, является администратором в отношении более 3000 доменных имен в зоне .ru (Приложение №11). При этом, в большинстве доменных имен также используются известные обозначения / бренды, товарные знаки на которые не принадлежат Ответчику.

При этом с помощью сервиса http://web.archive.org (сайт некоммерческой организации, которая обеспечивает долгосрочное архивирование всех страниц в сети Интернет и бесплатный доступ к своим базам данных и благодаря которому легко посмотреть содержание конкретной страницы в сети Интернет на определенную дату в прошлом) не составляет труда убедиться, что подавляющее большинство из порядка 3000 принадлежащих Ответчику доменных имен в течение многих лет остаются без малейших изменений и не адресуют никуда, кроме как на идентичные указанной выше страницы.

В отношении спорных Доменных имен можно отметить, что «siemens-gamesa.ru» и «siemensgamesa.ru» не используются с 2016 года; «siemens-alstom.ru», «siemensalstom.ru», «alstom-siemens.ru», «alstomsiemens.ru» не используются с 2017 года; «siemensmobility.ru» не используется с января 2019 года; «siemens-energy.ru», «siemensenergy.ru» - с октября 2019 года.

С момента регистрации Доменных имен и до получения извещения об иске на протяжении длительного времени Ответчик не использовал и не готовился использовать доменные имена, сходные до степени смешения с Товарным знаком Истца, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг.

Наличие на страницах со спорными Доменными именами вышеуказанной противоречивой информации, совместно с (1) отсутствием как в сети Интернет, так и на более чем 3000 сайтах, в том числе на сайтах «siemens-gamesa.ru», «siemensgamesa.ru», «siemensmobility.ru», «siemens-energy.ru», «siemensenergy.ru», «siemens-alstom.ru», «siemensalstom.ru», «alstom-siemens.ru», «alstomsiemens.ru» каких-либо признаков коммерческой и /или некоммерческой деятельности либо деятельности, хоть как-то связанной или имеющей отношение к наименованию доменов; (2) отсутствием в открытом доступе сведений о любой деловой активности Ответчика кроме владения доменами (такая информация, наоборот, имеется) - свидетельствует о профессиональной деятельности Ответчика в области оборота доменных имен.

(ii)администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;

Фирменное наименование Ответчика не содержит словесных элементов, используемых в доменном имени. При этом, в спорных Доменных именах содержится словесный элемент «SIEMENS», который является основной частью фирменного наименования не Ответчика, а Истца, под которым последний известен с 1897 года. Соответственно, ни SIEMENS, ни остальные составные части Доменных имен не имеют отношения к имени администратора (Ответчика), под которым он бы был «широко известен».

Ответчик - администратор Доменных имен - не известен и под спорными Доменными именами. Напротив, товарный знак Истца, неизменно входящий в такие Доменные имена, признан общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации, что означает наличие стойкой ассоциации у потребителей между обозначением SIEMENS и его правообладателем -SIEMENS AG (Истцом).

(iii)используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.

Как уже было указано выше, Ответчик не занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью используя спорные Доменные имена.

И такое (то есть добросовестное) использование их Ответчиком исключено, поскольку факт законного и добросовестного использования значимого элемента Доменных имен - обозначения SIEMENS - имеет место на стороне Истца, так как именно Истцом элемент SIEMENS законно и добросовестно используется во многих странах мира и на протяжении многих лет, что подтверждается многолетней историей группы компаний SIEMENS. При этом обозначение SIEMENS зарегистрировано в качестве товарного знака на территории многих стран мира.

Принимая во внимание вышесказанное, Ответчик - администратор Доменных имен - не имеет каких-либо прав и законных интересов в отношении спорных Доменных имен, в том числе, поскольку какие-либо из допустимых оснований для отказа Истцу в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени отсутствуют.

В Единообразной политике по доменным именам - см. параграфы 4(b)(i - iv) - раскрыты обстоятельства, которые - каждое в отдельности или несколько из них - свидетельствуют о недобросовестности регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4(a)(iii), согласно параграфам 4(b)(i - iv) Единообразной политики по доменным именам - определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например:

(i)обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;

(ii)администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобного рода деятельностью;

(iii)администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;

(iv)используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт или иной ресурс сети "Интернет" путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

Содержание в описании сайтов «siemens-gamesa.ru», «siemensgamesa.ru», «siemensmobility.ru», «siemens-energy.ru», «siemensenergy.ru», «siemens-alstom.ru», «siemensalstom.ru», «alstom-siemens.ru», «alstomsiemens.ru» таких характеристик данных страниц сайтов как «правильный, надежный и выгодный домен» - в отсутствие наполнения и структуры сайта (сайт состоит из одной страницы) равнозначно рекламному предложению по переуступке данного доменного имени неопределенному кругу лиц.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-170 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Запретить использование компанией Golliardo S.A. (ФИО4, регистрационный номер 108477) в доменных именах «siemens-gamesa.ru», «siemensgamesa.ru»,«siemensmobility.ru»,«siemens-energy.ru», «siemensenergy.ru», «siemens-alstom.ru», «siemensalstom.ru», «alstom-siemens.ru», «alstomsiemens.ru» словесного обозначения, сходного с товарным знаком SIEMENS.

Взыскать с компании Golliardo S.A. (ФИО4) в пользу компании Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) 9 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В. Мищенко