Решение от 27 декабря 2019 г. по делу № А56-90771/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-90771/2019
27 декабря 2019 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 23 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 27 декабря 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Закрытое акционерное общество "Сфинкс" (адрес: Россия 125413, г МОСКВА, ул ОНЕЖСКАЯ, ДОМ 24, ОГРН: 1027739827444)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "А1" (адрес: Россия 194223, Санкт-Петербург, ул КУРЧАТОВА, ДОМ/14, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 142 КАБИНЕТ 411, ОГРН: 1177847356466)

о защите исключительных патентных прав на промышленный образец

при участии

- от истца: генеральный директор ФИО2 (паспорт, выписка из ЕГРЮЛ)

- от ответчика: представитель ФИО3 (доверенность от 14.06.2019)

установил:

Закрытое акционерное общество "Сфинкс" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "А1" (далее – ответчик) о защите исключительных патентных прав на промышленный образец по свидетельству РФ №105984 с требованием:

- запретить обществу с ограниченной ответственностью «А1» производить, предлагать к продаже, продавать, хранить для этих целей, ввозить на территорию Российской Федерации или иным способом вводить в гражданский оборот, включая запрет на участие в аукционах на поставку изделий - «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан», а также какого-либо иного аналогичного изделия под любым торговым наименованием, в котором используется промышленный образец ЗАО «СФИНКС» - «Металлоискатель портативный» по патенту № 105984.

- взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «А1» в пользу Закрытого акционерного общества «СФИНКС» 1 000 000 руб. компенсации, а также 25 000 руб. расходов на патентую экспертизу, 443 руб. 58 коп. почтовых расходов, 22 988 руб. 51 коп. расходов на представителя.

Истец поддержал заявленные требования в полном объеме, доводы ответчика не признал, представил дополнительные документы, на обозрение суда представлен оригинал спорного товара производства ответчика, к материалам дела приобщен в качестве вещественного доказательства оригинал товара истца собственного производства.

Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, представил дополнительные возражения, факт производства продукции, экземпляр которой был приобретен истцом у третьего лица, представленный на обозрение суда в качестве вещественного доказательства, ответчиком не оспаривался (протокол судебного заседания от 23.12.2019).

Ответчик ходатайствовал об отложении судебного заседания для возможности разрешения спора мирным путем, а в случае недостижения мирового соглашения – для обращения в Роспатент с целью оспаривания патентоспособности промышленного образца, мотивируя свое заявление тем, что права на спорное изделие, содержащее все признаки промышленного образца, фактически принадлежат иностранной компании «СКАЙ ФЛАНГ ИНДАСТРИАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД», действующей на территории Китайской Народной Республике, у которой ответчик приобрел корпуса на изделия MD-612, разработанного этой компанией еще в 2015 году, то есть до того, как у истца возникло право на аналогичное изделие, охраняемое спорным патентом.

Рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство, оценив его доводы, заслушав мнение истца, суд не установил процессуальных оснований для его удовлетворения, поскольку оно направлено на затягивание судебного разбирательства. Согласно пункту 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» рассмотрение Палатой по патентным спорам возражений против предоставления правовой охраны объекта интеллектуальной собственности не влечет обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот патент. Само по себе рассмотрение Палатой по патентным спорам возражений против предоставления правовой охраны промышленному образцу в силу Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательным основанием невозможности рассмотрения настоящего спора. Производство по делу может быть приостановлено применительно к пункту 1 части 1 статьи 143 АПК РФ только в случае установления невозможности рассмотрения дела о нарушении прав на объект, охраняемый патентом, до рассмотрения соответствующего дела судом. Дальнейшая возможность ответчика оспорить промышленный образец в Роспатенте не является таким основанием, влекущим обязательность приостановления производства по делу, или обстоятельством, входящим в предмет доказывания по настоящему спору. При этом, в случае рассмотрения заявления ответчика о признании недействительным патента на промышленный образец по основаниям, предусмотренным статьей 1398 ГК РФ, судом не исключается возможность признания данного обстоятельства вновь открывшимся с целью пересмотра решения суда в случае удовлетворения иска (статья 311 АПК РФ). Доказательств наличия иных заслуживающих внимание обстоятельств ответчиком не представлено, приведенные ответчиком доводы не являются обстоятельством, препятствующим разрешению спора по существу, отложение судебного разбирательства не повлечет нарушение прав и законных интересов ответчика и невозможности их восстановления в случае установления обстоятельств, на которые ответчик ссылается.

С учетом совокупности исследованных по делу обстоятельств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Истец является обладателем исключительного права на промышленный образец «Металлоискатель портативный» на основании патента №105984 с приоритетом действия от 03.03.2017.

Истцом было выявлено, что на рынке металлоискателей появилась продукция «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан», производителем которого (что указано на самом изделии) без согласия истца был использован запатентованный им промышленный образец - «Металлоискатель портативный». Истцом было установлено, что производством и распространением данной продукции на территории Российской Федерации занимается ответчик.

Истец обратился в адрес ответчика с требованием о незамедлительном прекращении нарушения исключительных прав на промышленный образец истца, прекращении производства, продажи и иного незаконного введения контрафактного изделия в гражданский оборот, направив ответчику претензию Исх. № 152 от 10.04.2019.

Однако ответчик требования истца проигнорировал, предоставив ответ на претензию исх. № 74 от 11.04.2019, в которой указал, что никакие права истца как правообладателя исключительных прав на промышленный образец по патенту № 105984, им не нарушаются.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 указанного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В предмет доказывания по настоящему иску о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление обстоятельств использования в изделии ответчиков всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Аналогичное указание содержится в пункте 120 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10.

Учитывая изложенное, правовая защита в отношении промышленного образца распространяется исключительно на решение его внешнего вида.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 ГК РФ промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

В подтверждение факта приобретения спорного изделия (досмотрового металлоискателя «Арена-Скан») у поставщика истец представил договор поставки №90 от 02.04.2019, паспорт изделия, товарную накладную, счет.

При сопоставлении изделия, представленного на обозрение суда в качестве вещественного доказательства, а также изображенного на материалах фотофиксации, который не оспаривается ответчиком, с документами, подтверждающими приобретение товара по договору поставки №90 от 02.04.2019, судом установлен факт идентичности товара по реквизитам, которые имеются на обозреваемом изделии (серийный номер 1670, наименование модели и т.д.) и на документах о приобретении его у поставщика.

При этом, ответчик не оспаривал факт наличие товара, приобретенного истцом и представленного на обозрение в качестве вещественного доказательства, в производстве ответчика.

С целью установления факта использования в изделии ответчика промышленного образца истца - «Металлоискатель портативный» на основании патента № 105984, спорное изделие «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан» было передано на экспертизу патентному поверенному ФИО4, по результатам проведенной патентоведческой экспертизы было составлено заключение эксперта №D-14-2019-204 от 20.04.2019, согласно которому специалист пришел к следующим выводам.

В ходе сопоставительного анализа, приведенного в таблице, было установлено, что все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях внешнего вида этого изделия, с которыми состоялась регистрация и выдача патента № 105984, содержатся в изделии "Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан», которое вводит в гражданский оборот на территории РФ ответчик.

Промышленный образец по патенту РФ № 105984 использован в изделии «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан», поскольку исследуемый «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан» содержит все существенные признаки указанного промышленного образца.

Заключение специалиста является ясным, выводы носят категорический характер и не являются противоречивыми, получены в результате натурного исследования объекта, какие-либо сомнения в обоснованности заключения у суда отсутствуют, указанное заключение принимается в качестве одного из представленных истцом доказательств (статьи 67, 68 АПК РФ), соответствующего требованиям относимости и достоверности письменного доказательства (статья 64 АПК РФ).

Таким образом, факт использования ответчиком промышленного образца истца установлен заключением патентного поверенного ФИО4, которая пришла к выводу об идентичности изделия ответчика и промышленного образца истца, права на который защищаются патентом № 105984.

В подтверждение нарушения патентных прав истца действиями ответчика по изготовлению, предложению к продаже, продаже и иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделия, содержащего все признаки промышленного образца, истцом представлен паспорт изделия, в котором ответчик указан в качестве его производителя, а также сведения о закупке, размещенные в единой информационной системе в сфере закупок на сайте: zakupki.gov.ru.

Согласно открытым сведениям о закупках ответчик осуществил реализацию изделия - Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан» и был объявлен победителем следующих аукционов:

1) реестровый номер закупки № 0857100000319000019 от 04.04.2019, заказчик: ФКУ “ЦХиСО УМВД России по Псковской области. Контракт № 1919188100192006027143938/0857100000319000019 от 07.05.2019 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 65 шт. на сумму 499 114,20 рублей.

2) реестровый номер закупки № 0134300009619000024 от 08.04.2019, заказчик: Администрация муниципального района «Качугский район». Контракт № 0134300009619000024 от 29.04.2019 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 7 шт. на сумму 40 000,00 рублей.

3) реестровый номер закупки № 0171200002819000002 от 28.03.2019, заказчик: Департамент региональной безопасности Ярославской области. Контракт № 6/78271 от 01.04.2019 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 40 шт. на сумму 330 220,00 рублей.

4) реестровый номер закупки № 0353100018019000018 от 05.03.2019, заказчик: ФКУ СИЗО 2 УФСИН России по Оренбургской области. Контракт № 1561300055219000022 от 22.04.2019 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 2 шт. на сумму 8 500,00 рублей.

5) реестровый номер закупки № 0384200004219000021 от 05.03.2019, заказчик: ГБУ Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования». Контракт № 2298300805319000017 от 02.04.2019 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 17 шт. на сумму 203 851,80 рублей.

6) реестровый номер закупки № 0187300014718001447 от 31.10.2018, заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА. Контракт № 3861701352618000043 от 05.12.2018 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 10 шт. на сумму 39 575.81 рублей.

7) реестровый номер закупки № 0302300092718000005 от 19.06.2018, заказчик: Администрация МО "Северо-Байкальский район". Контракт № 3031700153218000004 от 01.08.2018 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 6 шт. на сумму 25 720,20 рублей.

8) реестровый номер закупки № 0500400000518001946 от 24.04.2018, заказчик: ФГП ВО ЖДТ России. Контракт № 1770133010518002052 от 04.06.2018 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 78 шт. на сумму 327 754,24 рублей.

В соответствии с пунктом 55 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ).

Сведения о результатах вышеуказанных аукционов и условиях поставок изделия ответчиком доступны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по адресу http://zakupki.gov.ru и подтверждаются распечатками информационного содержимого интернет-страниц электронных аукционов на поставку ответчиком продукции с указанием точного времени их получения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи, в том числе заключение специалиста, спорный товар, представленный на обозрение суда и товар истца, приобщенный в качестве вещественного доказательства, распечатки страниц официального сайта в сети Интернет о закупках, суд приходит к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на промышленный образец, получивший правовую охрану согласно патенту Российской Федерации №105984, поскольку материалами дела подтвержден факт использования ответчиком при введении в гражданский оборот продукции «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан» всех существенных признаков промышленного образца «Металлоискатель портативный», нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, с которыми состоялась регистрация и выдача патента № 105984.

Доводы ответчика об отсутствии факта нарушения исключительных прав истца на промышленный образец в спорном изделии по мотиву того, что несмотря на общую внешнюю схожесть металлоискателя портативного ВМ-612 и разработанного ответчиком ручного досмотрового металлодетектора «Арена-Скан», информированный потребитель всегда различит металлоискатель портативный ВМ-612 с желтой надписью латинскими буквами «SPHINX» и ручной досмотровый металлодетектор «Арена-скан» с красной надписью кириллическими буквами в старорусском стиле, судом отклоняются, поскольку надпись с другим цветом, выполненная на изделии ответчика, которое по своей форме и объемным композиционным элементам, является идентичным с изделием истца, не относятся к числу существенных признаков промышленного образца. Спорное обозначение «Арена-Скан» с красной надписью кириллическими буквами в старорусском стиле не является неотъемлемым (неотделимым) элементом, без употребления которого невозможно использовать само изделие в целом по своему назначению, указанное обозначение служит средством индивидуализации юридического лица и выполняют функцию товарного знака в отношении аналогичной продукции, имеющей схожее назначение, следовательно, не может обеспечить различительную способность в изделии применительно к установленному факту использования в нем существенных признаков промышленного образца. При этом, заключением специалиста, которое не оспорено ответчиком и признано в качестве надлежащего доказательства по делу, подтверждено, что изделие ответчика содержит все существенные признаки промышленного образца истца. В порядке дополнения к заключению специалистом также указано, что незначительные отличия в решении внешнего вида изделия и промышленного образца по патенту, заключающиеся в оригинальной шрифтовой графики и ее колористической проработке, не являются существенными и не изменяют общего зрительного впечатления от решения внешнего вида изделия истца.

Тезис ответчика о приобретении в Китайской Народной Республике у иностранного продавца («СКАЙ ФЛАНГ ИНДАСТРИАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД») корпусов изделия (MD-612), которые были разработаны им еще задолго до даты регистрации патента на промышленный образец, имеющие широкую известность на мировом рынке металлодетекторов, не исключает нарушения исключительных прав на промышленный образец, охраняемый патентом на территории РФ, и не является основанием для освобождения ответчика от ответственности за допущенное нарушение. С учетом принципа национального исчерпания прав, приобретение ответчиком на территории иностранного государства изделия, сходного до степени смешения с изделием истца, не является законным основанием для дальнейшего введения ответчиком этого изделия на территорию РФ без разрешения правообладателя, которому российским законом предоставлена правовая охрана на промышленный образец, выраженный в этом изделии. Доказательств правомерного введения в гражданский оборот спорного изделия ответчиком не представлено.

Довод ответчика об отсутствии у промышленного образца признаков патентоспособности, что является основанием для оспаривания патента с целью признания его недействительным, судом не принимается в качестве основания, исключающего ответственность за допущенное нарушение исключительного права на спорный патент.

По смыслу статьи 1363 ГК РФ исключительное право на полезную модель действует с даты подачи заявки на выдачу патента до истечения срока действия исключительного права, признания патента недействительным или досрочного прекращения действия исключительного права.

Истец доказал принадлежность ему исключительного права на спорный промышленный образец в качестве патентообладателя, в том числе, свое право на обращение в арбитражный суд с настоящим требованием, доказательств признания патента недействительным или досрочного прекращения действия исключительного права на него не представлено (статьи 1398, 1399 ГК РФ).

В качестве одного из способов защиты нарушенного права истцом избрана компенсация за нарушение исключительного права на использование промышленного образца способом, предусмотренным пунктом 1 статьи 1406.1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель, обратившийся за защитой исключительного права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 3 статьи 1252 и пункту 1 статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права, в том числе на промышленный образец, правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ, вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Согласно пункту 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судом установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав на промышленный образец, в связи с чем истец вправе в качестве одного из способов защиты прав требовать компенсации за допущенное нарушение.

Действия ответчика по введению в гражданский оборот аналогичной продукции, содержащей все признаки промышленного образца, приводят к смешению товаров на рынке металлоискателей (металлодетекторов), поскольку потребители не могут отличить товары разных производителей.

Кроме того, эти действия предоставляют ответчику возможность привлекать потенциальных потребителей оригинальной продукции истца и обеспечивать повышенный спрос на нелицензионную продукцию, вводимую в гражданский оборот на территории РФ без получения разрешения правообладателя в отношении использованного в ней производственного решения внешнего вида изделия, охраняемого по патенту на промышленный образец.

Своими действиями ответчик вводит потребителей в заблуждении относительно юридического лица, производящего и реализующего однородные товары. С позиции соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования промышленного образца, ответчик должен был избегать возможности использования при реализации аналогичного изделия, поскольку введение такого изделия, содержащего все признаки промышленного образца, в гражданский оборот причиняет убытки правообладателю, связанные с неполучением средств от реализации аналогичного лицензионного продукта.

Суд считает, что ответчик, проявляя добросовестность, разумность и осмотрительность в той степени, которая была необходима при осуществлении им деятельности в отношении однородных товаров, должен был знать о государственной регистрации патента на промышленный образец истца.

В качестве обоснования размера компенсации истец исходил из тех обстоятельств, что в период с 2018-2019 г.г. (т.е. в момент действия охраны патента на промышленный образец истца) ответчиком было реализовано аналогичных изделий на сумму более 1 500 000 руб., что подтверждается сведениями о размещении государственных закупок по адресу http://zakupki.gov.ru. Кроме того, из представленной счета-фактуры (инвойс) следует, что ответчику иностранным продавцом выставлено предложение о поставке металлоискателей МД-612 в количестве 440 единиц, общей стоимостью 10 450 долларов США, что указывает на массовый характер деятельности ответчика по введению в гражданский оборот спорного товара.

Поскольку сумма компенсации определяется судом без доказывания суммы убытков, принимая во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, учитывая, что ответчик отрицал факт нарушения исключительных прав истца, уклонился от общения с истцом в порядке досудебного урегулирования спора, суд приходит к выводу, что истребуемый размер компенсации отвечает принципам разумности и справедливости, а также соразмерности последствиям нарушения, подлежит взысканию в размере 1 000 000 руб. исходя из доказанности факта нарушения исключительных прав на промышленный образец.

Указанную сумму, исходя из указанных положений закона и установленных судом фактических обстоятельств спора, суд полагает разумной и не обладающей признаками чрезмерности.

Учитывая факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на промышленный образец, применительно к статьям 12, 1229, 1250 и 1252 ГК РФ наряду со взысканием компенсации за незаконное использование промышленного образца (статья 1406.1 ГК РФ), правообладателем могут применяться и другие способы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности его автора, одним из которых является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, в том числе в виде запрета другим лицам использовать полезную модель.

Исходя из буквального толкования предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ способа защиты исключительных прав, который связан с одним из перечисленных в статье 12 ГК РФ способов защиты прав, а именно - пресечение действий, нарушающих право, следует, что под реализацией этого способа защиты имеется в виду прекращение нарушения, носящего длящийся характер. Заявленные требования направлены не только на пресечение действий, имевших место до обращения с иском в суд и на момент рассмотрения спора, но и на пресечение действий, нарушающих права правообладателя, создающих угрозу их нарушения в дальнейшем. На основании изложенного, правообладатель вправе воспользоваться своим правом на защиту нарушенного исключительного права путем предъявления требований к нарушителю о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Поскольку факт использования ответчиком промышленного образца истца доказан, истец не давал ответчику разрешения на использование принадлежащего ему и охраняемого патентом исключительного права на промышленный образец, суд исходя из указанных положений закона и установленных судом фактических обстоятельств спора полагает обоснованными исковые требования о запрете ответчику производить, предлагать к продаже, продавать, хранить для этих целей, ввозить на территорию Российской Федерации или иным способом вводить в гражданский оборот, включая запрет на участие в аукционах на поставку изделий - «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан», а также какого-либо иного аналогичного изделия под любым торговым наименованием, в котором используется промышленный образец истец - «Металлоискатель портативный» по патенту № 105984.

Расходы, связанные с подготовкой и представлением в суд экспертного заключения в качестве доказательства подтверждения факта использования в изделии ответчика промышленного образца истца, могут быть отнесены к судебным издержкам, подлежащим взысканию с ответчика в соответствии со статьями 106, 110 АПК РФ, поскольку связаны со сбором доказательств, необходимость представления которых обусловлена предметом настоящего спора. Данные доказательства не являются произвольными и фактически получены в результате совершения истцом процессуальных действий по исполнению предусмотренной статьей 65 АПК РФ обязанности по доказыванию обстоятельств, имеющих значение для спора. Следовательно, сумма понесенных истцом расходов на проведение патентоведческого исследования, подтвержденная договором №2018-121 от 18.12.2018, актом, платежным поручением №134 от 15.04.2019, подлежит взысканию с ответчика в размере 25 000 руб.

Заявленные истцом почтовые расходы в размере 443 руб. 58 коп. не подлежат возмещению, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие фактически понесенные истцом спорные расходы. Почтовые квитанции о принятии наличных денежных средств не являются таким доказательством, поскольку не свидетельствуют о несении истцом расходов, платежные документы (расходный кассовый ордер, авансовый отчет и т.д.) о выдаче из кассы истца денежных средств лицу, оплатившему почтовые услуги, не представлены.

В подтверждение заявленных к возмещению расходов на представителя в размере 22 988 руб. 51 коп. истец представил договор от 08.04.2019, платежное поручение №305 от 06.08.2019 на сумму 2 988 51 коп. в качестве уплаты НДФЛ, заверенную банком выписку по реестру денежных средств с результатом зачислений на счет физического лица (представителя ФИО5) 20 000 руб. Указанными документами подтверждается несение истцом расходов по оплате услуг представителя, связанных с подготовкой и подачей в суд правовых документов (искового заявления).

Оценив представленные доказательства разумности понесенных расходов, исходя из характера и степени сложности рассмотренного спора, объема оказанных юридических услуг, и времени, необходимого квалифицированному специалисту для подготовки к рассмотрению данного дела, подготовки процессуальных документов, правовой результат, достигнутый по делу, суд исходя из разумных пределов полагает возможным признать соразмерной сумму представительских расходов в размере 15 000 руб., указанная сумма расходов отвечает требованиям соразмерности и справедливости, подлежит взысканию с ответчика в соответствии со статьями 106, 110, 112 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «А1» производить, предлагать к продаже, продавать, хранить для этих целей, ввозить на территорию Российской Федерации или иным способом вводить в гражданский оборот, включая запрет на участие в аукционах на поставку изделий - «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан», а также какого-либо иного аналогичного изделия под любым торговым наименованием, в котором используется промышленный образец ЗАО «СФИНКС» - «Металлоискатель портативный» по патенту № 105984.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «А1» в пользу Закрытого акционерного общества «СФИНКС» 1 000 000 руб. компенсации, а также 25 000 руб. расходов на патентую экспертизу, 15 000 руб. расходов на представителя и 30 000 руб. расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Евдошенко А.П.